Thực thi sở hữu trí tuệ

Năm 1986, khi Vòng đàm phán Uruguay của GATT được khởi xướng, Hoa Kỳ ước tính rằng thiệt hại hằng năm do hàng nhái và hàng giả của nước này khoảng 60 tỉ đôla

CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney

Queen Mary Intellectual Property Research Institute

University of London

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney

Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary

Đại học London

Provided and translated by the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II) Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)

dịch và cung cấp

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp

Bài 9 Thực thi sở hữu trí tuệ

Hiện tượng mới về hàng nhái và hàng giả về sở hữu trí tuệ

Năm 1986, khi Vòng đàm phán Uruguay của GATT được khởi xướng, Hoa Kỳ ước tính rằng thiệt hại hằng năm do hàng nhái và hàng giả của nước này khoảng 60 tỉ đô-

la Năm 1998, OECD ước tính hàng giả chiếm 5 – 7% thương mại thế giới Tại hội nghị thượng đỉnh Davos năm 2003, thương mại thường niên trong lĩnh vực hàng giả được ước tính trị giá 450 tỉ đô la Mỹ Quy mô thực sự của hàng nhái và hàng giả không thể ước tính chính xác được vì nó là hoạt động bí mật và mang tính hình sự Một số nét về quy mô của hiện tượng mới này có thể được tìm thấy trong thống kê của Hải quan về những vụ tịch thu hàng giả Ví dụ, trong thông báo tháng 10 năm

2005 của Ủy ban châu Âu (EC) sưu tập từ những báo cáo mà các cơ quan hải quan của các quốc gia thành viên EU gửi tới về việc ngăn chặn hàng giả tại biên giới Cộng đồng trong vòng 5 năm qua1 EC đã ghi lại những khuynh hướng sau:

Những thay đổi về số lượng:

• Các vụ tịch thu tăng 1000 % trong thời gian đó

• Hiện nay, Hải quan tịch thu hơn 100 triệu mặt hàng mỗi năm

• Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, là khu vực chính sản xuất hàng giả

• Từ năm 2003 đến 2004, số vụ hải quan liên quan đến hàng giả tăng hơn gấp đôi chiếm 22 000 vụ hằng năm

• Vấn đề ngày càng gia tăng về nhu cầu thân thiện với môi trường trong việc tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa bị tịch thu

Những thay đổi về chất lượng:

• Hàng giả tăng nhiều gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự an toàn

1 Ủy ban châu Âu, Thông báo cho Ủy ban, Quốc hội châu Âu và Ủy ban Kinh tế và Xã hộichâu Âu về phản hồi của Hải quan đối với những Khuynh hướng mới nhất về vấn đề Hàng giả và Hàng nhái tại Brussels, 11.10.2005, COM(2005) 479 phiên bản cuối cùng

• Hầu hết các sản phẩm bị tịch thu hiện nay là đồ gia dụng hơn là đồ xa xỉ phẩm

• Số lượng sản phẩm công nghệ cao tinh xảo gia tăng

• Việc sản xuất được thực hiện ở quy mô công nghiệp hóa

• Hàng giả chất lượng cao rất khó có thể bị phát hiện mà không có giám định

Thực thi theo Hiệp định TRIPS

Toàn cảnh

Động cơ chính để đưa các quyền sở hữu trí tuệ thành chủ đề của vòng đàm phán Uruguay của GATT là việc nhận thức hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế hiện có đang thiếu việc thực thi có hiệu quả Tuyên bố cấp Bộ trưởng ngày 20 tháng 9 năm 1986 khởi xướng Vòng đàm phán Uruguay giải thích rằng

Để giảm đến mức tối thiểu những xuyên tạc và cản trở đối với nền thương mại quốc tế, và có tính đến nhu cầu thúc đẩy việc bảo hộ thỏa đáng và có hiệu quả các quyền sở hữu trí tuệ, và đảm bảo rằng các biện pháp và thủ tục thực thi quyền sở hữu trí tuệ không tự trở thành các rào cản đối với thương mại hợp pháp, mục đích của các vòng đàm phán là làm rõ các điều khoản của GATT và soạn thảo kỹ lưỡng các quy định và nguyên tắc mới thích hợp Các vòng đàm phán sẽ hướng tới việc phát triển một khung đa phương về những nguyên tắc, luật lệ và quy tắc nhằm giải quyết nạn buôn bán quốc tế về hàng giả , có tính đến những công tác đã được thực hiện trong GATT

Kết quả là, Phần II của Hiệp định TRIPS bắt buộc các quốc gia quốc gia thành viên phải thiết lập một cơ chế thực thi toàn diện

Năm khoản trong Điều 41 xác định các nghĩa vụ thực thi chung có tính chất bắt buộc đối với các quốc gai quốc gia thành viên Các Điều từ 42 đến 50 quy định các thủ tục và biện pháp đền bù dân sự và hành chính được quy định dành cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ Điều 61 quy định việc xác lập các thủ tục hình sự và biện pháp đền bù trong trường hợp cố ý làm giả nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền ở quy mô thương mại Một sáng kiến có ý nghĩa quan trọng là hệ thống kiểm soát biên giới đối với hàng giả về sở hữu trí tuệ được thể hiện trong các Điều từ 51 đến 60 được bàn luận trong phần sau Là kết quả tất yếu của các điều khoản về thực thi của Hiệp định, các biện pháp được thông qua trong các Điều 63 và 64 về việc thiết lập các cuộc tham vấn đa phương và các thủ tục giải quyết tranh chấp

Các nghĩa vụ thực thi chung

Điều 41.1 của Hiệp định TRIPS áp đặt cho các quốc gia thành viên WTO một nghĩa

vụ chung để thực hiện các thủ tục thực thi ghi trong Hiệp định ‘cho phép hành động

có hiệu quả chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’ Những thủ tục này cũng đòi hỏi phải bao gồm ‘các biện pháp tức thời nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm và các biện pháp cản trở các hành vi xâm phạm tiếp theo’ Kiên định với các mục tiêu chung về tự do hóa thương mại của WTO, những thủ tục này đòi hỏi phải được ‘áp dụng theo cách thức sao cho tránh được việc tạo ra các rào cản đối với thương mại hợp pháp và quy định các biện pháp bảo vệ chống lại sự lạm dụng các thủ tục này’

Để mở rộng các điều kiện sau cùng, Điều 41.2 quy định ‘các thủ tục liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải công bằng và bình đẳng’ Cụ thể hơn, có một khoản quy định rằng các thủ tục này ‘không phức tạp và tốn kém một cách không cần thiết, và cũng không được dẫn tới những hạn chế bất hợp lý về thời gian hoặc những trì hoãn không thích đáng’ Ở hầu hết các nước, một phần sự chậm trễ là hậu quả tất yếu của việc gia tăng khối lượng công việc mà hệ thống tòa án phải gánh chịu

Điều 41.3 quy định rằng ‘các quyết định phán xử vụ việc nên được thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do’ và rằng chúng ‘ít nhất phải được trao cho các bên mà không được chậm trễ quá mức’ Quy trình đúng cũng được quy định trong đoạn khẳng định rằng ‘các quyết định về vụ việc sẽ chỉ dựa trên các chứng cứ mà các bên đưa ra khi xét xử’

Cơ hội xem xét lại những quyết định hành chính cuối cùng và ‘các khía cạnh pháp lý của những quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm’ được quy định trong Điều 41.4 Tuy nhiên, đoạn 4 quy định rằng ‘không bắt buộc tạo cơ hội xét lại việc tuyên bố tha bổng trong các vụ án hình sự’

Điều 41.5 gồm một tuyên bố chung ghi nhớ rằng việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở một nước Thành viên không được đặt ở vị trí cao hơn so với việc thực thi các quyền khác Vì vậy không chỉ không có nghĩa vụ thiết lập một hệ thống tòa án riêng biệt về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Điều 41.5 còn quy định rằng không có ‘nghĩa vụ trong việc phân chia các nguồn lực giữa thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thực thi pháp luật nói chung’ Tuy vậy, điều khoản này không tránh khỏi những nghĩa vụ quy định các thủ tục thực thi khẩn trương và tạo cơ hội cho các bên quan tâm được lắng nghe và

có cơ hội khiếu nại vụ việc Những nghĩa vụ này tất yếu sẽ kéo theo việc triển khai các nguồn lực, phụ thuộc vào mức tài trợ hiện có mà bộ phận tòa án của nước đó nhận được, và có thể đòi hỏi việc phân bổ ưu đãi các nguồn lực đối với việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ của tòa án

Các thủ tục dân sự

Trong mối quan hệ với các quyền sở hữu trí tuệ được đề cập đến trong Hiệp định TRIPS, Điều 42 quy định các quốc gia thành viên phải đáp ứng các thủ tục tố tụng dân sự về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các chủ thể quyền, kể cả các liên đoàn và các hiệp hội có tư cách pháp lý hưởng các quyền đó Điều 42 yêu cầu các thủ tục này phải công bằng và bình đẳng trong đó bị đơn có quyền ‘được thông báo bằng văn bản một cách kịp thời và đầy đủ, kể cả căn cứ khiếu kiện’

Sự có mặt của luật sư độc lập cũng được quy định trong Điều 42 Tất cả các bên tham gia các thủ tục này ‘sẽ có quyền chính đáng chứng minh cho yêu sách của mình và trình bày tất cả các bằng chứng có liên quan’ mà không cần các thủ tục áp đặt ‘các quy định phiền toái quá mức liên quan đến việc đương sự buộc phải có mặt’

Tóm lại, Điều 42 quy định các thủ tục ‘sẽ cung cấp phương tiện xác định và bảo vệ các thông tin bí mật, trừ khi điều này trái với các quy định của hiến pháp hiện hành’

Bằng chứng

(a) Phát hiện và thẩm vấn

Như thông lệ trong tố tụng dân sự ở phần lớn các nền tài phán, Điều 43.1 quy định các thủ tục về bản chất của việc phát hiện và quản lý những lời thẩm vấn, khi một bên có liên quan ‘đưa ra các chứng cứ có sẵn một cách hợp lý nhằm hỗ trợ cho lời khai và xác định các chứng cứ có liên quan đến việc chứng minh lời khai trong sự kiểm soát của bên phản đối’ Mối quan ngại đặc biệt sâu sắc trong việc tố tụng liên quan đến sáng chế là những thủ tục tiền xét xử có thể dẫn đến việc các bí mật thương mại bị bộc lộ Điều 43.1 quy định rằng việc tạo ra các chứng cứ có thể bị bắt buộc, ‘tùy thuộc vào các điều kiện đảm bảo bảo vệ thông tin mật trong các trường

hợp thích hợp” Ở Vương quốc Anh, trong những trường hợp này, nguyên đơn được yêu cầu đưa ra những “căn cứ khó chối cãi’ nghi ngờ bị đơn đang xâm phạm quyền của nguyên đơn Khi có những quan ngại về việc bộc lộ các bí mật thương mại đối với cạnh tranh thương mại, tòa án có thể yêu cầu một chuyên gia độc lập tiến hành việc điều tra các chứng cứ đã được phát hiện

Trong trường hợp một bên tham gia vụ kiện ‘một cách tự ý và không có lý do chính đáng từ chối truy cập hay không cung cấp thông tin cần thiết trong thời hạn hợp lý, hoặc cản trở thủ tục liên quan đến việc thực thi quyền,’ Điều 43.2 cho phép các quốc gia thành viên có thể cho các cơ quan xét xử đưa ra các quyết định tạm thời và quyết định cuối cùng, khẳng định hoặc phủ định dựa trên cơ sở thông tin được đệ trình’ Điều này bao gồm cả ‘đơn tố cáo hoặc đơn kiện của bên chịu bất lợi vì bị từ chối truy cập thông tin’ Tuy thế, Điều 43.2 có lợi cho các bên trình bày ý kiến, lý lẽ hoặc chứng cứ đã được đưa ra

(b) Bảo vệ và Lưu giữ Chứng cứ

Trong trường hợp xâm phạm bản quyền và làm giả nhãn hiệu, bị đơn sẽ không thường xuyên sẵn sàng để trả lời các câu hỏi thẩm vấn hoặc để tìm hiểu tài liệu Thực tế trong quá trình điều tra các chứng cứ có liên quan sẽ lập tức bị xóa bỏ hoặc

tiêu hủy Nhằm giải quyết vấn đề này, Tòa án phúc thẩm của Anh trong vụ Anton

Piller kiện Manufacturing Processes2 đã chấp nhận một thủ tục xử kín đối với đơn

kiện của một bên, một thủ tục được cấp cho nguyên đơn mà bị đơn, được tư vấn bởi

đại diện pháp lí của mình, cho phép người nộp đơn kiểm tra địa điểm của bị đơn để thu giữ, sao chép hoặc chụp ảnh tài liệu có thể được sử dụng làm vật chứng đối với hành vi xâm phạm quyền đã bị tố cáo Bị đơn có thể bị bắt buộc giao nộp hàng hóa

vi phạm và công cụ, và có thể phải cung cấp thông tin về nguồn cung cấp và điểm đến của hàng hóa vi phạm

Một thủ tục tương tự, gọi là saisie-contrefaçon, đã được phát triển bởi hệ thống tòa

án của Pháp Vì bản chất ngoại lệ của những thủ tục này, trong sự ảnh hưởng của chúng đến quyền dân sự của mỗi cá nhân, sau khi chứng minh có một vụ xâm phạm quyền hiển nhiên, tòa án yêu cầu phải có chứng cứ rằng có khả năng chứng cứ về tài sản của bị đơn sẽ bị tiêu hủy trước khi hai bên soạn thảo đơn kiện Bên cạnh đó, tòa

án của Anh yêu cầu bảo vệ người có mặt lúc kiểm tra, công việc này được thực hiện trong giờ làm việc, có đại diện pháp lý của cả hai bên, đôi khi có cả luật sư giám sát trung gian là người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục này Việc từ chối tuân theo thủ tục bắt giữ sẽ dẫn đến việc coi thường tòa án Ngoài ra, việc sử dụng thủ tục này với mục đích lạm dụng sẽ gây ra sự bồi thường đáng kể cho bị đơn

2 [1976] RPC 719

Thủ tục sie-contrefaçon và thủ tục Anton Piller được thông qua trong hệ thống được

quy định trong Điều 50 của Hiệp định TRIPS đối với việc thực hiện ‘các biện pháp tạm thời’ bởi các cơ quan xét xử Điều 50.1 quy định rằng các cơ quan xét xử sẽ có thẩm quyền ‘đưa ra các biện pháp tạm thời khẩn cấp và hiệu quả: ‘(b) nhằm bảo tồn các chứng cứ có liên quan đối với vi phạm đã bị tố cáo’

Đối với thủ tục Anton Piller, Điều 50.2 cho phép các cơ quan xét xử có thẩm quyền

‘thông qua các biện pháp tạm thời trước khi nghe bị đơn trình bày nếu thích hợp,… khi có nguy cơ hiện hữu cho thấy chứng cứ sắp bị tiêu hủy.’ Các cơ quan xét xử cũng có thể căn cứ vào Điều 50.3 ‘yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng cứ bất kỳ

mà có thể được một cách hợp lý đủ sức thuyết phục rằng nguyên đơn là chủ sở hữu quyền’ và rằng một vụ xâm phạm quyền đã xảy ra hoặc sắp xảy ra Mặt khác, Điều 50.5 quy định rằng để giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền thực thi biện pháp tạm thời,

‘người nộp đơn có thể bị yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết để xác định hàng hóa có liên quan’

Đối với những biện pháp ngăn chặn việc lạm dụng và bảo vệ quyền của bị đơn, Điều 50.3 quy định người nộp đơn tuân thủ việc ‘bảo vệ hoặc bảo đảm tương đương’ và Điều 50.4 quy định rằng khi các biện pháp tạm thời được thông qua trước khi nghe

bị đơn trình bày ý kiến, phải thông báo cho các bên bị áp dụng biện pháp đó ‘mà

không được trì hoãn chậm nhất là sau khi thực hiện các biện pháp đó’ Khoản 4 cũng quy định đối với việc ‘xem xét lại, kể cả quyền được lắng nghe yêu cầu của bị đơn

‘nhằm quyết định, trong khoảng thời gian hợp lý thông báo các biện pháp đó’ liệu chúng có được ‘sửa đổi, thu hồi hoặc chứng thực’ hay không Bên cạnh đó, nếu các thủ tục tố tụng dẫn đến xét xử vụ việc không được tiến hành trong một thời gian hợp

lý, Điều 50.6 cho phép bị đơn yêu cầu việc thu hồi các biện pháp tạm thời hoặc quyết định rằng chúng hết hiệu lực

Tương tự với các biện pháp bảo đảm đã được phát triển trong mối quan hệ với thủ

thục saisie-contrefaçon và Anton Piller, Điều 50.7 quy định việc bồi thường cho bị

đơn khi ‘các biện pháp tạm thời bị thu hồi hoặc khi chúng có sai sót do hành vi bất

kỳ hay do nguyên đơn bỏ sót, hoặc khi được biết rằng không có hành vi xâm phạm quyền hoặc nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’

Lệnh của tòa án

(a) Giới thiệu

Một biện pháp dân sự quan trọng đối với việc bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ là sự giảm nhẹ về mặt mệnh lệnh Đặc biệt, khi hành vi xâm phạm quyền có thể gây thiệt hại hoặc phá hoại việc tạo lập uy tín thương mại khi đưa ra ra một sản phẩm mới

Tương tự, việc làm giả rộng rãi một sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu có thể có tác động hủy hoại tính phân biệt của nhãn hiệu của người chủ sở hữu, do đó có thể làm cho việc đăng ký nhãn hiệu mất hiệu lực Điều 44 cho phép các cơ quan luật

pháp có quyền ‘ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm phạm quyền, ngoài các

mục đích khác, nhằm ngăn chặn việc xâm nhập các kênh thương mại trong quyền

hạn xét xử của mình đối với hàng nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’

Lệnh của tòa án có thể được đưa ra theo Điều 44 căn cứ vào hành vi xâm phạm quyền Khi bằng chứng về việc lừa dối người tiêu dùng là đặc điểm cốt lõi của một

vụ xâm phạm quyền, biện pháp được đề cập nêu trong Điều 44 có thể vô giá trị khi thời gian cần thiết được yêu cầu để tạo cơ hội cho người tiêu dùng bị lừa dối Sau khi điều này xảy ra, sẽ là vô ích khi hi vọng rằng sự việc lừa dối này không được thực hiện Trong trường hợp đó, điều khoản về giảm nhẹ tạm thời là rất cần thiết

(b) Mệnh lệnh tạm thời

Điều 50.1 quy định rằng các cơ quan xét xử ‘có quyền ra lệnh áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời và hữu hiệu… (a) để ngăn chặn việc xảy ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’ Ngữ cảnh liên quan đến thương mại của chế tài này được nhấn mạnh bởi tính đặc thù bổ sung trong đoạn phụ (a) rằng các biện pháp tạm thời có thể được áp dụng ‘để ngăn chặn việc xâm nhập vào các kênh thương mại trong quyền hạn xét xử của mình đối với hàng hóa, kể cả hàng nhập khẩu ngay sau khi thông quan

Về vấn đề thực hiện mệnh lệnh tạm thời, mặc dù chỉ dự định có hiệu quả về mặt bảo quản, nhưng thực tế nó sẽ là cơ sở cho quyết định cuối cùng về quyền của các bên,

vì hiếm khi bên thua sẽ tiến hành quyết định giảm nhẹ cuối cùng sau phiên tòa tạm thời Nếu xảy ra khiếu nại, thường sẽ có vấn đề giảm nhẹ tạm thời Điều 50.6 quy định bị đơn có thể yêu cầu thu hồi các biện pháp tạm thời ‘nếu thủ tục tố tụng dẫn đến việc xét xử vụ kiện không được tiến hành trong một thời hạn hợp lý, sẽ do cơ quan xét xử quyết định’ Khi thời hạn đó chưa được quyết định, Điều 50.6 quy định thời hạn đó là 20 ngày làm việc hoặc 31 ngày theo lịch, tính theo thời hạn nào dài hơn

Trong các vụ kiện về sở hữu trí tuệ, thiệt hại sẽ có khả năng bồi thường một cách dễ dàng bằng tiền bồi thường thiệt hại, tòa án có thể dựa vào việc đảm bảo giảm nhẹ về mặt mệnh lệnh, điều này là đặc biệt đúng trong trường hợp việc ra lệnh tạm thời có ảnh hưởng đáng kể đến việc kinh doanh của bị đơn Mặt khác, khi một vụ vi phạm

bị tố cáo sẽ có một tác động bất lợi đến công việc kinh doanh của nguyên đơn, tòa

án có thể xem xét vấn đề bất lợi này để bị đơn được giúp đỡ bằng công việc kinh doanh của người nộp đơn hay bằng khoản thanh toán từ nó bằng tiền gửi đến tòa án

trong việc dự đoán bồi thường hoặc chi phí được cấp cho bị đơn Những quy tắc này được thông qua tại Điều 50.7, quy định rằng

Nếu các biện pháp tạm thời bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ hiệu lực do hành vi hay thiếu sót bất kỳ của nguyên đơn, hoặc sau khi nhận ra rằng quyền sở hữu trí tuệ không bị xâm phạm hoặc nguy cơ bị xâm phạm, các cơ quan xét xử sẽ

có quyền ra lệnh buộc nguyên đơn phải trả cho bị đơn một khoản bồi thường thỏa đáng đối với bất kỳ thiệt hại nào do những biện pháp này gây nên

(c) Mệnh lệnh cuối cùng

Điều 44 cho phép các cơ quan xét xử ‘ra lệnh cho một bên chấm dứt hành vi xâm phạm quyền, ngoài các mục đích khác, nhằm ngăn không cho hàng hóa nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xâm nhập các kênh thương mại trong phạm vi quyền hạn của họ”

Lệnh này thường được đưa ra dựa trên cơ sở chuyên quyết Trong số các yếu tố được cân nhắc gồm: (a) tiền bồi thường thiệt hại có là một sự đền bù thỏa đáng hay không; (b) mệnh lệnh sẽ đòi hỏi sự giám sát thường xuyên của tòa án không; (c) người nộp đơn có tham dự vào hành vi tước bỏ quyền lợi, ví dụ, tự xâm phạm quyền không; và (d) nguyên đơn trì hoãn việc tìm kiếm sự đền bù hay chấp thuận cách hành xử của bị đơn

Một cơ sở chuyên quyết khác được thể hiện trong Điều 44 là các quốc gia thành viên không bị bắt buộc phải quy định chế tài mệnh lệnh ‘đối với các đối tượng được bảo

hộ do một người tiếp nhận hoặc đặt hàng trước khi biết hoặc có căn cứ hợp lý để biết rằng việc kinh doanh đối tượng đó sẽ dẫn đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ’ Khó có thể nhìn thấy sự biện minh cho vấn đề này và việc nó sẽ vận dụng như thế nào trong thực tiễn Điều 50 cho phép ra các biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn việc xảy ra hành vi xâm phạm quyền trên cơ sở đơn của một bên, nếu cần thiết Có thể tại thời điểm đó bị đơn phát hiện ra rằng sản phẩm đã được mua đó là hàng xâm phạm quyền, nhưng không thể ra lệnh cấm sản phẩm đó theo Điều 44 vì bị đơn nhận biết được về việc xâm phạm quyền sau ngày ký hợp đồng mua bán Vấn đề này có ý nghĩa bởi thực tế rằng bị đơn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu vẫn tiếp tục phân phối những sản phẩm xâm phạm quyền

Thiệt hại và Bồi thường

Điều 45.1 quy định rằng các cơ quan xét xử có quyền ra lệnh ‘buộc người xâm phạm quyền phải trả cho chủ sở hữu quyền khoản đền bù thỏa đáng để bồi thường cho thiệt hại…phải chịu do hành vi xâm phạm quyền của người thực hiện hành vi xâm phạm quyền khi đã biết hoặc có cơ sở để biết điều đó

Không có sự trợ giúp nào trong Điều 45.1 giải quyết vấn đề phức tạp về tính toán mức thiệt hại do hậu quả của việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Khi nguyên đơn

và bị đơn là đối thủ cạnh tranh, biện pháp về tiền bồi thường giống như việc bị đơn trả cho việc đăng ký nếu việc đó được yêu cầu Theo cách khác, tòa án có thể xem xét thiệt hại mà nguyên đơn phải chịu, thiệt hại này có thể được đánh giá trên cơ sở lợi nhuận mà bị đơn được hưởng

Một vấn đề đặc biệt nảy sinh trong việc đánh giá mức thiệt hại mà thương nhân phải gánh chịu khi các bên không cạnh tranh trong cùng một thị trường Ví dụ, trong trường hợp làm giả những sản phẩm có danh tiếng, các bị đơn luôn là những người sản xuất một số lượng lớn các sản phẩm kém chất lượng được bán cho tầng lớp người tiêu dùng hoàn toàn khác so với những người mua hàng chính hãng Việc xâm phạm quyền là không thể chối cãi, nhưng nguyên đơn sẽ không trực tiếp mất khách hàng cho những kẻ làm hàng giả Mặt khác, một vài khách hàng có thể bị mất phương hướng nếu sự có mặt của số lượng lớn hàng giả đã làm mất đi nét đặc sắc của sản phẩm chính hãng Việc tính toán mức thiệt hại của nguyên đơn trong trường hợp này sẽ cực kỳ khó khăn

Điều 45.1 được che đậy bằng ngôn ngữ của việc bồi thường đối với những tổn thất phải chịu Một cách tiếp cận thay thế mà có thể được dùng để tạo sự lựa chọn cho bị đơn tính toán lợi nhuận Việc bắt buộc một kẻ làm hàng kém chất lượng hoàn trả lợi nhuận sẽ tránh được một phép tính khó về ảnh hưởng của việc buôn bán hàng giả đến công việc kinh doanh của người sở hữu nhãn hiệu

Nhận biết có tội

Điều 45.1 quy định trình tự bồi thường đối với những người xâm phạm quyền ‘cố ý, hoặc có cơ sở hợp lý để biết, tham gia vào hoạt động xâm phạm’ Một tiêu chuẩn chung về độ hợp lý thường được áp dụng đối với vấn đề nhận biết có tội Tòa án đã

có quan điểm về vấn đề này, ví dụ, đối với một người sao chép một sản phẩm mới

có thể được hỏi liệu nó được bảo hộ sáng chế chưa Thông thường, sự nhận biết thích hợp được cố gắng tạo lập thông qua việc gửi thư đình chỉ cho người xâm phạm Việc tiếp diễn hành vi xâm phạm quyền sau khi nhận được thư là bằng chứng

về việc nhận biết có tội

Điều 45.2 cho phép các quốc gia thành viên trao quyền cho các cơ quan xét xử ‘ra lệnh việc thu hồi lợi nhuận và/hoặc trả các khoản đền bù thiệt hại ấn định trước kể

cả khi người xâm phạm quyền không biết hoặc không có căn cứ hợp lý để biết điều đó’ Loại chế tài này thường được ra lệnh trong những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh hoặc mạo nhận

Một quyền năng bổ sung được trao cho các cơ quan xét xử là quyền ‘ra lệnh buộc các nguyên liệu và phương tiện đã được sử dụng chủ yếu để sản xuất hàng hóa xâm phạm’ tương tự sẽ bị loại ra khỏi các kênh thương mại’ theo cách ‘giảm đến mức tối thiểu nguy cơ xâm phạm tiếp theo’

Khi xem xét các yêu cầu đối với trình tự loại bỏ hoặc tiêu hủy hàng hóa xâm phạm quyền và phương tiện được sử dụng để sản xuất loại hàng hóa này, các cơ quan xét

xử được yêu cầu xem xét ‘sự cần thiết phải có tính tương xứng giữa tính nghiêm trọng của hành vi xâm phạm quyền và các chế tài được thực hiện cũng như lợi ích của các bên thứ ba’ Trong trường hợp hàng hóa giả nhãn hiệu, Điều 46 quy định rằng ‘trừ các trường hợp ngoại lệ, việc đơn thuần gỡ bỏ nhãn hiệu gắn trên hàng hóa một cách bất hợp pháp không đủ để cho phép hàng hóa đó được đưa vào lưu thông trong các kênh thương mại’

Quyền được thông tin

Một cải tiến đặc biệt hữu ích là thẩm quyền được đề cập đến trong Điều 47 ‘ra lệnh buộc người xâm phạm quyền phải thông báo cho chủ sở hữu quyền biết về các bên thứ ba tham gia vào việc sản xuất và phân phối hàng hoá hoặc dịch vụ xâm phạm quyền và các kênh phân phối của họ” Điều 47 tư vấn việc thực hiện quyền lực này khi nó không ‘tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm phạm’ Không

có hướng dẫn về việc đánh giá mức độ nghiêm trọng hoặc tiêu chuẩn đánh giá mức

độ nghiêm trọng hay tiêu chuẩn của mức độ nghiêm trọng có phải là thiệt hại đối với bên tìm kiếm thông tin hay không, hoặc từ góc độ lợi ích công chúng trong việc

kiềm chế các hành vi bất hợp pháp Ví dụ, việc làm giả hàng chất lượng kém ở quy

mô lớn là mối quan tâm nhỏ đối với một thương nhân sản xuất sản phẩm chất lượng cao khi các sản phẩm này không dễ nhầm lẫn với các sản phẩm của những kẻ làm hàng giả Tuy nhiên, công chúng sẽ quan tâm đến việc bảo hộ người tiêu dùng khỏi hàng chất lượng kém hơn Công chúng cũng chủ yếu quan tâm đến nét đặc trưng của đạo đức thương mại

Bồi thường cho bị đơn

Nếu ‘các biện pháp thực thi bị lạm dụng’ Điều 48.1 quy định rằng các cơ quan xét

xử có thẩm quyền ra lệnh cho bên ‘đã đưa ra yêu cầu thực hiện các biện pháp thực thi’ trả ‘khoản bồi thường thỏa đáng cho tổn thất phải chịu do sự lạm dụng đó’ cho người bị áp dụng hoặc hạn chế một cách phi lý Điều 48.1 cũng quy định nguyên đơn phải trả cho bị đơn ‘một khoản phí thích hợp thuê luật sư’

Trường hợp miễn cho cán bộ công vụ

Một vấn đề mà các chủ sở hữu quyền phàn nàn về vấn đề áp dụng luật pháp là sự thất thường và lạm dụng việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cán bộ công trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ Điều này được nhận thức rõ đặc biệt trong trường hợp khi người khởi kiện là người nước ngoài Các cán bộ công có thể được che chở trong cái vỏ bọc miễn nhiễm lúc nào cũng gắn liền với cơ quan họ Điều 48.2 quy định rằng trong mối quan hệ với việc điều hành luật bất kỳ liên quan đến

thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan và cán bộ công sẽ được miễn ‘chỉ…khi

các hành vị được thực hiện hoặc dự định thực hiện một cách có thiện chí nhằm điều hành các luật đó’

Chế tài hình sự

(a) Tổng quan

Điều 61 quy định rằng các quốc gia thành viên sẽ quy định các thủ tục và hình phạt hình sự ‘được áp dụng, ít nhất trong các trường hợp làm giả nhãn hiệu và xâm phạm bản quyền tác giả một cách cố ý ở quy mô thương mại’ Các chế tài hình sự được đề cập đến trong Điều này là: ‘phạt tù và/hoặc phạt tiền đủ để ngăn chặn việc xâm phạm, phù hợp với mức phạt áp dụng đối với mức độ nghiêm trọng tương ứng’ Cũng trong các trường hợp thích hợp, Điều 61 quy định việc ‘tịch thu, tước đoạt và tiêu hủy hàng hóa xâm phạm và nguyên liệu và phương tiện bất kỳ được sử dụng chủ yếu để thực hiện hành vi xâm phạm quyền này’

Điều 61 cũng quy định các thủ tục và hình phạt hình sự được áp dụng trong các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ‘đặc biệt khi chúng phạm tội một cách

có chủ ý và ở quy mô thương mại’

(b) Tiêu chuẩn của bằng chứng

Hậu quả của việc quy định đối với ‘thủ tục hình sự’ đối với trường hợp có các hành

vi xâm phạm quyền cố ý nhất định là tiêu chuẩn bằng chứng cao hơn so với bằng chứng được yêu cầu được trong tố tụng dân sự Trong các hệ thống tư pháp bắt nguồn từ mô hình của nước Anh, tiêu chuẩn sẽ là không thể hồ nghi Trách nhiệm chứng minh thường do bên nguyên đơn thực hiện Khi có sự bào chữa, bị đơn thường chịu trách nhiệm bào chữa, thường dựa trên sự cân bằng của những khả năng

(c) Hiểu biết

Điều 61 cho phép thể chế về các hình phạt hình sự trong trường hợp xâm phạm quyền có chủ ý Là một vấn đề thực tế, không có gì khác thường trong những tranh chấp về sở hữu trí tuệ khi người khởi kiện gửi thông báo đình chỉ cho người xâm phạm quyền để thông báo rằng họ có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khởi kiện Tuy nhiên, điều này có thể phi thực tế trong các trường hợp xâm phạm quyền tác giả và làm giả nhãn hiệu ở quy mô lớn, đặc biệt khi thủ phạm có thể liên quan đến tội phạm có tổ chức

Một vấn đề cụ thể chứng minh việc cố ý của một nhóm tập thể bị đơn là việc xác định những người có tư tưởng liên quan đến sự có tội của cả tập thể đó Nói chung, một công ty có trách nhiệm pháp lí cho những hành vi và hiểu biết của những người được gọi là thành phần chỉ đạo và ý chí của công ty Những người này kể cả ban giám đốc, giám đốc điều hành và các cán bộ cấp cao, những người thực hiện chức năng quản lý và là người phát ngôn của công ty Những người được luật đối xử như

là là công ty được phát hiện bằng cách xác định các thể nhân, là những người được giao phó thực hiện quyền lực của công ty bằng biên bản ghi nhớ và các điều luật của hiệp hội, hoặc được quyết định bởi các giám đốc, hoặc bởi chính công ty trong các phiên họp toàn thể theo các điều lệ

lý và giống cây trồng

Trong chú thích của Phần 4 Hiệp định TRIPS có một ngoại lệ của các quy định về kiểm soát biên giới đối với việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới của các nước thuộc một liên minh hải quan, như EU hoặc NAFTA, hoặc ASEAN, khi các nước này thành lập một liên minh hải quan

Theo chú thích của Điều 51 Hiệp định TRIPS các quốc gia thành viên được miễn nghĩa vụ áp dụng các thủ tục kiểm soát biên giới đối với việc buôn bán song song hàng chính hãng, tức là hàng hóa đưa vào thị trường của một nước khác bởi chủ sở hữu quyền hoặc bởi người được chủ sở hữu quyền cho phép Trong EU việc cho phép này phải được khẳng định và không hàm ý thực hiện, mặt khác nó cho phép chủ sở hữu quyền phản đối việc nhập khẩu song song nếu người tiêu dùng có thể bị nhầm lẫn về đặc tính và chất lượng của hàng hoá nhập khẩu, ví dụ, nếu hàng hoá mang nhãn hiệu của một nước này được đóng gói lại bằng thùng các-tông xuất khẩu sang một nước khác, nếu việc đóng gói lại làm cho chất lượng bị thua kém, như vậy làm cho tình trạng của hàng hóa bị suy giảm Một vấn đề đặc thù của buôn bán song song là thường các hàng hóa được nhập khẩu không phải bởi người đã đăng ký với

cơ quan hải quan như nhà nhà nhập khẩu được cấp phép và đôi khi hàng hóa nhập khẩu có thể bị trộn lẫn với hàng hóa giả mạo

Chú thích của Điều 51 cũng cho phép các quốc gia thành viên miễn kiểm soát biên giới đối với hàng hóa quá cảnh Điều này trên thực tế có thể gây khó khăn cho một liên minh hải quan khi các phương tiện có khuynh hướng chuẩn bị kỹ lưỡng cẩn thận hơn ở các nước ngoại biên của liên minh Những người vận chuyển hàng hoá xâm phạm quyền có thể lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo hơn của các nước nằm bên trong liên minh

Một ngoại lệ cuối cùng đối với các quy định về kiểm soát biên giới được quy định tại Điều 60, cho phép các quốc gia thành viên loại trừ “hàng hóa phi thương mại với

số lượng nhỏ trong hành lý cá nhân hoặc hàng gửi với số lượng nhỏ” Ngoại lệ này

đã bị một số kẻ lợi dụng bằng cách chia hàng hóa xâm phạm quyền ra nhiều phần

khác nhau được vận chuyển theo hành lý cá nhân hoặc được lắp ráp lại sau khi nhập khẩu

Các thuật ngữ “giả” và “xâm phạm bản quyền” liên quan đến hàng hóa, đề cập đến việc sản xuất, phân phối và bán các bản sao của hàng hóa được sản xuất mà không được phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ Những hàng hóa này cố tình xuất hiện tương tự với hàng thật để mạo nhận là hàng thật Điều này bao gồm cả việc sử dụng các nhãn hiệu nổi tiếng trên dược phẩm, quần áo, nước hóa và các sản phẩm gia dụng mà không phải được sản xuất bởi hoặc theo ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, cũng như việc sao chép y nguyên đĩa CD âm nhạc hoặc phần mềm đưa ra bán

với ý để người tiêu dùng thông thường không thể phân biệt được với sản phẩm thật

Đối với luật hình sự, hàng giả về sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm bản quyền được xác định như các hành vi lậu thuế tập trung vào việc sản xuất và bán hàng phi pháp mạo nhận là hàng thật Trong phạm vi này “lậu thuế” là hàng hóa bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu hoặc sở hữu Việc xử lý lậu thuế luôn liên quan đến hành vi buôn lậu, nơi những kẻ sản xuất và phân phối loại hàng này muốn trốn thuế liên quan đến sản xuất

và bán buôn sản phẩm

(b) Hoạt động đình chỉ thông quan hàng hóa của cơ quan hải quan

Quy định chính trong Hiệp định TRIPS về kiểm soát biên giới là Điều 51 nêu rằng các quốc gia thành viên phải

quy định các thủ tục cho phép chủ sở hữu quyền, khi có những căn cứ hợp lý

để nghi ngờ rằng việc nhập khẩu hàng hóa có thể là giả nhãn hiệu hoặc xâm phạm bản quyền, được đệ đơn cho các cơ quan có thẩm quyền, là cơ quan hành chính hoặc cơ quan xét xử, yêu cầu cơ quan hải quan đình chỉ thông quan hàng hóa đó vào lưu thông tự do

Như một chú thích của quy định này, cụm từ “hàng hóa giả nhãn hiệu” được định nghĩa là “hàng hóa bất kỳ, kể cả bao bì, trái phép mang nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được đăng ký hợp pháp cho hàng hóa đó, hoặc không thể phân biệt với nhãn hiệu đó về những khía cạnh cơ bản và do vậy xâm phạm các quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu đó theo luật của nước nhập khẩu” Cụm từ “hàng hóa xâm phạm bản quyền” được định nghĩa là “hàng hóa bất kỳ là bản sao được làm ra mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền ở nước sản xuất, và hàng hóa đó được làm ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ một sản phẩm mà việc làm ra bản sao sản phẩm đó cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền liên quan theo luật của nước nhập khẩu”