Chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu trí tuệ

Chuyển nhượng là việc chủ sở hữu bán tất cả các quyền SHTT độc quyền của mình và được một cá nhân khác hoặc pháp nhân khác mua các quyền đó

CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney

Queen Mary Intellectual Property Research Institute

University of London

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney

Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ cung cấp

Bài 7 Chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ

Giới thiệu

Hoạt động mua bán quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện thông qua các giao dịch pháp lý giữa chủ sở hữu quyền độc quyền và pháp nhân hoặc thể nhân nhận các quyền đó Những mối quan hệ pháp luật đó về cơ bản mang bản chất hợp đồng, nghĩa là bên chuyển giao công nghệ đồng ý chuyển giao và bên nhận chuyển giao đồng ý tiếp nhận các quyền đang được nói đến

Chuyển nhượng là việc chủ sở hữu bán tất cả các quyền SHTT độc quyền của mình và được một cá nhân khác hoặc pháp nhân khác mua các quyền đó Khi tất cả các quyền độc quyền đối với một sáng chế đã được bảo hộ được chủ sở hữu của nó chuyển giao cho một

cá nhân hoặc một pháp nhân khác mà không có một giới hạn bất kỳ về thời gian hoặc các điều kiện khác, thì “việc chuyển nhượng” các quyền đó được xem như đã được thực hiện Khái niệm chuyển nhượng này được luật pháp nhiều nước công nhận

Hành vi pháp lý khi chủ sở hữu một sáng chế được bảo hộ chuyển giao các quyền đó cho người khác được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức một tài liệu pháp lý thường được gọi là “văn bản chuyển nhượng” hay đơn giản hơn, một “chuyển nhượng” Bên chuyển giao được gọi là “bên chuyển nhượng” và cá nhân hoặc pháp nhân kia, bên nhận chuyển giao, được gọi là “bên nhận chuyển nhượng” Khi việc chuyển nhượng được tiến hành,

“bên chuyển nhượng” không còn một quyền bất kỳ về SHTT “Bên nhận chuyển nhượng” trở thành chủ sở hữu mới của SHTT và được phép thực thi tất cả các quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền ban đầu

Li-xăng là việc chủ sở hữu SHTT cho phép cá nhân hoặc pháp nhân khác thực thi tại một nước và trong một thời hạn quyền SHTT nhất định một hoặc nhiều hành vi trong phạm vi các quyền độc quyền về SHTT tại nước đó Khi có được sự cho phép đó, một “li-xăng” sẽ

được cấp Tài liệu pháp lý chứng minh sự cho phép của chủ sở hữu SHTT này thường được gọi là “hợp đồng li-xăng” hoặc, đơn giản hơn, một “li-xăng”

Chủ sở hữu SHTT thực hiện việc cho phép được gọi là “bên chuyển quyền” Cá nhân hoặc pháp nhân nhận sự cho phép được gọi là “bên được chuyển quyền” Li-xăng thường được cấp với những điều kiện nhất định được quy định tại các tài liệu bằng văn bản mà trong đó li-xăng được cấp cho bên được chuyển quyền Tại một số nước, hình thức pháp

lý của văn bản chứng minh việc chuyển nhượng hay hợp đồng li-xăng cũng như các thủ tục và yêu cầu khác liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng được quy định bởi luật SHTT, luật chuyển giao công nghệ hoặc luật thương mại Vì vậy,

có thể áp đặt một yêu cầu là văn bản chuyển nhượng quyền SHTT phải đảm bảo các thủ tục để có hiệu lực theo một cách thức riêng, ví dụ, có thể yêu cầu văn bản này phải được

ký bởi không chỉ bên chuyển nhượng mà cả bên nhận chuyển nhượng Ngoài ra, tại một

số nước, luật SHTT có thể quy định văn bản chuyển nhượng hoặc hợp đồng li-xăng phải được trình để đăng ký tại các cơ quan sáng chế Bằng hành vi đăng ký, bên nhận chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển giao li-xăng được Chính phủ công nhận là bên nhận hoặc chủ sở hữu các quyền được chuyển nhượng hoặc được chuyển giao li-xăng

Luật pháp cũng có thể quy định các điều khoản và điều kiện quy định trong văn bản chuyển nhượng hoặc trong hợp đồng li-xăng phải được một hoặc nhiều cơ quan chính phủ được chỉ định xem xét hoặc thẩm định và thông qua Ví dụ, nếu công nghệ được tiếp nhận

từ nước ngoài hoặc phải thực hiện việc chi trả bằng ngoại tê, luật pháp có thể quy định ủy ban đầu tư nước ngoài hoặc ngân hàng trung ương hay cả hai xem xét và thông qua các điều khoản trong văn bản chuyển nhượng hoặc hợp đồng li-xăng

2 Các nguyên tắc hợp đồng

Mối quan hệ pháp luật giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao chủ yếu mang bản chất hợp đồng, có nghĩa là tất cả các khía cạnh của mối quan hệ này sẽ do luật hợp đồng điều chỉnh Các điều khoản của hợp đồng có thể được hai bên hoàn toàn nhất trí, hoặc do tòa án gợi ý để hợp đồng có hiệu quả kinh doanh Cho dù một thỏa thuận chuyển giao hoặc hợp đồng chuyển quyền nhìn chung là kết quả của một quá trình đàm phán chi tiết

và kết thúc là một văn bản, tòa án vẫn thường thận trọng xác minh mục đích thực sự của các bên

Sự quan tâm cân nhắc, hay việc trung chuyển giá trị lẫn nhau giữa các bên là yêu cầu cơ

thuận sẽ liên quan đến một dòng công nghệ từ một bên, đổi lấy dòng tiền phí li-xăng hay các loại tiền thù lao khác từ phía bên kia Nếu những điều đã cam kết không được thực hiện, việc cân nhắc có thể thất bại và hợp đồng chấm dứt Trái với yêu cầu về sự quan tâm cân nhắc để có hiệu lực ở hệ thống thông luật, tại một số nước theo hệ thống luật lục địa như Đức, cam kết vô điều kiện (những cam kết được thực hiện một cách tự nguyện mà không phải chi trả bất cứ một khoản tiền nào) lại có thể được thực thi

Việc thực thi phù hợp với các điều khoản của hợp đồng sẽ miễn trừ các nghĩa vụ của một bên đối với hợp đồng Không thể thực hiện hợp đồng, hoặc không thực hiện theo đúng hợp đồng có thể khiến một bên phải gánh trách nhiệm vi phạm hợp đồng Tùy theo bản chất của hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có thể coi như hợp đồng đã chấm dứt, hoặc có thể vẫn tiếp tục hợp đồng Trong cả hai trường hợp, bên bị vi phạm có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại Nếu hành vi vi phạm nhỏ, biện pháp giải quyết sẽ là bồi thường thiệt hại

Nhìn chung, hợp đồng sẽ xác định các tình huống mà theo đó bên bị vi phạm có thể coi như hợp đồng đã kết thúc Hợp đồng có thể bao gồm một điều khoản miễn trừ trách nhiệm của các bên Điều khoản này phải được thông báo cho bên có liên quan biết

Nếu một bên thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng do hợp đồng bị vi phạm, nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng của hai bên không còn và bên vi phạm thường sẽ bị yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những mất mát mà bên bị vi phạm phải chịu

Khi hợp đồng được hình thành trên một cơ sở không đúng đắn, bên bị vi phạm có thể được phép huỷ bỏ hợp đồng và kiện đòi bồi thường thiệt hại Nhìn chung, để làm được điều này, sự không đúng đắn phải lôi kéo được một người phù hợp tham gia vào hợp đồng Ví dụ, việc diễn đạt sai sự cho phép của bên chuyển giao đối với một số quyền SHTT nhất định sẽ khiến cho hợp đồng trở nên vô hiệu cũng như dẫn tới khả năng vô hiệu hoá một quyền sở hữu

Hợp đồng có thể bị vô hiệu bởi một lỗi cơ bản liên quan đến sự tồn tại của đối tượng hợp đồng, ví dụ, liên quan đến các sáng chế và kiểu dáng trong một chuyển giao, mà tòa án lại không thể quen xử lý việc xoá bỏ các giao kèo xấu hoặc các lỗi tính toán Trong một số ít trường hợp, sức ép về mặt kinh tế có thể khiến cho hợp đồng vô hiệu

Một loạt biện pháp xử lý được quy định đối với việc vi phạm hợp đồng Khi một hợp đồng, do một lỗi nào đó, không đưa vào đủ các điều kiện mà các bên đã thỏa thuận và có

bằng chứng thuyết phục rằng một bên nhận thức được điều đó, tòa án có thể ra lệnh sửa hợp đồng để có thể phản ánh được ý định của các bên Khi có thiếu sót trong quá trình soạn thảo hợp đồng, hủy bỏ từ đầu là một biện pháp đưa các bên trở lại vị trí khởi đầu của

họ Biện pháp này có thể có điểm bất lợi như một khoảng thời gian đã trôi qua, nội dung hợp đồng đã được thống nhất hoặc không thể được bồi thường thiệt hại Do đó, ví dụ, nếu bên chuyển quyền nhận tiền phí chuyển quyền từ bên được chuyển quyền, sẽ khó khẳng định được là bên được chuyển quyền đã không thể nỗ lực hết sức

Luật hợp đồng quy định thiệt hại phải được bồi thường và những gì bên bị vi phạm được nhận nếu hợp đồng được thực hiện Bên vi phạm có trách nhiệm đối với các thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng của họ gây nên Tuy nhiên, bên bị vi phạm cũng có nghĩa vụ phải giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại từ việc hợp đồng bị vi phạm Thiệt hại phải được tính toán kỹ càng theo một cách hợp lý ở khía cạnh do việc hợp đồng bị vi phạm gây ra

Trong những tình huống nhất định, một hợp đồng có thể không thể được thực thi, bởi sự can thiệp của các quy định pháp luật, như luật cạnh tranh chẳng hạn Trong trường hợp này, hợp đồng có thể được cứu vãn bằng cách tách các điều khoản xung đột ra, với điều kiện các điều khoản xung đột này không nằm trong phần chủ chốt của hợp đồng

Việc sửa hợp đồng có thể được thực hiện trong trường hợp các bên mắc lỗi giống nhau

Có một số ngoại lệ hẹp đối với quy định này, đó là đối với trường hợp có gian lận, không nhất quán (khi một bên giao dịch biết hợp đồng có mắc lỗi có lợi cho họ nhưng không làm gì để sửa lỗi) và giao dịch đơn phương Tiêu chuẩn về bằng chứng cho loại lỗi này là rất cao và gánh nặng tìm ra bằng chứng chắc chắn thuộc về bên muốn sửa hợp đồng Khi các bên đã đạt được thỏa thuận sau một quá trình đàm phán kéo dài, tiêu chuẩn về bằng chứng còn có thể cao hơn

4 Giải thích hợp đồng

Để xác định được ý định của các bên, tòa án sẽ đọc tổng thể nội dung hợp đồng, đặt các câu chữ được sử dụng theo nghĩa tự nhiên và bình thường của chúng vào bối cảnh hợp đồng, quan hệ giữa các bên và tất cả các yếu tố liên quan xung quanh giao dịch đã có giữa các bên Theo thông luật, việc giải thích hợp đồng không liên quan đến việc tìm hiểu ý định thật sự của các bên, mà là nghĩa khách quan của hợp đồng

Việc giải thích hợp đồng là việc xác định những gì mà ngôn ngữ của hợp đồng có thể biểu

lộ cho một người nói tiếng Anh thông thường một cách hợp lý Do đó, hợp đồng phải

được phân tích theo nghĩa khách quan khi được những người đọc phù hợp đã biết trước ở mức độ thỏa đáng bối cảnh liên quan đến khối thông tin này xem xét

Các thuật ngữ khoa học kỹ thuật phải được định nghĩa Nếu các thuật ngữ được sử dụng trong các điều khoản chủ chốt bao hàm nhiều nghĩa, phần đầu của hợp đồng có thể được

sử dụng để giải quyết vấn đề đa nghĩa này

(a) Phạm vi của li-xăng

Giới thiệu

Trọng tâm của một hợp đồng li-xăng là việc xác định loại công nghệ được chuyển giao, cũng như mức độ của các lợi ích được chuyển giao Điều này sẽ được thực hiện thông qua các điều khoản liên quan đến đối tượng của hợp đồng, lĩnh vực sử dụng công nghệ được chuyển giao và xác định lãnh thổ và khách hàng được phép chuyển giao

Nằm trong số các đối tượng trung tâm của việcchuyển giao công nghệ sẽ là quyền sở hữu trí tuệ, có thể kèm theo nguyên liệu thô và dịch vụ kỹ thuật trọn gói Li-xăng sẽ cho phép

sử dụng sở hữu trí tuệ cho một mục đích hoặc các mục đích định sẵn, như sản xuất sản phẩm và dịch vụ Cần xem xét kỹ để đảm bảo rằng hợp đồng có đặc tính là một li-xăng (một sự cho phép) chứ không phải là một chuyển nhượng các quyền liên quan

Cũng cần phải thận trọng để đảm bảo rằng việc sử dụng được phép không xung đột với các luật cạnh tranh hoặc luật chuyển giao công nghệ có liên quan

Đối tượng

Đối tượng của li-xăng thường sẽ được xác định trong các điều khoản định nghĩa và phụ lục Chi tiết về đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển quyền sử dụng sẽ được xác định theo trình tự Know-how sẽ được xác định cùng sản phẩm, cách sử dụng hay hoạt động Nội dung này có thể được mô tả trong li-xăng, hoặc trong một hướng dẫn vận hành Cần cân nhắc kỹ khi soạn thảo phần định nghĩa để có thể bao hàm sở hữu trí tuệ có liên quan

Lĩnh vực sử dụng

Để tối đa hóa lợi ích thu được từ công nghệ của mình, bên chuyển quyền sử dụng có thể tách các phần sử dụng được phép khác nhau chuyển giao cho các bên được chuyển quyền khác nhau Ví dụ, một dược phẩm có thể được sử dụng cho cả người và động vật và bên chuyển quyền có thể hạn chế bên được chuyển quyền là bác sĩ thú y với phạm vi sử dụng được phép là các ứng dụng không dành cho người

Hạn chế về mặt lãnh thổ

Về phạm vi, sở hữu trí tuệ có tính quốc gia, có ngoại lệ là các quyền sở hữu trí tuệ trên toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu, như Nhãn hiệu Cộng đồng và Sáng chế Cộng đồng Quyền sở hữu trí tuệ quốc gia có thể được chia nhỏ trong nhiều thỏa thuận li-xăng (ví dụ,

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) hoặc một số quyền quốc gia có thể được mở rộng phạm vi trên

cơ sở xây dựng lãnh thổ được cấp li-xăng (ví dụ, Đông Nam Á, Tây bán cầu, v.v.)

Hạn chế về mặt lãnh thổ ngược lại có thể áp đặt một cách tương hỗ lên bên chuyển quyền nếu là li-xăng độc quyền, bởi bên chuyển quyền không thể chỉ định bên được chuyển quyền khác ở lãnh thổ đó, và cũng không được phép tự mình xâm nhập vào lãnh thổ đó

(b) Các điều kiện và đảm bảo

Giới thiệu

Trong quá trình đàm phán, hai bên sẽ đưa ra các tuyên bố khác nhau Theo nguyên tắc chung, hợp đồng bằng văn bản mà các bên phải thực hiện sẽ quy định rằng nó sẽ thay thế một tuyên bố bất kỳ trước khi ký hợp đồng Tuy nhiên, một tuyên bố vật chất sai có thể là

cơ sở dẫn đến một hành vi sai lầm hay một hành vi pháp lý nào khác tại những thể chế quy định cấm các hành vi sai hoặc gây nhầm lẫn

Bên chuyển quyền giỏi đàm phán sẽ không hứa hẹn đảm bảo hay tuyên bố dưới hình thức bất kỳ, thể hiện rõ hay ám chỉ về vấn đề bất kỳ trong hợp đồng Tuy nhiên, tòa án không phải lúc nào cũng công nhận thực tế này, và để việc kinh doanh li-xăng có hiệu quả, tòa

án có thể sẽ buộc phải đưa các điều khoản còn bỏ trống vào hợp đồng Dưới đây là những điều khoản chính sẽ bị buộc phải đưa vào hợp đồng nếu không được thể hiện rõ:

Đảm bảo quyền

Bên chuyển quyền phải đảm bảo rằng họ có quyền đối với các quyền sở hữu trí tuệ và một đối tượng bất kỳ khác của li-xăng Khi một quyền có liên quan đến một gánh nặng tài chính nào đó, như một tài sản thế chấp hay đảm bảo, điều này cần phải được công bố

Phù hợp với mục đích

Khi một công nghệ được phát triển vì một mục đích cụ thể, bên được chuyển quyền sẽ cần được đảm bảo rằng công nghệ phải phù hợp với mục đích đó Việc bảo đảm này thường sẽ được cụ thể hóa theo các điều kiện vận hành thông thường, để đạt được các kết quả cụ thể ở một mức chi phí cụ thể

Các điều khoản ngoại lệ

Sẽ là không bình thường trong một li-xăng nếu cố gắng loại trừ trách nhiệm khi có vi phạm các điều kiện theo quy ước Nhìn chung, các điều khoản ngoại lệ sẽ được giải thích một cách chặt chẽ, bởi người ta thường quan niệm các bên tham gia hợp đồng đều có ý định chấp nhận các nghĩa vụ theo quy ước Mức độ chặt chẽ phù hợp với cách xây dựng hợp đồng có thể phụ thuộc một cách hợp lý vào mức độ các bên làm trái với các nghĩa vụ

đã được quy ước Các nghĩa vụ đã được quy ước theo luật pháp trong một hợp đồng thương mại thường là những nghĩa vụ mà một nhà kinh doanh trung bình sẽ nhận ra rằng nhà kinh doanh đó phải chấp nhận khi tham gia một loại hợp đồng cụ thể

(c) Các yêu cầu thực hiện

Do bên chuyển quyền sẽ phụ thuộc vào các nỗ lực của bên được chuyển quyền để đảm bảo doanh thu, sẽ là không bình thường nếu một thỏa thuận li-xăng yêu cầu bên được chuyển quyền “nỗ lực hết sức mình” để khai thác công nghệ được chuyển quyền sử dụng

Trước khi công nghệ được đưa ra thị trường, sẽ không dễ dàng xác định được chính xác thị trường chờ đợi điều gì từ bên được chuyển quyền và khi bắt đầu quan hệ li-xăng, các bên có thể thích tìm một biện pháp thay thế ít khắt khe hơn Tuy nhiên, giai đoạn này cũng là đối tượng của tương đối nhiều vụ kiện cáo Quả thực, khi chưa có thoả thuận rõ ràng, tòa án thường đòi hỏi nghĩa vụ nỗ lực hết sức mình để đem lại hiệu quả kinh doanh cho li-xăng

Một phán quyết tiêu biểu tại Mỹ liên quan đến vấn đề này là ở vụ Wood kiện Lucy, Lady

Duff-Gordon (1917) 118 NE 214, trong đó Cardozo J có liên quan đến việc cấp một

li-xăng độc quyền cho việc đưa ra thị trường các thiết kế thời trang Do đó, nguồn doanh thu duy nhất của bên chuyển quyền là tiền công cô ta nhận được khi bên được chuyển quyền bán được quần áo, và vì vậy, Thẩm phán cho rằng việc áp đặt nghĩa vụ bắt buộc bên chuyển quyền phải nỗ lực hết sức mình là hợp lý Lệnh áp đặt này sẽ không phải thực hiện nếu có sự đảm bảo về mức tiền phí li-xăng tối thiểu, và ngược lại sẽ phải thực hiện nếu không có khoản thù lao tối thiểu đó

Nguyên tắc chung là bên được chuyển quyền có nghĩa vụ tiến hành tất cả các bước theo khả năng của mình mà một người trung bình có thể làm được vì lợi ích của người đó để đạt được kết quả như mong muốn Việc xem xét thế nào là trung bình trong từng tình huống sẽ phụ thuộc vào bản chất, khả năng, năng lực và trách nhiệm của bên nhận chuyển giao trong từng hợp đồng cụ thể

(d) Cải tiến công nghệ

Hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi của li-xăng công nghệ là cả bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền đều có thể cải tiến công nghệ Hợp đồng li-xăng có thể quy định cấp ngược trở lại cho bên chuyển quyền những cải tiến này Việc cấp ngược trở lại này sẽ phải được thực hiện theo các quy định của luật cạnh tranh

Vấn đề gây tranh cãi là định nghĩa “cải tiến” Theo định nghĩa rộng, cải tiến là “tiến bộ kỹ thuật liên quan đến công nghệ đã được cấp li-xăng được thể hiện trong một sáng chế, kiểu dáng, thay đổi phần mềm, hoặc bí quyết có khả năng bảo hộ hoặc được bảo hộ bởi một bằng độc quyền sáng chế, một quyền về kiểu dáng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, hay bởi luật về bí mật thương mại, được tạo ra sau ngày có hiệu lực của một thỏa thuận li-xăng”

Theo quan điểm hẹp hơn, cải tiến được giới hạn ở tiến bộ kỹ thuật tương tự với sáng chế trong bằng độc quyền sáng chế đã được cấp li-xăng

Các khả năng liên quan đến cải tiến bao gồm:

(i) Cải tiến không thể sử dụng được mà không xâm phạm độc quyền của bên

chuyển giao;

(ii) Cải tiến được xem như có bắt nguồn chủ yếu vào bí quyết đã được cấp li-xăng; (iii) Cải tiến chức năng để: (a) giảm chi phí sản xuất; (b) tăng doanh số bán sản

phẩm; (c) tăng sản lượng

(iv) Cải tiến sản xuất ra các sản phẩm có các đặc điểm tương tự như sản phẩm hoặc

quy trình đã được cấp li-xăng; và

(v) Cải tiến liên quan đến tính cạnh tranh

Một lĩnh vực khó khăn mới liên quan đến cải tiến là cải tiến phần mềm máy tính, khi có thể phân biệt được thay đổi mã nguồn để giải quyết các vấn đề của phiên bản đầu tiên với việc nâng cấp mã nguồn nhằm cung cấp thêm các chức năng chưa tạo được trong phiên bản đã được cấp li-xăng

Một vấn đề quan trọng là công bố cải tiến UNIDO khuyến nghị rằng để tránh việc công

bố quá sớm, nên quy định rằng việc công bố phải được thực hiện sau khi đã nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc, trong trường hợp cải tiến chưa được đăng ký, sau lần khai thác thương mại đầu tiên Việc trì hoãn công bố sẽ đạt được ít nhất hai mục đích: một là tránh mất quyền bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế; hai là có thêm thời gian để xác định cải tiến là thực sự hữu ích chứ không phải sẽ bị ngừng lại sau khi nghiên cứu sâu hơn giá trị của nó

Các hình thức cấp li-xăng ngược trở lại cho bên chuyển quyền có thể bao gồm:

(a) Chuyển giao quyền, mặc dù phải tuân theo các quy định của luật cạnh tranh;

(b) Chuyển giao quyền sở hữu có bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng của bên được chuyển quyền Điều này sẽ trao cho bên chuyển quyền sở hữu quyền quản lý công nghệ; (c) Cấp ngược trở lại một li-xăng không độc quyền

6 Phí li-xăng

(a) Giới thiệu

Việc xem xét việc cấp một li-xăng có thể có nhiều hình thức Nó có thể được thực hiện dưới hình thức trả trước trọn gói, hoặc trả phí li-xăng, hoặc kết hợp cả hai hình thức này Một hình thức thanh toán khác là giá trị cổ phần trong doanh nghiệp được cấp li-xăng khai thác công nghệ Cũng có thể xem xét các hình thức khác như tài trợ hoạt động nghiên cứu, chỉ định ban cố vấn, quyền đầu tiên đối với các cải tiến và giải quyết các vụ kiện tụng còn tồn đọng Hình thức trả phí li-xăng thường gặp là tính tỷ lệ trả phí trên doanh số bán hàng Có thể là một khoản tiền tối thiểu phải trả hàng năm, theo một tỷ lệ nhất định hoặc một khoản trọn gói nếu chưa thu được lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng Li-xăng có thể được bắt đầu bằng việc trả một khoản trọn gói, cho đến khi thu được khoản lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng Nghĩa vụ trả một khoản trọn gói hoặc một khoản tiền tối thiểu phụ thuộc vào tính rủi ro của công nghệ Bên cấp li-xăng sẽ ở vị thế thuận lợi hơn khi đòi số tiền này nếu công nghệ đã được phát triển

Trong trường hợp li-xăng công nghệ ở nước ngoài, sẽ nảy sinh vấn đề loại tiền tệ thanh toán và tỷ giá quy đổi Ngày quy đổi tiền tệ có hiệu lực sẽ được lựa chọn Ngày này có thể

là ngày kết thúc một thời hạn tài chính hoặc một ngày nào đó khác nếu tỷ giá tiền tệ không ổn định Trong trường hợp chuyển giao ra nước ngoài, nhà nước của bên nhận chuyển giao có thể áp đặt việc kiểm soát tỷ giá tại thời điểm bất kỳ thậm chí cả khi tỷ giá

đó không còn được áp dụng vào thời điểm lập hợp đồng Do đó, phải có những quy định

có hiệu lực trong trường hợp việc kiểm soát tỷ giá khiến bên nhận li-xăng không thể chuyển tiền phí li-xăng hay các loại phí khác cho bên cấp li-xăng ngược trở lại nước của bên chuyển giao

Khi tỷ lệ phí li-xăng dựa vào một khoản cố định trên đơn vị, chỉ số lạm phát như CPI chẳng hạn sẽ được lựa chọn

Một quy định trong điều khoản về tiền phí li-xăng sẽ là bên cấp li-xăng có quyền kiểm tra tài khoản của bên nhận li-xăng

(b) Các khoản thanh toán trọn gói

Các khoản thanh toán trong các hợp đồng công nghệ thường được thực hiện dưới hình thức trọn gói, trả phí theo tỷ lệ hoặc kết hợp cả hai Các hợp đồng công nghệ thường liên quan đến việc chuyển giao các bí quyết có giá trị Vì lý do này, bên chuyển quyền thường yêu cầu một khoản thanh toán trọn gói ban đầu khi bên được chuyển quyền bắt đầu triển khai hợp đồng Khoản tiền này phải tương ứng với giá trị những thông tin đã được chuyển

các tri thức quan trọng theo quan điểm của bên chuyển quyền Nó cũng đề phòng khả năng không được thực hiện thanh toán nếu có vấn đề xảy ra khi triển khai li-xăng

Thanh toán một khoản trọn gói có thể sẽ là phù hợp sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm hoặc nghiên cứu khả thi

Hình thức thanh toán trọn gói có lợi thế là thủ tục đơn giản hơn trả phí theo tỷ lệ Bên được chuyển quyền cũng cảm thấy hài lòng hơn khi họ không phải công khai tài chính với bên chuyển quyền đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh Đối với bên chuyển quyền, lợi thế của loại hình thanh toán này là nguồn vốn kinh doanh của họ sẽ tăng ngay lập tức

Trong khi hình thức thanh toán trả trước thường được quy định trong các thỏa thuận có chứa bí quyết, các li-xăng không chứa bí quyết lại thường không có quy định này Theo quan điểm của bên chuyển quyền, điều này sẽ khuyến khích bên được chuyển quyền nỗ lực theo đuổi công nghệ Hình thức phổ biến nhất là bên chuyển quyền ở vị thế mạnh hơn

và yêu cầu trả một khoản phí tối thiểu Nếu bên được chuyển quyền giỏi đàm phán, họ có thể đòi hỏi không có các khoản phí trả trước hay tối thiểu nào một cách quyết liệt

Bên được chuyển quyền có thể phải thanh toán riêng phí dịch vụ kỹ thuật cụ thể mà bên chuyển quyền cung cấp liên quan đến li-xăng Những quy định này có thể được xem xét theo ba yếu tố chính (a) các chương trình đào tạo nhân lực cho bên được chuyển quyền, (b) các dịch vụ kỹ thuật cụ thể được thực hiện có sử dụng địa điểm và các thiết bị của bên chuyển quyền, và (c) chuyên gia kỹ thuật bên chuyển quyền cung cấp cho nhà máy của bên được chuyển quyền

Bên chuyển quyền thường sẽ đồng ý cung cấp dịch vụ đào tạo miễn phí, nhưng bên được chuyển quyền sẽ phải trả phí đi lại và ăn ở cho những người được đào tạo Các loại phí cho các mục (b) và (c) thường sẽ được tính theo giờ và ngày cho mỗi người, cộng thêm chi phí đi lại và ăn ở phát sinh trong trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy của bên được chuyển quyền

Số tiền thanh toán trả trước phụ thuộc vào một vài yếu tố:

o Đánh giá về giá trị công nghệ

o Li-xăng là độc quyền hay không độc quyền, có được phép cấp li-xăng thứ cấp hay không

o Có bao gồm ứng trước phí li-xăng hay không

o Tỷ lệ phí li-xăng phải trả

o Khoản phí li-xăng tối thiểu

o Khoảng thời gian phải trả phí li-xăng

Hình thức thanh toán một khoản trọn gói có thể được thực hiện định kỳ hoặc ghi nợ vào các khoản phí li-xăng trong tương lai

Li-xăng độc quyền thường quy định một khoản phí tối thiểu hàng năm được coi là khoản thu nhập đảm bảo hàng năm cho bên chuyển quyền Tuy nhiên, các thỏa thuận không độc quyền thường không có quy định này Nhìn chung, các bên thường tính toán khoản phí tối thiểu dựa trên cách tính toán truyền thống là doanh số bán hàng sau khi đã trừ các chi phí trong thời hạn hợp đồng Bên được chuyển quyền cần thận trọng khi chấp nhận các điều khoản về mức phí li-xăng tối thiểu bởi nó có thể là một gánh nặng tài chính khá lớn nếu phải lùi thời điểm bắt đầu triển khai sản xuất Nếu không, bên được chuyển quyền nên đàm phán bắt đầu trả phí li-xăng tối thiểu sau một thời gian khai thác ban đầu và sau đó sẽ tăng dần (sau năm năm hoặc hơn) lên một khoản tiền thống nhất giữa hai bên có giá trị trong suốt thời hạn của thỏa thuận

Theo quan điểm của bên chuyển quyền, các khoản phí tối thiểu trong một thỏa thuận xăng được quy định nhằm mục đích đảm bảo bên được chuyển quyền sẽ nỗ lực hết sức mình để khai thác công nghệ Các thỏa thuận này có thể quy định thời hạn kết thúc li-xăng nếu không trả phí tối thiểu hoặc rộng hơn, chuyển li-xăng từ dạng độc quyền sang không độc quyền Vì lý do này, nếu trả phí tối thiểu là điều không thể tránh khỏi trong thỏa thuận li-xăng, bên nhận li-xăng phải cố gắng đàm phán để đạt được quy định về khoản phí li-xăng tối thiểu khả thi và thỏa đáng

li-Việc đưa ra các quy định chuẩn xác về các khoản phí li-xăng tối thiểu là rất khó, bởi nó liên quan đến quá nhiều yếu tố Một trình tự hợp lý là cả bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền đều cố gắng xây dựng kế hoạch dự trù về doanh số bán hàng, hoặc sử dụng các dự đoán về thị trường dựa trên một nghiên cứu khả thi và sau đó, giảm các dự trù này xuống một tỷ lệ phần trăm thỏa đáng và cố định để đưa vào thỏa thuận

(b) Tỷ lệ trả phí li-xăng

Tỷ lệ trả phí li-xăng thường dựa trên tỷ lệ phần trăm các khoản thu nhập được kê là doanh

số bán sản phẩm có sử dụng công nghệ được cấp li-xăng, hoặc tỷ lệ phần trăm tổng giá trị sản phẩm bao gồm cả hay đã trừ các chi phí Rõ ràng, một vấn đề gây tranh cãi sẽ là định nghĩa về “giá trị sản phẩm” Ví dụ, trong một số trường hợp, đã nảy sinh vấn đề liệu giá sản phẩm có bao gồm cả các thiết bị phụ trợ hay không

Một phương pháp đảm bảo doanh thu cho bên chuyển quyền là quy định bên được chuyển quyền phải đảm bảo với bên chuyển quyền sẽ sản xuất ra một số lượng sản phẩm tối thiểu

mà dựa vào đó có thể trả được phí li-xăng tối thiểu Điều này thường được quy định trong

kế hoạch sản xuất tăng dần số lượng sản phẩm Nếu bên được chuyển quyền không đáp ứng được sản lượng tối thiểu, bên được chuyển quyền sẽ bị chất vấn về việc liệu đã nỗ lực hết sức hay chưa

(c) Sổ sách ghi chép và Kiểm toán

Khi có quy định về trả phí li-xăng, thỏa thuận li-xăng luôn quy định thêm phải duy trì các

sổ sách tài chính để bên chuyển quyền có thể kiểm toán

Theo thông lệ, bên được chuyển quyền phải ra một tuyên bố, được một đại diện thích hợp của bên chuyển quyền hoặc một kế toán công độc lập được cả hai bên công nhận (thường được áp dụng trong trường hợp các bên chưa biết nhiều về nhau trước đó) chứng nhận, trong đó tính toán các khoản phí li-xăng đến một độ chi tiết vừa đủ để bên nhận li-xăng kiểm định tính xác thực của chúng Thông thường, sẽ có một quy định bổ sung yêu cầu bên được chuyển quyền lưu các sổ sách tài chính cho phép bên chuyển quyền hoặc đại diện của mình xác định được tất cả các khoản thanh toán đã được thực hiện và tính chính xác của chúng Những tài liệu này có thể được bên chuyển quyền hoặc một công ty kiểm toán thứ ba được hai bên chấp nhận kiểm tra sau một thông báo phù hợp Nếu cần kiểm toán, thỏa thuận cũng cần quy định về việc bên nào sẽ phải chịu chi phí này