BUỔI THẢO LUẬN SỐ 4 NHÃN HIỆU

BUỔI THẢO LUẬN SỐ 4 NHÃN HIỆU 1. Trình bày điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ. 2. So sánh cơ chế bảo hộ nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng. 3. Tìm hai vụ việc thực tiễn minh hoạ cho hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Đọc, nghiên cứu Bản án số 13882012KDTMST ngày 13092012 của TAND Tp. HCM (gồm cả phần tình huống và bình luận) trong Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và trả lời các câu hỏi sau đây: 1 Phân tích điều kiện để một nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu “INTERBRAND” có phải là nhãn hiệu nổi tiếng theo Luật SHTT không? Vì sao?

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BUỔI THẢO LUẬN THỨ TƯ

NHÃN HIỆU

A Nội dung thảo luận tại lớp:

A.1 Lý thuyết:

1 Trình bày điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ.

 Điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 72 Luật SHTT thì nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng cácđiều kiện sau đây:

“Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc”.

“Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu với hàng hoá, nhãn hiệu của chủ thể khác.”

Vậy nhãn hiệu để có thể được bảo hộ, nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy đượcdưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu

tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc, đồng thời phải có khả năng phân biệt.Theo đó, pháp luật Việt Nam hiện không bảo hộ các nhãn hiệu dạng âm thanh hoặc mùihương do không nhìn thấy được ngay cả khi âm thanh hoặc mùi hương đó có khả năngphân biệt cao Dấu hiệu có khả năng phân biệt theo Điều 74 bao gồm:

– Các dấu hiệu dùng để làm nhãn hiệu là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được,nhận biết được bằng thị giác

– Từ ngữ bao gồm tên của công ty, doanh nghiệp, họ tên của cá nhân, tên địa lý haymột từ, cụm từ bất kỳ nào không cần có nghĩa, chỉ cần có khả năng phát âm

– Chữ cái và chữ số, đó là sự sắp xếp một hoặc nhiều chữ cái, một hoặc nhiều con sốhoặc sự kết hợp của cả chữ cái và con số.

– Các hình hoạ có thể là hình tả thực, hình vẽ, biểu tượng và cả các sự thể hiệnkhông gian hai chiều của hàng hoá hoặc bao bì

– Dấu hiệu là màu sắc đó là sự phối kết hợp màu sắc hoặc chính bản thân màu đókết hợp với các từ ngữ, hình ảnh

– Dấu hiệu ba chiều, một điển hình của dấu hiệu ba chiều là hình dạng của hàng hoáhoặc bao bì của chúng

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một

số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễnhận biết, dễ ghi nhớ Theo đó, một số dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt tựthân như:các biểu tượng hình vẽ tên gọi thông thường của hàng hóa dịch vụ các dấu hiệuchỉ địa điểm nguồn gốc địa lý phương pháp sản xuất hoặc các đặc tính mô tả hàng hóadịch vụ Các hình đơn giản chữ số chữ cái Tuy nhiên luật sở hữu trí tuệ cũng thừa nhậnkhả năng một số dấu hiệu nêu trên có thể dần dần đạt được khả năng phân biệt nhiều quátrình đầu tư tiếp thị và truyền thông của doanh nghiệp Ví dụ như nhãn hiệu “TCL” chỉgồm các chữ cái của một công ty điện tử Trung Quốc, nhãn hiệu thuốc lá “555” chỉ gồmcác chữ số hay các nhãn hiệu “bia Sài Gòn” hoặc “Vang Đà Lạt” (tên hàng hóa + địađiểm sản xuất) đã đạt được khả năng phân biệt qua một quá trình sử dụng đến trướcthời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ và do vậy sẽ được chấp nhận bảo

Đối với nhãn hiệu thông thường phải xúc tiến thủ tục đăng ký gồm 2 điều kiệntrên:

– Phải nhìn thấy được

– Phải có khả năng phân biệt

Các dấu hiệu không được bảo hộ theo điều 73 luật sở hữu trí tuệ gồm có:

– Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ quốc kỳcủa các nước.

– Các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng cờ huyhiệu tên viết tắt tên đầy đủ của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị của Việt Nam

và quốc tế

– Hình và hình học đơn giản (thí dụ hình tròn, hình tam giác, hình elip được thể hiệndưới dạng rời rạc hoặc đơn lẻ, hoặc các hình vẽ quá rắc rối phức tạp nhiều đườngnét kết hợp, chồng chéo lên nhau…) chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữkhông thông dụng trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhậnrộng rãi với danh nghĩa là một nhãn hiệu (thí dụ các ký tự không có nguồn gốc Latinh như chữ Ả Rập, chữ Slavo, chữ Nhật Bản, chữ Triều Tiên,…) không đượcbảo hộ tại Việt Nam vì đa số người tiêu dùng, dấu hiệu trên là các yếu tố hình xa

lạ, khó nhận biết, khó nhớ Tuy nhiên, trừ những nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếngqua quá trình sử dụng được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi như nhãnhiệu 555 dùng cho thuốc lá, nhãn hiệu 333 dùng cho sản phẩm bia Tóm lại, về cơbản các dấu hiệu trên không có khả năng phân biệt nên không được đăng kí lànhãn hiệu Theo luật nhãn hiệu của nước Đức thì từ chối đăng kí các nhãn hiệunày hoặc chỉ chấp nhận khi ít nhất ba chữ cái hoặc con số được kết hợp hoặc vớichữ cái thì phải có khả năng phát âm

– Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ (thí dụ hình con rắn nhà nọc độc trên đĩađối với các sản phẩm dược, hay chữ R có hình tròn bao quanh bởi đó là dấu hiệu

đã được bảo hộ độc quyền) hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằngbất kì ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên nhiều người biết đến.Thí dụ, bún bò Huế, nước mắm, cà phê, rượu vang, nước cam và hình quả cam…những dấu hiệu trên đã trở thành tên gọi chung cho sản phẩm

– Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chấtlượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tínhchất mô tả hàng hoá, dịch vụ (những dấu hiệu này thuộc đối tượng của nhãn hàng

hoá nhằm thông tin về hàng hoá đó) Thí dụ, bánh kẹo Hải Hà được sản xuất tại

Hà Nội với thành phần gồm bột gạo, đường, sữa, bơ,

– Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh (thí dụ: công ty tráchnhiệm hữu hạn… hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại…)

– Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lí của hàng hoá, dịch vụ Thí dụ, nước mắm Phú Quốc,

cà phê Buôn Mê Thuột Các dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lí về cơ bản không có khảnăng phân biệt, chúng gợi cho người tiêu dùng một sự liên tưởng đến tên địa lí, chỉdẫn về nơi sản xuất hàng hoá hoặc các thành phần sử dụng trong hàng hoá, hoặcphụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, chỉ ra các đặc tính của hàng hoá gắn liền với xuất

xứ của chúng, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãivới danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng kí dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặcnhãn hiệu chứng nhận quy định của luật này

– Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầmlẫn với nhãn hiệu đã được đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên

cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợpđơn đăng kí được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng kí nhãn hiệu được nộptheo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của ngườikhác đã được thừa nhận và sử dụng rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặctương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đượchưởng quyền ưu tiên

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của ngườikhác đã đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng kí nhãn hiệu

đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm Trừ trường hợp việc sử dụng được bắtđầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệulực

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổitiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng

hoá dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng kí cho hàng hoá, dịch vụ khôngtương tự, nếu sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệtcủa nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng kí nhãn hiệu nhằm lợi dụng của nhãn hiệu nổitiếng.

– Ví dụ, sử dụng nhãn hiệu COCACOLA cho sản phẩm may mặc tuy không trùngvới hàng hoá là nước giải khát nhưng không được bảo hộ hoặc sử dụng dấu hiệutương tự gây nhầm lẫn như COCACOTA, hoặc COKECOLA…

– Dấu hiệu trùng tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khácnếu việc sử dụng đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hànghoá, dịch vụ

– Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sửdụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lícủa hàng hóa

– Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp củangười khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng kí kiểu dáng công nghiệp có ngàynộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày ưu tiên của đơn đăng kí nhãnhiệu

 Đối với nhãn hiệu nổi tiếng: Không cần phải đăng ký chỉ cần đã được sử dụng và

nhận biết rộng rãi

Các tiêu chí đánh giá là một nhãn hiệu nổi tiếng:

- Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến đến nhãn hiệu

- Phạm vi lưu hành sản phẩm

- Dân số hoặc số lượng hàng hóa hay dịch vụ đã cung ứng

- Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu

- Uy tín của sản phẩm mang nhãn hiệu

- Số lượng quốc gia bảo hộ hai công nhận nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng

2 So sánh cơ chế bảo hộ nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng.

*Giống nhau:

– Cở sở pháp lý: Điều 72 Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009

Đối với nhãn hiệu hay nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ cần phải đáp ứng điều kiệnnhư nhau:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình bachiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch

vụ của chủ thể khác

*Khác nhau

Tiêu chí Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi

tiếng Khái niệm Khoản 16 Điều 4 luật SHTT

2005 sửa đổi, bổ sung 2009:

“nhãn hiệu là dấu hiệu dung

để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

Khoản 20 Điều 4 luậtSHTT2005 sửa đổi, bổ sung

2009 : “nhãn hiệu nổi tiếng

là nhãn hiệu được người tiêu dung biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

Thời hạn Theo quy định tại Điều 93 luật Đến khi nhãn hiệu này không

SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung

2009 thì có thời hạn là mườinăm và có thể gia hạn nhiều lầnliên tiếp, mỗi lần mười năm

còn đáp ứng được các tiêu chíđánh giá nhãn hiệu nổi tiếngtại Điều 75 luật SHTT 2005sửa đổi, bổ sung 2009

Cơ chế bảo hộ trong

việc đăng ký.

Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ cóquyền phản đối việc đăng kýhoặc yêu cầu hủy bỏ giấychứng nhận đăng ký nhãn hiệuđối với các dấu hiệu trùng hoặctương tự gây nhầm lẫn đối vớihàng hóa, dịch vụ

Tại điểm i khoản 2 Điều 74luật SHTT 2005 sửa đổi, bổsung 2009 có quy định dấuhiệu trùng hoặc tương tự đếnmức gây nhầm lẫn với nhãnhiệu được coi là nổi tiếng củangười khác đăng ký cho hànghóa, dịch vụ trùng hoặc tương

tự với hàng hóa, dịch vụ mangnhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng

ký cho hàng hóa, dịch vụkhông tương tự nếu việc sửdụng dấu hiệu đó có thể làmảnh hưởng đến khả năng phânbiệt của nhãn hiệu nổi tiếnghoặc việc đăng ký nhãn hiệunhằm lợi dụng uy tín của nhãnhiệu nổi tiếng

Cơ chế bảo hộ trong

việc bảo hộ hành vi

xâm phạm

Cơ chế bảo hộ trong việc bảo

hộ hành vi xâm phạm cho sảnphẩm trùng hoặc tương tựkhông được cho sản phẩm khácloại Nhãn hiệu nổi tiếng:

được quy định ở điểm d khoản

Sử dụng dấu hiệu trùng hoặctương tự với nhãn hiệu nổitiếng hoặc dấu hiệu dưới dạngdịch nghĩa, phiên âm từ nhãnhiệu nổi tiếng cho hàng hoá,dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng

1 Điều 129 SHTT 2005 sửađổi, bổ sung 2009.

hoá, dịch vụ không trùng,không tương tự và không liênquan tới hàng hoá, dịch vụthuộc danh mục hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu nổitiếng, nếu việc sử dụng có khảnăng gây nhầm lẫn về nguồngốc hàng hoá hoặc gây ấntượng sai lệch về mối quan hệgiữa người sử dụng dấu hiệu

đó với chủ sở hữu nhãn hiệunổi tiếng

3 Tìm hai vụ việc thực tiễn minh hoạ cho hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Vụ việc 1:

Công ty Hoài Nam (nguyên đơn) khởi kiện Công ty Phù Đổng Thiên Vương, do ôngLâm làm chủ Nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương làm đại diện theo ủy quyền (bị đơn) vềhành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu “Phù Đổng và hình” của công ty HoàiNam đã được bảo họ cho loại dịch vụ “mua bán đồ ăn thức uống” Tòa phúc thẩm buộccông ty Phù Đổng Thiên Vương do ông Lâm là chủ không được phép sử dụng nhãn hiệuhàng hóa mang biển hiệu Nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương và sử dụng logo có hìnhngười cưỡi ngựa và dòng chữ Nhà hàng Phù Đổng Thiên vương ở bao bì đũa ăn và bao bìgiấy ăn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải khát.1

Vụ việc 2:

Tóm tắt vụ việc - cơ sở Ngân Anh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Bảo Xuân” đang được bảo hộ của công ty Ích Nhân:

Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân phân phối sản phẩm Bảo Xuân dưới dạngthực phẩm chức năng phục vụ cho sức khỏe và sắc đẹp phụ nữ Công ty cũng đã đăng kýquyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của sản phẩm này và đã được cục SHTT thuộc Bộ Khoa học

và Công nghệ chấp thuận cấp giấy chứng nhận

Tuy nhiên, cơ sở Ngân Anh lại tung ra thị trường nhiều loại sản phẩm cũng làm đẹpcho phụ nữ như Ích Nhân, nhưng lại lấy luôn nhãn hiệu “Bảo Xuân” của công ty ÍchNhân dập lên bao bì sản phẩm

Với việc này, Công ty Ích Nhân thấy mình bị xâm phạm nhãn hiệu liền khiếu nại lêncác cấp có thẩm quyền Các cơ quan chức năng đã vào cuộc:

Cơ sở Ngân Anh được xác định là đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “BảoXuân” đang được bảo hộ của công ty Ích Nhân Cơ sở Ngân Anh này đã bị xử phạt về cáchành vi của mình và đã được áp dụng các biện pháp xử lý, khắc phục khác

Cơ sở Ngân Anh tiến hành đăng ký nhãn hiệu Bảo Xuân tại Cục SHTT nhưng bị từchối công nhận với lý do: tên nhãn hiệu của cơ sở Ngân Anh vi phạm điểm e, g khoản 2Điều 47 Luật sở hữu trí tuệ

Vì không đăng ký được tên nhãn hiệu, cơ sở Ngân Anh khởi kiện cục SHTT Tòa sơ

thẩm Hậu Giang xác định hai sản phẩm nằm ở hai danh mục khác nhau không thể

xâm phạm nhãn hiệu của nhau.

Tuy nhiên, trong Quyết định số 69/QĐKNPT-P10 của Viện Kiểm sát Nhân dân(KSND) tỉnh Hậu Giang nêu rõ: “Căn cứ vào các chứng cứ được thể hiện trong hồ sơ vụkiện, các chứng cứ mà đương sự cung cấp tại phiên tòa và kết quả giám định đã nêu có

căn cứ để xác định Quyết định số 11692/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục SHTT từ chối

cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bảo Xuân cho Cơ sở Ngân Anh là có căn

cứ” “Quyết định kháng nghị toàn bộ Bản án số 13/2015-HC-ST ngày 22/9/2015 của

TAND tỉnh Hậu Giang theo thủ tục phúc thẩm Đề nghị TAND Tối cao xét xử phúc thẩmtheo hướng sửa án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của Cơ sở Ngân Anh, giữ nguyênQuyết định số 11692/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục SHTT”

Theo Cục SHTT, cách thức diễn giải của tòa án về sự khác nhau giữa sản phẩmmang nhãn hiệu Bảo Xuân của Công ty Ích Nhân và sản phẩm mang dấu hiệu “BảoXuân” của Cơ sở Ngân Anh là không đúng, không phù hợp quy định của pháp luật hiện

hành tại mục 39.9b của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN Hai sản phẩm thực tế có cùng

bản chất làm đẹp và có cùng các kênh phân phối là siêu thị, cửa hàng thuốc Điều

này được chứng minh thông qua các biên bản kiểm tra, hàng loạt cửa hàng có sản phẩmnhãn hiệu Bảo Xuân của Cơ sở Ngân Anh bị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xử phạt

từ năm 2012 đến nay

Theo luật sư Nguyễn Minh Hương, Trưởng Văn phòng Luật sư A Hòa (181/3 CáchMạng Tháng Tám, Phường 5,Quận 3, Hồ Chí Minh) “Việc Tòa án Hậu Giang dựa trênviệc phân loại vào hai (02) nhóm khác nhau của danh mục sản phẩm để cho rằng sảnphẩm của Công ty Ích Nhân và Cơ sở Ngân Anh là khác nhau là nhận định phiến diện bởi

vì việc phân loại hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu theo Bảng phân loại quốc tế về sảnphẩm và dịch vụ là để sắp xếp thông tin nhãn hiệu phục vụ cho mục đích đăng ký, tra cứu

và quản lý nhãn hiệu, việc phân loại này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc đánh

giá khả năng phân biệt, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu”

A.2 Bài tập:

Đọc, nghiên cứu Bản án số 1388/2012/KDTM-ST ngày 13/09/2012 của TAND Tp.

HCM (gồm cả phần tình huống và bình luận) trong Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ

Việt Nam và trả lời các câu hỏi sau đây: