Bao cao ra soat luat so huu tri tue

41h1.1.Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạtđộng theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

TS Dương Tử Giang, TS Phạm Vũ Khánh Toàn

MỤC I - PHẦN MỞ ĐẦU

Bối cảnh của hệ thống văn bản pháp luật SHTT được rà soát trong Báo cáo này

Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2005 và cóhiệu lực vào ngày 01/07/2006 (Luật SHTT 2005) Luật SHTT 2005 ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang trong giaiđoạn đàm phán ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới gọi tắt là WTO với mục tiêu đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệpđịnh TRIPS, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy hoạt động bảo hộ quyền sởhữu trí tuệ tại Việt Nam và hội nhập quốc tế

Luật SHTT 2005 qui định về bảo hộ quyền tác giả, các quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu côngnghiệp, quyền đối với giống cây trồng và thực thi quyền đối với các quyền nêu trên

Trước khi Luật SHTT 2005 ra đời, các qui định cơ bản về bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở Việt Nam được quiđịnh trong Bộ luật dân sự 1996 Các văn bản hướng dẫn thực hiện các qui định này được qui định rải rác trongnhiều văn bản pháp luật dưới các hình thức Nghị định, Thông tư và Chỉ thị Luật SHTT 2005 ra đời không chỉ tậphợp, kế thừa mà còn sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa và nâng cao tính pháp lý của những qui định này nhằm tạo ramột hệ thống pháp luật SHTT thống nhất, đầy đủ, hiệu quả và đủ mạnh ở Việt nam, đáp ứng những yêu cầu củaHiệp định TRIPS và phù hợp với thông lệ quốc tế Luật SHTT 2005 đồng thời cũng khắc phục những thiếu sót và

giảm tối đa những mâu thuẫn, chồng chéo của các qui định về SHTT trong các văn bản pháp luật khác nhau, và do

đó giúp việc thực hiện luật thuận lợi hơn.1

Để cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự và Luật SHTT 2005, các văn bản pháp luật như Nghị định vàThông tư cũng đã được ban hành kịp thời bao gồm:

• Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật SHTT về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 122/2010/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 (“Nghị định 103”);

• Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT, được sửa đổi, bổ sung theo quy định

của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 (“Nghị định 105”);

• Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp (“Nghị định 97”);

• Nghị định số 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự,

Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (“Nghị định 100”);

• Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về việc qui định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật SHTT về quyền đối với giống cây trồng (“Nghị định 104”);

• Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (“Thông tư 01/2007”);

1 Ví dụ, trước khi Luật SHTT, các qui định điều chỉnh việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được qui định trong Bộ luật dân sự 1996, Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 qui định chi tiết một số điều của Bộ luật dân sự về sở hữu công nghiệp (được sửa đổi bổ sung theo qui định của Nghị định 06/2001 ngày 01/02/2001 và Thông tu 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 hướng dẫn thi hành Nghị định 63/CP Các qui định điều chỉnh việc xác lập và bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ khác như bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp được qui định trong Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày ngày 03 tháng 10 năm 2000 Các qui định về bảo hộ giống cây trồng mới được qui định trong Nghị định số 13/2001/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/05/2001.

• Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu

công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (“Thông

Ngày 19/06/2009, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 36/2009/QH12 sửađổi bổ sung một số điều của Luật SHTT 2005

Hiện nay mặc dù hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, khá hoàn chỉnh và khá phùhợp với các tiêu chuẩn của các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia,tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, song vẫn cần thiết phải tiếp tục được hoànthiện cả về nội dung và hình thức để bảo đảm hơn nữa tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, công bằng khả thi, đầy

đủ và hiệu quả của hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, phù hợp hơn với thực tiễn ở Việt Nam cũng nhưphù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Với mục tiêu như vậy, việc rà soát Luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namkhóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, được sửa đổi bổ sung theo qui định của Luật số 36/2009/QH12sửa đổi bổ sung một số điều của Luật SHTT được Quốc hội khóa XII, kỳ hợp thứ 5 thông qua ngày 19/06/2009

(sau đây gọi chung là “Luật SHTT”) và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn luật này (như liệt kê ở trên) được

thực hiện nhằm chỉ ra những thiếu sót về nội dung và hình thức trên cơ sở những khó khăn thực tiễn đang gặp phảitrong quá trình thực hiện luật này và so sánh đối chiếu với các hiệp ước quốc tế liên quan, đồng thời đề xuấtkhuyến nghị để khắc phục những thiếu sót đó.

TIÊU CHÍ RÀ SOÁT

ST

1 Tính minh bạch - Rõ ràng về hình thức:

+ Ngôn ngữ sử dụng có chính xác, dễ hiểu không?

+ Diễn đạt có rõ ràng không? Có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau không?

- Rõ ràng trong các quy định áp dụng cho doanh nghiệp:

+ Rõ ràng về quyền và nghĩa vụ không?

+ Rõ ràng về các trình tự, thủ tục, chi phí (thời gian, phí, lệ phí) không?

- Có nguy cơ cho nhũng nhiễu, tham nhũng không?

2 Tính thống nhất - Có tuân thủ với các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn không?

- Có mâu thuẫn giữa các quy định trong bản thân văn bản đó không? Có mâu thuẫn với cácvăn bản pháp luật khác không?

- Có tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia không?

3 Tính hợp lý - Có đơn giản hóa được các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, giảm chi phí cho

doanh nghiệp không?

- Có đưa ra những quy định bất hợp lý, cản trở quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp không?

- Có phù hợp với sự phát triển bền vững (về trách nhiệm của doanh nghiệp, về lợi ích của người tiêu dùng, về nguyên tắc cung-cầu và cạnh tranh bình đẳng…) không?

- Có phân biệt đối xử không?

4 Tính khả thi - Có khả năng doanh nghiệp thực hiện được trên thực tế không?

- Có khả năng cơ quan Nhà nước thực hiện trên thực tế được không? (điều kiện về tổ chức,nhân lực, vật lực)

MỤC II- NHỮNG NỘI DUNG RÀ SOÁT VÀ KHUYẾN NGHỊ

Việc rà soát được tập trung thẳng vào những điểm mà chúng tôi cho rằng văn bản pháp luật như đề cập ở trênkhông hoặc chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí đề ra, tiêu chuẩn quốc tế, và/hoặc những qui định mà khi áp dụng vẫncòn nhiều vướng mắc trong thực tiễn đối với cả cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc chủ sở hữu các đối tượng sởhữu trí tuệ

I RÀ SOÁT CÁC QUI ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT SHTT

Tính hợp lý

Thực tiễn áp dụng

Phí và lệ phí cho việc nộp đơn xin bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hiện nay vẫn áp dụng thống nhất cho cả chủ thể Việt nam lẫn chủ thể nước ngoài (theo nguyên tắc đối xử quốc gia) nên xảy

ra tình huống là nếu mức phí phù hợp với tác giả trong nước thì lạiquá thấp đối với người nộp đơn nước ngoài, gây thất thu ngân sách, còn nếu mức phí phù hợp với người nộp đơn nước ngoài thì lại quá cao với tác giả trong nước, không khuyến khích người Việtnam nộp đơn

từ các nước có thu nhập trên 10.000 USD hoặc đến từ các tập đoàn lớn có hàng ngàn nhân viên nên theo cách trên có thể phân biệt đối xử đối với người Việt nam và người nước ngoài mà không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt nam Trên thực tế nhiều nước, ví dụ Mỹ, cũng có những qui định tương tự (35 U.S.C 41h(1)).

1.Là doanh nghiệp, hợp tác

xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạtđộng theo quy định của pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật

sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;

Tính thống nhất

Việc không cho phép các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoàithành lập tại Việt Nam cung cấp dịch vụ ĐDSHCN là không phùhợp với cam kết WTO của Việt Nam vì điều này trái với cam kết

về Mở cửa Thị trường và cam kết Đối xử Quốc gia trong dịch vụpháp lý Cụ thể như sau:

1 Dịch vụ pháp lý là dịch vụ Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường và áp dụng đối xử quốc gia:

Điều XVI.2 của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS)của WTO chỉ cho phép Thành viên của WTO duy trì các quy định

về giới hạn mở cửa thị trường nếu các giới hạn đó đã được quyđịnh cụ thể tại Biểu cam kết về dịch vụ của chính Thành viên đó.Tương tự, Điều XVII của GATS yêu cầu tất cả các Thành viênWTO phải dành cho các dịch vụ đã được quy định tại Biểu camkết nguyên tắc Đối xử Quốc gia mà theo đó doanh nghiệp trong vàngoài nước được đối xử bình đẳng

Theo cam kết WTO của Việt Nam về dịch vụ pháp lý tại Biểu camkết về dịch vụ, Việt Nam

 cho phép tổ chức Luật sư nước ngoài được có hiện diện thươngmại tại Việt Nam; và

 không hạn chế trong đối xử quốc gia trong hoạt động giữadoanh nghiệp trong và ngoài nước (có nghĩa là doanh nghiệptrong và ngoài nước được đối xử công bằng như nhau);

2 Dịch vụ ĐDSHCN là một phần của dịch vụ pháp lý được

cam kết mở cửa và đối xử quốc gia theo WTO:

Theo Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam dịch pháp lý là dịch

vụ thuộc phân loại CPC861, bao gồm các phân ngành sau:

 8611 – Dịch vụ tư vấn và đại diện pháp luật trong các lĩnh vựcluật pháp khác nhau

 8612 – Dịch vụ tư vấn và đại diện pháp luật trong thủ tục pháp

lý trong các vụ việc trước các cơ quan tài phán, ban ngành v.v…

 8613 – Dịch vụ giấy tờ pháp lý và chứng nhận

 8619 – Dịch vụ thông tin và tư vấn pháp lý khác

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp rơi vào nhóm dịch vụ 86120và/hoặc 8619 Cụ thể là:

- nhóm 86120 gồm “Dịch vụ tư vấn và đại diện pháp luật đối vớicác thủ tục pháp lý trước các cơ quan tài phán, ban ngành, v.v…”Theo chú thích của CPC, nhóm này bao gồm “dịch vụ tư vấn vàđại diện trong các thủ tục tố tụng, và dịch vụ soạn thảo các vănbản pháp lý liên quan đến các thủ tục bắt buộc

Dịch vụ này bao gồm việc đại diện một khách hàng trước các cơquan nhà nước (chẳng hạn trước cơ quan tài phán hành chính).Nhóm dịch vụ này còn bao gồm việc bào chữa cho một vụ việctrước một cơ quan có thẩm quyền không phải là tòa án và cáccông việc liên quan đến luật pháp khác Các dịch vụ liên quan đếnluật pháp khác bao gồm công việc nghiên cứu và các công việckhác nhằm chuẩn bị cho một vụ việc không phải là vụ việc tố tụng(ví dụ: nghiên cứu chứng cứ, phỏng vấn nhân chứng, xem xét cácbản báo cáo) và thực hiện các công việc sau tố tụng.”

- nhóm dịch vụ 8619: “ các dịch vụ tư vấn và thông tin khác”

Cũng theo Biểu cam kết về dịch vụ, Việt Nam đã liệt kê hai ngoạitrừ dưới đây ra khỏi cam kết về đối xử quốc gia và mở cửa thịtrường liên quan đến nhóm dịch vụ pháp lý:

i Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hay đạidiện cho khách hàng của mình trước tòa án Việt Nam; và

ii Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan đếnpháp luật Việt Nam

Như đã trình bày trên đây, rõ ràng dịch vụ ĐDSHCN không thuộcnhóm dịch vụ loại trừ do vậy các cam kết về Mở cửa Thị trường

và Đối xử Quốc gia sẽ áp dụng đối với dịch vụ ĐDSHCN

Việc không cho phép các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cung cấp dịch vụ ĐDSHCN là một hình thức giới hạn được liệt kêtại Điều XVI.2 của GATS3 mà thành viên WTO không được phép duy trì hoặc áp dụng trừ khi hình thức giới hạn này đã được quy định cụ thể tại Biểu cam kết về dịch vụ Do dịch vụ ĐDSHCN thuộc nhóm dịch vụ pháp lý mà Việt Nam đã cam kết như trình bày trên đây và việc không cho phép các tổ chức hành nghề luật

sư nước ngoài cung cấp dịch vụ này không hề được quy định trong Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam, nên việc áp dụng hoặc duy trì sự giới hạn này là không phù hợp với quy định tại Điều XVI.2 của GATS Tương tự, việc cấm các tổ chức hành nghềluật sư nước ngoài cung cấp dịch vụ ĐDSHCN có nghĩa là các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài bị đối xử kém ưu đãi hơn so với các tổ chức hành nghề luật sư trong nước và việc này là vi pham Điều XVII của GATS

Khuyến nghị:

Do dịch vụ ĐDSHCN không thuộc các dịch vụ pháp lý loại trừ trên đây, nên cam kết về Mở cửa

Thị trường và nguyên tắc Đối xử Quốc gia phải được áp dụng Hay nói cách khác, theo như camkết gia nhập WTO, các tổ chức hành nghề luật sư trong nước và các tổ chức hành nghề luật sưnước ngoài là hoàn toàn bình đẳng trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý (trừ các ngoài trừ nêutrên), bao gồm cả dịch vụ ĐDSHCN.

Vì vậy, đề nghị bỏ cụm từ “trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam” ra khỏi Khoản 1, Điều 154 của Luật SHTT.

Tính hợp lý

Thực tiễn áp dụng

Hiện nay hình thức xử lý vi phạm quyền SHTT được áp dụng phổbiến là xử phạt hành chính vì thủ tục nhanh chóng, ít tốn kém Tuynhiên cách làm này có nhiều bất cập Thứ nhất là những tranhchấp phức tạp, kéo dài như tranh chấp về sáng chế thì không thểgiải quyết thông qua xử phạt hành chính Thứ hai, việc chỉ ápdụng xử phạt hành chính sẽ biến việc xử lý vi phạm quyền SHTTthành độc quyền của một số cơ quan quản lý nhà nước Thế nhưngnhìn từ một khía cạnh khác thì có thể thấy rằng hệ thống tòa ánhiện nay chưa đủ năng lực để xét xử các vụ án phức tạp liên quanđến quyền SHTT, mọi phán quyết của tòa đều phải dựa trên ý kiếnchuyên môn của Cục SHTT mà cơ quan này nhiều khi lại là mộtbên tranh chấp

Tính thống nhất

Thực tiễn áp dụng

Xử phạt vi phạm hành chính là xử lý hành vi xâm phạm trật tựcông, quyền quản lý nhà nước về SHTT, nên không cần xem xétđến yếu tố có gây thiệt hại hay không Nếu hành vi xâm phạm có

trong

lĩnh vực

SHTT

một trong các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đây bị xử phạt vi phạm hành chính:

a) Xâm phạmquyền sở hữu trí

tuệ gây thiệt hại

cho tác giả, chủ

sở hữu, ngườitiêu dùng hoặccho xã hội;

gây thiệt hại cho cá nhân thì phải giải quyết thông qua vụ án dân

sự để đòi bồi thường Việc đưa điều kiện “gây thiệt hại” vào điềunày gây khó khăn cho quá trình thực thi

Tính minh bạch

Thực tiễn áp dụng

Điều 60, khoản 1, Luật SHTT qui định về tính mới của sáng chế

Để làm cho điều này trở nên rõ ràng hơn đề nghị bổ sung thêm

cụm từ “đến mức chuyên gia trung bình trong lĩnh vực này có thể thực hiện được sáng chế” như sau:

« Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai đến mức dựa vào đó chuyên gia trung bình trong lĩnh vực này có thể thực hiện được sáng chế mà không cần vận dụng thêm khả năng sáng tạo, dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên ”Khoản 3 Điều 60 qui định về các trường hợp miễn trừ đối với tính mới nhưng lại không qui định miễn trừ đối với tính sáng tạo Do

đó có thể làm cho người nộp đơn hiểu rằng mặc dù được miễn trừ

về tính mới nhưng sáng chế vẫn có thể bị từ chối về tính sáng tạo khi bị đối chứng với chính bản thân sáng chế này Do đó khoản 3 điều 60 nên sửa thành: “3 Sáng chế không bị coi là đã bị bộc lộ công khai nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng

Mục b khoản 3: “Sáng chế được người có quyền đăng ký quy địnhtại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học” nên sửa thành “Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học hoặc bộc lộ dưới dạng thí nghiệm khoa học” để bao gồm cả

trường hợp tác giả sáng chế phải tiến hành thí nghiệm khoa học trên qui mô rộng lớn (ví dụ các sáng chế liên quan đến các hệ thống lớn như điện lực, viễn thông hoặc các sáng chế phải thử nghiệm trên qui mô một vùng rộng lớn) nhằm thu thập dữ liệu phục vụ cho việc hoàn thiện sáng chế để nộp đơn.

Tốt hơn cả là tách biệt Điều 60 thành hai điều luật riêng rẽ trong

đó một điều luật qui định thế nào là bộc lộ công khai và các điều khoản miễn trừ đối với việc bị bộc lộ công khai, một điều luật qui định về tính mới Như vậy các miễn trừ về bộc lộ công khai sẽ được hiểu là cũng được áp dụng cho việc thẩm định tính sáng tạo của sáng chế

a) Sáng chế bị người khác bộc lộ nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng

báo cáo khoa học hoặc bộc lộ dưới dạng thí nghiệm khoa học;

c) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận

là chính thức.”

Điều 60b

“Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên”

Tính hợp lý

Thực tiễn áp dụng

Điều 86, khoản 1, mục b) qui dịnh quyền nộp đơn đối với sáng chế công vụ thuộc về tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện, hoặc người sử dụng lao động v.v Điều 135 cũng qui định chủ sở hữu sáng chế có trách nhiệm trả tiền thù lao cho tác giả sáng chế Tuy nhiên, nếu tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn cho sáng chế công vụ nêu trên mà không thực hiện quyền này, ví dụ để

sử dụng dưới dạng know-how hoặc vì đã trót đầu tư nhiều cho công nghệ cũ nên không muốn thay đổi sang công nghệ mới nên không nộp đơn để giữ bí mật về sáng chế, thì tác giả có thể sẽ không được hưởng khoản thù lao nêu trên

b) nếu tổ chức cá nhân có quyền nộp đơn quyết định sử dụng sáng chế như một bí mật kinh

doanh thì vẫn có nghĩa vụ thanh toán khoản thù lao tương ứng cho tác giả sáng chế.

Tính minh bạch;

Tính thống nhất

Công ước Pariss Điều 4.D(3)

Các nước thành viên Liên minh có thể yêu cầu bất kỳ người nào xin hưởng quyền ưu tiên nộp bản sao của đơn (bản mô tả, hình

vẽ ) đã được nộp trước đó Bản sao này, được cơ quan có thẩm quyền đã nhận đơn đó xác nhận, sẽ không cần phải có thêm bất kỳ

sự xác nhận nào khác, và trong mọi trường hợp có thể được nộp miễn phí vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng ba tháng kể từ ngàynộp đơn tiếp theo Các nước thành viên có thể yêu cầu rằng bản sao này phải được kèm theo bởi giấy xác nhận ngày nộp đơn đó

do chính cơ quan có thẩm quyền nêu trên cấp, và kèm theo bản dịch

Khuyến nghị :

Tất cả các văn bản pháp qui đều không qui định thời hạn nộp bản sao đơn ưu tiên.Do thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng từ ngày nộp đơn nên trong vòng 1 tháng thẩm định viên phải ra thông báo yêu cầu người nộp đơn bổ sung tài liệu Do thời hạn trả lời thông báo thẩm định hình thức là 1 tháng nên tối đa là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn người nộp đơn phải nộp bản sao đơn ưu tiên Trong khi đó Điều 4 của Công ước Pari qui định thời hạn này là 3 tháng Do đó, cần bổ sung qui định về thời hạn nộp bản sao đơn ưu tiên là 3 tháng để phù hợp với điều ước quốc tế

Tính minh bạch

Thực tiễn áp dụng:

Các đơn quốc tế đều được công bố tại pha quốc tế vào tháng thứ

18 kể từ nộp đơn quốc tế (cũng được coi là ngày nộp đơn Việt nam) hoặc từ ngày ưu tiên Sau đó các đơn này lại được công bố một lần nữa sau khi vào pha quốc gia Việt nam

Hiện nay luật chưa qui định rằng đối với các đơn quốc tế ngày nào

nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầucủa người nộp đơn.

cần được coi là ngày công bố chính thức, ngày công bố quốc tế hay ngày công bố tại Việt nam, để tính các thời hạn tương ứng, ví

dụ thời hạn xét nghiệm, quyền tạm thời v.v

Tính hợp lý

Thực tế áp dụng

Điều 125 qui định “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không có quyền cấm người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:

b Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp ” Thực ra điều luật này cần phải qui định là “Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp bởi chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyểngiao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp” Bởi vì có thể tồn tại trường hợp khi sáng chế không được nộp đơn đăng ký ở nước ngoài và do đó bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể sản xuất sản phẩm theo sáng chế ở nước đó một cách hợp pháp và nhập khẩu

vào Việt nam mà chủ sở hữu sáng chế không có quyền ngăn cấm

Để làm rõ qui định này của Luật SHTT, Nghị định 103 điều 21 đã

bổ sung qui định “sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp quy định tại điểm b khoản

2 Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu là sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài” Tuy nhiên, cách làm này có chỗ không phù hợp Cụ thể là việc quyết định một hành vi ở nước ngoài là hợp pháp hay không thì phải dẫn chiếu đến luật của nước

sở tại

Khuyến nghị:

Sửa lại điều này một cách căn bản, ngay từ trong luật bằng cách qui định:

“b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người

có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp, đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài;”

Điều 8.1 Nghị định 105

Tính minh bạch

Thực tế áp dụng

Trên thực tế xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, không riêng ở nước ta mà ở nhiều nước khác, việc sử dụng các giải pháp kỹ thuật tương đương với giải pháp được bảo hộ cũng phải bị coi là hành vi xâm phạm Trong Nghị định 105 có nêu rõ quan điểm này nhưng có lẽ các qui định như vậy nên được đưa vào luật

bảo hộ

Khuyến nghị

Nên sửa đổi khoản 1, Điều 126 Luật SHTT thành:

“Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

1 Sử dụng giải pháp kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp kỹ thuật tương đương với giải pháp kỹ thuật thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế đó, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;”

Tính minh bạch

Thực tiễn áp dụng

Điều luật này cũng như các qui định khác liên quan đến việc bảo

hộ tạm thời đã không qui định một cách rõ ràng rằng quyền tạm thời của người nộp đơn chỉ bắt đầu từ ngày công bố đơn Hơn nữa, cũng cần nêu rõ rằng đối với các đơn PCT, ngày công bố đơnđối với mục đích tính thời hạn bảo hộ tạm thời là ngày công bố tạiViệt nam hay ngày công bó quốc tế

Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng

Tính thống nhất

Điều 5A, mục 4 Công ước Paris

Không được áp dụng li xăng cưỡng bức với lý do không sử dụng hoặc sử dụng không đầy đủ trước khi hết thời hạn 4 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp patent hoặc 3 năm kể từ ngày cấp patent, tùy theo thời hạn nào kết thúc muộn hơn; li xăng cưỡng bức sẽ bị

đối với sáng chế rút bỏ nếu chủ patent chứng minh được việc không sử dụng của

mình là vì những lý do chính đáng Li xăng cưỡng bức nói trên là

li xăng không độc quyền và không được chuyển giao, thậm chí dưới hình thức li xăng thứ cấp, trừ trường hợp chuyển giao cùng với một phần của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở thương mại đang sử dung li xăng đó

Điều 31 Hiệp định TRIPs

Trường hợp luật của một Thành viên quy định việc cấp phép sửdụng đối tượng patent dưới hình thức khác khi không được phépcủa người nắm giữ quyền, bao gồm cả việc sử dụng do Chính phủhoặc do các bên thứ ba được Chính phủ cho phép thực hiện, cácquy định sau đây phải được tôn trọng:

chỉ được cấp phép sử dụng nếu, trước khi sử dụng, người

có ý định sử dụng đã cố gắng để được người nắm giữ quyền cấpphép với giá cả và các điều kiện thương mại hợp lý nhưng sau mộtthời gian hợp lý, những cố gắng đó vẫn không đem lại kết quả.Yêu cầu này có thể được Thành viên bỏ qua trong tình trạng khẩncấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc biệt cấp bách khác hoặctrong các trường hợp sử dụng vào mục đích công cộng, khôngnhằm mục đích thương mại

Luật SHTT qui định bốn căn cứ để các cơ quan nhà nước buộc chủ sở hữu văn bằng bảo hộ cấp phép sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác, trong đó có một căn cứ là khi chủ văn bằng không thựchiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế và một căn cứ là khi người có nhucầu sử dụng không thể thỏa thuận được về giá và điều kiện cấp phép So với các điều ước quốc tế nêu trên thì việc cấp phép trongtrường hợp không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế chỉ được

thực hiện với hai điều kiện: chủ patent không chứng minh được việc không sử dụng của mình là vì những lý do chính đáng và trước khi sử dụng, người có ý định sử dụng đã cố gắng để được người nắm giữ quyền cấp phép với giá cả và các điều kiện thương mại hợp lý nhưng sau một thời gian hợp lý, những cố gắng đó vẫnkhông đem lại kết quả.

Việc cưỡng bức cấp phép sử dụng chỉ vì người có yêu cầu sử dụngkhông đạt được thỏa thuận về giá và điều kiện thương mại với chủvăn bằng như qui định tại mục c), khoản 1, Điều 145 Luật SHTT

sẽ trái ngược với nguyên tắc độc quyền sử dụng đối với sáng chế được cấp bằng và không phù hợp với bản thân mục đích của luật sáng chế là khuyến khích đầu tư vật chất, tinh thần cho quá trình sáng tạo

Khuyến nghị

Cần sửa lại khoản 1, Điều 145 như sau:

“1.Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản

1 Điều 147 của Luật này mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế:

a) Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của

xã hội;

b) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 của Luật này sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế, mà không thể chứng minh được việc không sử dụng của mình là vì những lý do chính đáng Quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng chỉ được ban hành khi người có nhu cầu sử dụng sáng chế

không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng

sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng

c) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cốgắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;

d) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.”

Tính khả thi

Thực tế áp dụng

Điều 14 khoản 5 của Nghị định qui định rằng “thời hạn giải quyết khiếu nại theo qui định của pháp luật về khiếu nại”, nghĩa là 30 đến 45 ngày Tuy nhiên, thời hạn này là quá ngắn để giải quyết cáckhiếu nại về sáng chế vốn có thời gian thẩm định lên tới hàng năm Do đó, việc giải quyết khiếu nại đúng hạn là không khả thi, dẫn tới việc giải quyết khiếu nại về sở hữu trí tuệ không tuân theo bất kỳ thời hạn nào

Tính hợp lý

Thực tiễn áp dụng

Chương IIIa đề cập đến sáng chế mật trong đó qui định đơn có xuất xứ Việt nam phải được nộp tại Việt nam 6 tháng trước khi nộp ra nước ngoài Chương này, đặc biệt là Điều 23b nêu trên cần phải được đưa vào luật chứ không thể để trong Nghị định Ngoài

ra, Nghị định qui định các hạn chế rất lớn đối với quyền của chủ

sở hữu sáng chế bị coi là sáng chế mật nên cần phải có cơ chế đền

bù cho những người này.

Điều 39.3 mục l, Thông tư

BKHCN

01/2007/TT-Tính minh bạch

Thực tế áp dụng

Luật SHTT đã không đề cập đến các dấu hiệu “trùng hoặc tương

tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi” mà loại dấu hiệu này lại được đề cập đến trong Thông tư 01

Khuyến nghị

Nên sửa đổi khoản 3 Điều 73 Luật SHTT như sau

«3 Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài; trùng hoặc tương

tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi của các nhân vật, hình tượng trong các tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.”

bị coi là không cókhả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Hình và hìnhhình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng vàthừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu

Tính hợp lý;

Tính thống nhất

Điều 15.1&2 Hiệp định TRIPS:

“Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năngphân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tênriêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và tổ hợp các mầusắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụtương ứng, các Thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được

Khoản 1 trên đây không có nghĩa là cấm các Thành viên từ chối đăng ký nhãn hiệu hàng hoá dựa vào những căn cứ khác, miễn lànhững căn cứ khác đó không trái với quy định của Công ước Paris”

Điều 6quinquies Công ước Paris

Nhãn hiệu: Bảo hộ ở các nước thành viên của Liên minh các nhãn hiệu đã được đăng ký ở một nước thành viên của Liên minh

A - (1) Bất cứ nhãn hiệu nào được đăng ký hợp lệ tại nước xuất

xứ cũng phải được chấp nhận nộp đơn và bảo hộ như nó vốn có tại các nước thành viên khác của Liên minh, với một số quy định

tại Điều này Các nước này có thể, trước khi kết thúc quá trình đăng ký, yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đó không cần phải xác nhận (2) Nước được coi là nước xuất xứ là nước thành viên của Liên minh mà người nộp đơn có

cơ sở sản xuất hoặc thương mại thực sự và có hiệu quả, hoặc nếukhông có cơ sở như vậy trong phạm vi Liên minh thì là nước thành viên của Liên minh mà người nộp đơn có chỗ ở cố định, hoặc nếu không có chỗ ở cố định trong phạm vi Liên minh thì là nước thành viên của Liên minh mà người nộp đơn là công dân

B - Trừ các trường hợp sau đây, các nhãn hiệu thuộc phạm vi hiệu lực của Điều này sẽ không bị từ chối việc đăng ký hoặc bị huỷ bỏ:

1 Khi các nhãn hiệu đó xâm phạm quyền của bên thứ ba tại nước có yêu cầu bảo hộ

2 Khi các nhãn hiệu đó không hề có bất cứ dấu hiệu phân biệt nào, hoặc chỉ bao gồm toàn các dấu hiệu hoặc chỉ dẫn được sử dụng trong thương mại để chỉ chủng loại, chất lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, xuất xứ của hàng hoá, hoặc thời gian sản xuất, hoặc đã trở thành thông

dụng trong ngôn ngữ hiện thời hoặc trong tập quán thương mại lành mạnh và lâu đời tại nước có yêu cầu bảo hộ

3 Khi các nhãn hiệu đó trái với đạo đức hoặc trật tự công cộng, đặc biệt về bản chất chúng có thể gây nhầm lẫn cho công chúng Điều này được hiểu rằng nhãn hiệu không thể bị coi là xâm phạm trật tự công cộng chỉ vì lý do duy nhất là nhãn hiệu đó không phù hợp với một quy định nào đó của pháp luật về nhãn hiệu, trừ trường hợp chính quy định đó liên quan đến trật tự công

Theo các quy định của Hiệp định TRIPS và Công ước Paris nêu trên đây, các dấu hiệu bao gồm “chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng“ nếu đã được đăng ký hợp lệ tại nước xuất xứ cũng phải được chấp nhận nộp đơn và bảo hộ như

nó vốn có tại các nước thành viên khác của Liên minh bao gồm Việt nam Tuy nhiên theo quy định hiện hành của luật pháp Việt nam như nêu trên đây, các dấu hiệu này sẽ bị từ chối bảo hộ nếu như người nộp đơn không chứng minh được các dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu ở Việt nam Như vậy, việc quy định về khả năng không phân biệt của các dấu hiệu “chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng“ của luật pháp Việt nam về sở hữu trí tuệ

có thể xem như không hoàn toàn phù hợp với Hiệp định TRIPS Việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới việc bảo hộ nhãn hiệu kể

cả việc kinh doanh các hàng hóa nhập khẩu mang các nhãn hiệu như vậy từ các nước hay vùng lãnh thổ sử dụng các ngôn ngữ không thông dụng ở Việt nam, và đương nhiên người tiêu dùng

đã quen với các ngôn ngữ đó có thể sẽ mất đi cơ hội có được các hàng hóa hay dịch vụ mang các nhãn hiệu đó

Khuyến nghị:

Sửa lại điều 74.2(a) Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

«Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trongcác trường hợp sau đây:

Hình và hình hình học đơn giản trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu»

3 Điều Điều 74.2(e) và Tính Thực tế áp dụng

Cụm từ “không phải là nhãn hiệu liên kết” trong điều 74.2(e) vừa

thừa vừa dễ gây nhầm lẫn Theo quy định “nhãn hiệu liên kết là

các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau” Đó chỉ là những nhãn hiệu của

cùng một chủ sở hữu nhưng cũng có các dấu hiệu hoặc sảnphẩm/dịch vụ trùng hoặc tương tự Trên thực tế thẩm định, việcchỉ ra nhãn hiệu liên kết hay không cũng không ảnh hưởng đếnkết quả thẩm định Do đó, cần loại bỏ quy định về nhãn hiệu liênkết trong Luật SHTT, bởi trong thực tế quy định này không có ýnghĩa gì

Cách diễn đạt của Điều 74.2(e) không rõ ràng, và không loại trừ một cách cụ thể các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được nộp đơn yêu cầu bảo hộ trước đó,

nhưng “chưa được đăng ký” Trên thực tế, khi đưa ra đối chứng

là các nhãn hiệu trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn, có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, Cục Sở hữu trí tuệ dẫn chiếu Điều 90(2) (về nguyên tắc nộp đơn đầu tiên) chứ không phải là Điều 74.2(e) (về Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu) làm

cơ sở để từ chối bảo hộ nhãn hiệu Trong khi đó, có rất nhiều đơnđăng ký nhãn hiệu mặc dù đã hết hiệu lực (bị từ chối bảo hộ mà không có khiếu nại trong thời hạn quy định), vẫn có thể được đưa ra làm đối chứng Để tránh nhầm lẫn và vướng mắc trong quá trình xem xét điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu như nêu trên, nên sửa đổi quy định tại Điều 74.2(e) và 74.2(h) rõ ràng và tách biệt như khuyến nghị dưới đây

Khuyến nghị

Sửa đổi các điều 74.2