Học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế tại việt nam

Với trường hợp bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc và bên có quyền sử dụng trước sáng chế đưa sản phẩm ra thị trường sẽ làm hết quyền sở hữu trí tuệ đối

TRẦN QUỐC THÁI

HỌC THUYẾT HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN HỒ BÍCH HẰNG

TP HỒ CHÍ MINH- (THÁNG)- (NĂM)

bảo tính trung thực và tuân thủ các quy định về trích dẫn, chú thích tài liệu tham khảo Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này

Tác giả khóa luận

Trần Quốc Thái

CHƯƠNG 1 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG HỌC THUYẾT HẾT QUYỀN SỞ HỮU

TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM 11

1.1 Khái quát 11

1.1.1 Bảo hộ sáng chế tại Việt Nam 11

1.1.2 Giới hạn độc quyền của chủ sở hữu sáng chế 12

1.1.3 Hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế 13

1.2 Điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường 16

1.2.1 Xác định thị trường 16

1.2.2 Các hành vi đưa sản phẩm ra thị trường 18

1.2.3 Thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường 22

1.3 Điều kiện về chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường 26

1.3.1 Chủ sở hữu sáng chế đưa ra thị trường 27

1.3.2 Bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đưa ra thị trường 27

1.3.3 Do bên có quyền sử dụng trước đưa ra thị trường 31

1.4 Kiến nghị 34

Kết luận Chương 36

CHƯƠNG 2 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG VIỆC SỬA CHỮA, TÁI TẠO VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 37

2.1 Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về sửa chữa sản phẩm 37

2.1.1 Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về sửa chữa sản phẩm 37

2.1.2 Hành vi tái sử dụng 41

2.1.3 Hành vi tái chế 42

2.1.4 Hành vi sửa chữa sản phẩm 44

2.2 Lý thuyết sửa chữa – tái tạo trong pháp luật Hoa Kỳ - Liên hệ thực trạng pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 50

2.2.1 Dấu hiệu về bộ phận được thay thế 51

2.2.2 Dấu hiệu về ý định của chủ sở hữu sáng chế 57

2.3 Công nghệ in 3D 64

2.3.1 Giới thiệu công nghệ in 3D 64

2.3.2 Công nghệ in 3D và thách thức đến lý thuyết sửa chữa - tái tạo 65

2.3.3 Dấu hiệu “sao chép toàn bộ” 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bản án, quyết định i

Phụ lục 2: Học thuyết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ xvi

Phụ lục 3: Quyền sử dụng trước sáng chế xix

Phụ lục 4: Thời điểm hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế xxi

Phụ lục 5: Đưa sản phẩm ra thị trường qua trung gian thương mại xxiv

Phụ lục 6: Công nghệ in 3D xxvi

AIPPI Hiệp hội bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế

Luật SHTT Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) ngày

29/11/2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Hết quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề mới đối với hầu hết các nước trên thế giới, tuy nhiên, đây vẫn là “một trong những đề tài liên quan đến sở hữu trí tuệ gây tranh luận gay gắt nhất”.1 Đồng thời, “hết quyền và nhập khẩu song song có

lẽ là một trong những vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan nhiều nhất đến thương mại”.2

Do đó, vấn đề này thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu pháp luật và kinh

1

Peter Ganea (2006), Exhaustion of IP righs: Reflections from Economic Theory, Institute of Innovation Reseach – Hitotsubashi University, Japan Trích theo: Nguyễn Như Quỳnh (2010), Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, ĐH Luật TP

HCM, ĐH Lund, ĐH Luật Hà Nội, tr 1

2 Sheckhtman, Ekaterina and Sesitsky, Evgeniy (2008), “Exhaustion and Parallel Importation in the Fields of Trademark”, [http://www.turin-ip.com/research- papers/papers-2008/Shekhtman-Sesitsky.FINAL.pdf] (truy cập ngày 12/7/2017)

3 Nguyễn Như Quỳnh, tlđd (1), tr 1

4 Một tác giả nhận xét: “Đối với Việt Nam, hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song còn là những vấn

đề mới và chưa được đề cập đến trong các phán quyết của toà án Điều này phản ánh sự khác biệt trong phát

Bên cạnh điều kiện áp dụng, vấn đề vận dụng học thuyết trong trường hợp người mua sửa chữa, tái tạo sản phẩm khi chúng hư hỏng, thậm chí không còn dùng được, cũng rất đáng quan tâm Đáng lẽ, việc sửa chữa để duy trì khả năng sử dụng sản phẩm là quyền chính đáng của người mua Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi sản phẩm hư, hao mòn đến mức không thể tiếp tục sử dụng mà phải mua mới, nhưng chủ sở hữu sản phẩm lại sửa chữa toàn bộ, có thể xem như tạo ra lại sản phẩm lần thứ hai (còn gọi là tái tạo) Có những chủ thể tiến hành những hoạt động này với mục đích tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường, cũng có chủ thể thực hiện nhằm thu lợi không chính đáng Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chủ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ và người tiêu dùng Trong trường hợp này, hành vi trên không còn là quyền của người mua mà đã cấu thành sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu sáng chế Khi ấy, việc phân định giữa sửa chữa được phép và tái tạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hết sức quan trọng

Trên thế giới, sửa chữa sản phẩm chứa sáng chế được bảo hộ không phải là vấn đề mới Ở Việt Nam, việc sửa chữa, tái sử dụng và tái chế cũng đã được ghi nhận tại Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 29/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Trong khi đó, cơ sở pháp lý để xử lý vụ việc sửa chữa, tái tạo sản phẩm chứa sáng chế được bảo hộ vẫn còn một số điểm chưa hợp lý và kinh nghiệm của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ về loại việc này chưa nhiều

Vì tính cấp thiết của các vấn đề vừa trình bày, tác giả chọn thực hiện khóa luận với tên gọi: “Học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế tại Việt Nam”

2 Tình hình nghiên cứu

Trong phạm vi của Việt Nam, hiện nay vẫn còn khá ít tài liệu liên quan đến vấn đề học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, chủ yếu đối tượng được nghiên cứu là nhãn hiệu và quyền tác giả, có thể phân thành hai nhóm: Các công

triển kinh tế và trình độ lập pháp giữa các quốc gia này” Theo: Nguyễn Như Quỳnh (2009), “Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số nước ASEAN”, Tạp chí Luật học, số 12, tr 36

trình phân tích riêng về học thuyết và các công trình bàn về nhập khẩu song song, trong đó có phân tích đến học thuyết làm cơ sở lý luận

Đối với nhóm đầu tiên, công trình quan trọng cần phải kể đến là luận án

tiến sĩ của Nguyễn Như Quỳnh: “Hết quyền đối với nhãn hiệu và những đề xuất

nhằm hoàn thiện pháp luật nhãn hiệu của Việt Nam” (ĐH Luật TP HCM, ĐH

Lund, ĐH Luật Hà Nội, 2010) Trong đó, tác giả đề cập đến một số nội dung đáng chú ý được đề cập như: Cơ chế áp dụng học thuyết theo phạm vi địa lý, qua đó đánh giá tính hợp pháp của thương mại song song; điều kiện áp dụng học thuyết khi “sản phẩm được đưa ra thị trường” với sự “đồng ý của chủ thể có quyền”; đặc điểm hàng hóa là đối tượng của thương mại song song phải không là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; việc phân phối, sử dụng, sửa chữa, tái chế hàng hóa về nguyên tắc không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Tuy nhiên, trong vấn đề cơ bản nhất của học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ là điều kiện áp dụng, tác giả chỉ mới tiếp cận ở khía cạnh hành vi “đưa ra thị trường” mà chưa làm rõ về chủ thể thực hiện Trong hành vi đưa ra thị trường, tác giả chưa phân tích liệu ngoài bán sản phẩm, thì còn hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu trên?

Bài viết “Hết quyền sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính từ thực

tiễn của EU và Hoa Kỳ: kinh nghiệm cho Việt Nam” của Nguyễn Thanh Tú (Tạp chí

Khoa học pháp lý, số 4, 2013) phân tích vấn đề: Liệu hết quyền sở hữu trí tuệ đối với quyền tác giả có hết khi có hành vi hạn chế quyền bán lại chương trình máy tính của người mua Tác giả tiến hành nghiên cứu quan điểm pháp lý của EU và Hoa Kỳ qua các vụ việc liên quan, qua đó đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

ở Việt Nam

Đối với nhóm thứ hai, công trình quan trọng phải kể đến là “Vietnam - A

Case Study for Sustainable Technology Transfer - From Developed To Least Developed Countries” của Trần Việt Dũng, Nguyễn Như Quỳnh, Lê Thị Nam

Giang (Kluwer Law International, 2011) Bài viết trình bày điều kiện áp dụng học thuyết thông qua hành vi nhập khẩu song song, lần lượt từ giai đoạn không ghi nhận

rõ khả năng cho phép nhận khẩu song song trong Bộ luật Dân sự (Bộ luật số L/CTN) ngày 28/10/1995 Nghị định số 63/1996/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về Sở hữu Công nghiệp; đến vụ việc TRIBECO và Thông tư 825/2000/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 3/5/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực

44-sở hữu công nghiệp đánh dấu thời điểm chấp nhận nhập khẩu song song trong pháp

luật Việt Nam; cuối cùng là Quyết định 1906/2004/QĐ-BYT về nhập khẩu song song thuốc phòng, chữa bệnh cho người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành với một số vấn đề chưa thống nhất về quyền quản lý nhà nước, khái niệm và các trường hợp được phép nhập khẩu song song dược phẩm

Trong luận án tiến sĩ của Nguyễn Hồ Bích Hằng: “Parallel Importation:

Comparative Analysis of The Trademark Laws of The United States, The European Union and Japan, and Legal Implications for Developing Countries” (Đại học

Nagoya, 2011), tác giả trình bày ba nhóm vấn đề chính gồm: Thứ nhất, phân tích học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản về các khía cạnh đáng chú ý như: Áp dụng theo phạm vi địa lý, giới hạn hợp đồng, lý thuyết đồng ý ngầm định Thứ hai, tác giả đề cập đến

xu hướng phát triển của Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, các ưu và nhược điểm của hoạt động nhập khẩu song song tại các quốc gia đang phát triển, qua đánh giá tác động từ khía cạnh kinh tế, xã hội Cuối cùng, luận án phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và đưa ra các đề xuất liên quan đến: Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009; bổ sung quy định về đóng gói lại, dán nhãn lại đối với hàng hóa được nhập khẩu song song

Một công trình cũng cần kể đến là “Nhập khẩu song song dưới góc độ pháp

luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh” của Nguyễn Thanh Tú, Lê Thị Thu

Hiền (Chủ biên) (NXB Chính trị Quốc gia, 2014) Trên cơ sở phân tích pháp luật quốc tế, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc và một số nước thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và pháp luật Việt Nam, công trình làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến hết quyền sở hữu trí tuệ từ góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh như: Cách hiểu về hành vi đưa sản phẩm ra thị trường, các giới hạn về quyền sử dụng sản phẩm thông qua các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc hợp đồng mua, bán sản phẩm chứa đựng quyền

sở hữu trí tuệ Đối tượng được phân tích trong công trình bao gồm cả quyền tác giả, sáng chế và nhãn hiệu

Gần đây, hai công trình cũng đề cập đến học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ

trong nhập khẩu song song gồm: Khóa luận “Nhập khẩu song song theo quy định

của pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam” của Trần Thái Nguyên (Đại học Luật TP

HCM, 2016); khóa luận “Nghiên cứu pháp luật về nhập khẩu song song hàng hóa

được bảo hộ nhãn hiệu tại một số nước trên thế giới và đề xuất hoàn thiện pháp luật

Việt Nam” của Nguyễn Thị Khánh Linh (Đại học Luật TP HCM, 2016) Tác giả

Trần Thái Nguyên trình bày toàn diện các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, so sánh pháp luật một số quốc gia, đặc biệt phần phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam khá chi tiết Liên quan đến sáng chế, tác giả đề cập nội dung mới và quan trọng về tính bất hợp lý của hành vi đưa sản phẩm ra thị trường do người được chủ

sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước sáng chế Đáng tiếc, hai nội dung này lại chiếm dung lượng khá nhỏ, trong khi pháp luật các nước không quy định về hai trường hợp này, nên việc đánh giá tính hợp lý của chúng là cần thiết Tác giả Nguyễn Thị Khánh Linh phân tích riêng trường hợp hết quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Về hành vi

“đưa sản phẩm ra thị trường”, tác giả kết luận đó phải là hành vi bán sản phẩm, thời điểm “đưa ra” là khi chủ sở hữu sáng chế thu được lợi ích kinh tế, nghĩa vụ chứng minh hành vi nhập khẩu song song

Trên bình diện quốc tế, đã có khá nhiều các công trình nghiên cứu được thực hiện liên quan đến học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế Tuy nghiên cứu về pháp luật Việt Nam, trong một số vấn đề cần được so sánh với pháp luật nước ngoài, tác giả cũng sử dụng quan điểm và án lệ được nêu trong các công

trình “Note: A Patent Exhaustion Exposition: Situating Quanta v LGE in the

Context of Supreme Court Jurisprudence” của Yina Dong (Stanford Technology

Law Review, 2010), “The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from

National Experiences” của Shubha Ghosh (ICTSD Issue Paper (40), 2013) và

“America Invents Act Primer” của Sarah Hasford (Elsevier Inc, 2017) Các công

trình trên có giá trị trong việc tìm hiểu cách thức học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ được quy định ở cấp độ quốc gia và trên toàn cầu, chủ yếu trong hai hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu Đồng thời, các tác giả cũng giới thiệu vấn đề áp dụng học thuyết qua thực tiễn án lệ, nhằm giải thích cơ sở hình thành học thuyết, hay lý do từ chối công nhận hết quyền sở hữu trí tuệ khi hàng hóa đưa ra thị trường bởi bên được chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế

Đa phần trong các công trình đã nêu, do phần phân tích chỉ nhằm xây dựng

cơ sở lý luận cho nhập khẩu song song, lại chỉ tập trung vào đối tượng quyền tác giả

và nhãn hiệu, nên một số vấn đề về học thuyết vẫn cần được làm rõ hơn, chẳng hạn điều kiện về chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường, hay hành vi “đưa ra thị trường” cụ thể là hành vi nào? Đồng thời, các công trình nêu trên phần lớn chỉ phân tích một khía cạnh điều kiện áp dụng học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ, mà chưa đưa ra

theo hệ thống Điều này hạn chế khả năng đánh giá toàn diện tính phù hợp của các điều kiện áp dụng

Vì vậy, tác giả cho rằng khóa luận sẽ tiếp nối việc nghiên cứu và tìm hiểu riêng về vấn đề học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào sáng chế với các vấn đề: Về điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường chỉ được hiểu là bán sản phẩm, hay còn gồm hành vi nào khác? Về chủ thể thực hiện, ngoài bên được chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sử dụng, thì bên có mối quan hệ kinh tế thông qua quan hệ công ty mẹ - con, bên được cấp phép thông qua hợp đồng cung cấp – phân phối có làm hết quyền khi đưa sản phẩm ra thị trường? Với trường hợp bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc và bên có quyền sử dụng trước sáng chế đưa sản phẩm ra thị trường sẽ làm hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế liệu có hợp lý?

Khoa học pháp lý tại Việt Nam về việc sửa chữa, tái tạo còn rất mới Trong phạm vi tìm hiểu của tác giả, có hai công trình tại Việt Nam đề cập hoạt động này:

Đầu tiên là khóa luận của Trần Thái Nguyên (Đại học Luật TP HCM, 2016) Trong đó, tác giả sử dụng khái niệm “tân trang”, với phân tích quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành vi sửa chữa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong

so sánh án lệ Hoa Kỳ và Anh Đáng chú ý, theo tác giả, nếu có sự thay thế nghiêm trọng các bộ phận thì không được coi là sửa chữa hợp pháp Qua đó, tác giả kiến nghị hành vi thương mại quá đáng khi hàng hóa bị thay đổi đến mức làm thay đổi kết cấu, tạo ra sản phẩm mới, hoặc việc sửa chữa làm cho khách hàng nhầm giữa hàng hóa được sửa chữa và hàng mới sẽ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Đáng tiếc, khóa luận chưa làm rõ hành vi “thay thế nghiêm trọng” phải hiểu như thế nào? Khái niệm “sản phẩm khác” và “sản phẩm mới” liệu có giống nhau, khái niệm nào hợp lý hơn? Tóm lại, dấu hiệu cụ thể nào để đánh giá giữa sửa chữa hợp pháp và sửa chữa đến mức xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Luận án tiến sĩ của Nguyễn Như Quỳnh (2010) giới thiệu kinh nghiệm của Hoa Kỳ về một số vấn đề như: Tính hợp pháp của sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ, phân biệt giữa sửa chữa với tạo mới, tái chế, phân biệt giữa sửa chữa hợp pháp và xâm phạm Trong đó, nội dung xác định tính hợp pháp của sửa chữa rất đáng chú ý, cụ thể gồm các dấu hiệu phân biệt: Có tạo ra sản phẩm mới, khác biệt với sản phẩm ban đầu hay không? Có khiến người tiêu dùng nhầm lẫn giữa sản phẩm được sửa chữa và sản phẩm mới không? Có cung cấp thông tin về hàng hóa đã qua sửa chữa cho người tiêu dùng không? Ở đây, tác giả đồng nhất

khái niệm “sản phẩm mới” và “sản phẩm khác biệt” Đáng tiếc, bài viết thực hiện khi Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ ngày 29/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-

CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp chưa được ban hành, do đó không có các phân tích pháp luật Việt Nam hiện hành Đồng thời, do đối tượng nghiên cứu là nhãn hiệu nên bộ dấu hiệu tác giả đưa ra tập trung chủ yếu vào việc sản phẩm sau khi sửa chữa có gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, khiến danh tiếng của chủ sở hữu bị ảnh hưởng Tuy nhiên, đối với sáng chế, bộ dấu hiệu trên có đủ để ngăn chặn hành vi sửa chữa xâm

phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Tại Hoa Kỳ, lý thuyết sửa chữa – tái tạo xuất hiện từ thế kỷ 19, sau phán

quyết Wilson v Simpson5

(phán quyết Wilson) Từ đó, nhiều bài viết đề cập đến lý

thuyết được này, có thể phân thành hai nhóm: Công trình tổng hợp về án lệ liên quan đến lý thuyết và công trình nghiên cứu dấu hiệu phân biệt sửa chữa, tái tạo

Nhóm công trình tổng hợp án lệ phải kể đến: “Repair and Reconstruction of

Patented Combinations” của Loftus, Elizabeth F., và John Palmer (University of

Chicago Law Review (32), 1965); “Hewlett-Packard Co v Repeat-O-Type Stencil

Manufacturing Corp.” của Elaine Stracker (Berkeley Technology Law Journal (13),

1998); luận văn thạc sĩ “Repair or Reconstruction - What Actions are a Patentee

Allowed to Restrict before it affect Competition?” của Amanda Lövström (Faculty

of Law of Lund University, 2013) Các công trình trên cung cấp cái nhìn bao quát

về lịch sử học thuyết sửa chữa – tái tạo, trong đó đưa ra các lập luận khá chi tiết của Tòa án và các bên tranh chấp Tuy nhiên, cách sắp xếp các vụ việc chủ yếu theo trật

tự thời gian, đồng thời tác giả cũng không đưa ra kết luận cụ thể dấu hiệu phân biệt sửa chữa, tái tạo, phần lớn chỉ dừng ở nhận định Tòa án Hoa Kỳ không xây dựng bộ dấu hiệu chung cho mọi tranh chấp, mà từng vụ việc, thẩm phán sẽ có quyết định phù hợp

Nhóm công trình đưa ra dấu hiệu phân biệt sửa chữa, tái tạo phải kể đến:

“Note: Building A Mystery: Repair, Reconstruction, Implied Licenses, and

Hewlett-Packard Co v Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp” của Christian M

Sperry (Boston University Journal of Science & Technology Law (9), 1999);

“Toward a Patent Exhaustion Regime for Sustainable Development” của Benjamin

5 Wilson v Simpson, 50 U.S 109 (1850)

Pi-wei Liu (Berkeley Journal of International Law (32), 2014) và “The Challenges

of 3D Printing to the Repair-Reconstruction Doctrine in Patent Law” của Kelsey B

Wilbanks (George Mason Law Review (20), 2013) Các tác giả đưa ra được các đề xuất về dấu hiệu thống nhất giúp phân biệt sửa chữa được phép và tái tạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Đáng chú ý, công trình của Kelsey B Wilbanks tiến xa hơn khi đưa ra bộ dấu hiệu có khả năng giải quyết thách thức mà công nghệ in 3D đang đặt ra cho pháp luật sở hữu trí tuệ đối với sáng chế Đáng tiếc, các tác giả lại không trình bày các dấu hiệu một cách có hệ thống, phân nhóm từng dấu hiệu

Do vậy, khóa luận sẽ tiếp nối các công trình nêu trên, trong việc nghiên cứu, tìm hiểu các dấu hiệu nhằm phân biệt giữa sửa chữa và tái tạo tại Việt Nam

3 Phạm vi nghiên cứu

Do sự hạn chế về thời gian và phạm vi rộng lớn của vấn đề, khóa luận chỉ nghiên cứu về hết quyền sở hữu trí tuệ, cũng như việc sửa chữa, tái tạo sản phẩm chứa sáng chế, mà không nghiên cứu về các đối tượng sở hữu trí tuệ khác như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp Khóa luận tập trung phân tích hai nội dung: (i) Các điều kiện áp dụng học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, trong đó chỉ trình bày về hành vi đưa sản phẩm ra thị trường và chủ thể thực hiện hành vi; (ii) các dấu hiệu phân biệt giữa sửa chữa được phép và tái tạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Khóa luận sẽ không nghiên cứu quy định của pháp luật hợp đồng, cạnh tranh liên quan Đồng thời, trong vấn đề hết quyền, các khía cạnh liên quan như điều kiện

và phạm vi bảo hộ sáng chế, trường hợp ngoại lệ không áp dụng học thuyết, các hành vi vận dụng học thuyết khác như nhập khẩu song song, nhân bản sản phẩm chứa sáng chế6

cũng không được đề cập Do chỉ phân tích pháp luật nên đề xuất của tác sẽ không đưa ra các đề xuất về chính sách

6 Tại một số quốc gia ghi nhận bảo hộ sáng chế đối với giống cây trồng, thách thức đặt ra khi bảo hộ quyền

sở hữu trí tuệ còn liên quan đến sự tự sao chép (self-replicating) Theo đó, sự gia tăng công nghệ hạt giống (patented seed techonology) được cấp bằng sáng chế đã gây ra cuộc tranh luận về việc người mua có thể kiểm soát hạt giống tạo ra từ hạt giống được cấp bằng sáng chế ban đầu (F1) Đối với người nông dân, việc mua hạt giống đã được cấp bằng sáng chế ngầm định rằng họ sử dụng các thế hệ hạt giống tiếp theo (F1+), bất kể hạt giống ban đầu có công nghệ đã được cấp bằng sáng chế hay không Tuy nhiên, đối với người phát minh ra công nghệ hạt giống, các thế hệ sau của hạt giống là các thực thể hoàn toàn khác so với hạt giống gốc Bất kể nguồn gốc và phương tiện sản xuất, người sáng chế tin rằng mình vẫn giữ quyền kiểm soát hạt giống mới mà nông dân không hề mua quyền sử dụng chúng (chỉ mua hạt giống thế hệ F1) Về vấn đề này, xem: Jason Savich (2007), “Monsanto v Scruggs: The negative impact of patent exhaustion on self-

replicating technology”, Berkeley Technology Law Journal, No 22, tr 115-135; cũng xem: Jeremy N Sheff (2013), “Self-Replicating Technologies”, Stanford Technology Law Review, No 16, tr 229-256; và phán quyết Bowman v Monsanto Co., 133 S.Ct 1761 (2013)

Về không gian, phạm vi nghiên cứu ở đây là các vấn đề pháp lý liên quan theo pháp luật Việt Nam; Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tại chương 1; Hoa Kỳ tại chương 2.7

Bên cạnh đó, pháp luật ASEAN, Brazil, Đức và một số quốc gia cũng

được tham chiếu một cách hạn chế

4 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

4.1 Mục tiêu nghiên cứu

Một là, tìm kiếm các điều kiện phù hợp để áp dụng học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Hai là, tìm kiếm bộ dấu hiệu phân biệt giữa sửa chữa hợp pháp và tái tạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, tác giả tập trung vào hai nhiệm vụ sau: Một là, làm rõ các điều kiện áp dụng học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đánh giá tính phù hợp của từng điều kiện, so sánh với pháp luật một số quốc gia nhằm tìm ra xu hướng của thế giới Từ đó, đưa ra các điều kiện áp dụng phù hợp cho Việt Nam

Hai là, phân tích quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

về hành vi sửa chữa xâm phạm quyền đối với sáng chế, chỉ ra các điểm chưa phù hợp Sau đó, khóa luận tiến hành nghiên cứu án lệ Hoa Kỳ liên quan đến lý thuyết sửa chữa – tái tạo, đồng thời liên hệ với pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Từ đó, đưa ra bộ dấu hiệu phân biệt giữa sửa chữa hợp pháp và tái tạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế phù hợp

5 Phương pháp nghiên cứu

(i) Phương pháp phân tích luật: Khóa luận sử dụng nhằm tiếp cận và nghiên cứu các quy định liên quan đến học thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế được ghi nhận trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, Hoa Kỳ và EU Qua đó, làm

rõ cách thức mà pháp luật được áp dụng trong từng trường hợp cụ thể

7 Hoa Kỳ được đánh giá là quốc gia có nhiều kinh nghiệm về xử lý vụ việc sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ (pháp luật Liên minh châu Âu về sửa chữa hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ không đạt mức độ phát triển như pháp luật Hoa Kỳ) Xem: Nguyễn Như Quỳnh, “Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong

xử lý vụ việc sửa chữa hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ”, tuc/8/213/-kinh-nghiem-cua-hoa-ky-trong-xu-ly-vu-viec-sua-chua-hang-hoa-mang-nhan-hieu-duoc-bao- ho.aspx] (truy cập ngày 16/7/2017) Điều tương tự cũng xảy ra khi nghiên cứu sửa chữa sản phẩm chứa sáng chế được bảo hộ

[https://www.most.gov.vn/thanhtra/tin-(ii) Phương pháp so sánh pháp lý: Khóa luận sẽ tiến hành so sánh pháp luật,

án lệ ở một số nội dung Do đó, phương pháp so sánh pháp lý được sử dụng như là một phương pháp nghiên cứu quan trọng trong cả hai chương Đặc biệt, phương pháp này đóng vai trò quan trọng nhất trong nội dung của chương 2 bởi vì vấn đề sửa chữa, tái chế sản phẩm còn rất mới trong khoa học pháp lý tại Việt Nam Do đó, chương 2 tập trung chủ yếu vào việc so sánh giữa hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ và Việt Nam

(iii) Phương pháp lịch sử: Trong khóa luận, phương pháp pháp lý lịch sử được sử dụng trong từng phần cụ thể Ở chương 1, khi nghiên cứu về hành vi đưa sản phẩm ra thị trường, pháp luật Việt Nam trước thời điểm Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có hiệu lực sẽ được làm rõ, nhằm nhận định tư duy lập pháp, đồng thời đưa ra quan điểm kiến nghị phù hợp Tiếp theo tại chương 2, phương pháp này được sử dụng nhằm xem xét quan điểm của các Tòa án tại Hoa Kỳ khi quyết định dấu hiệu phân biệt giữa sửa chữa và tái tạo

6 Bố cục tổng quát của khóa luận

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung của công trình gồm 2 chương

CHƯƠNG 1 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG HỌC THUYẾT HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

Hết quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với sáng chế là công cụ giới hạn độc quyền của chủ sở hữu sáng chế (CSHSC), mở rộng khả năng cho cộng đồng được tiếp cận thành quả khoa học, công nghệ Để hạn chế quyền năng hợp pháp này, pháp luật cần ghi nhận rõ ràng và hợp lý các điều kiện loại trừ độc quyền của CSHSC Nội dung chương 1 sẽ tiếp cận điều kiện ở hai khía cạnh: Một là, điều kiện

về hành vi đưa sản phẩm ra thị trường, tập trung làm rõ cách hiểu của hành vi “đưa

ra thị trường”; hai là, điều kiện về chủ thể thực hiện hành vi Trước hết, một giới thiệu khái quát về bảo hộ sáng chế và học thuyết hết quyền SHTT sẽ được trình bày

mở đầu

1.1 Khái quát

Nhằm đưa ra đánh giá về tính hợp lý của quy định về hành vi “đưa ra thị trường” và chủ thể thực hiện hành vi, trước nhất, cơ sở bảo hộ sáng chế và nội dung khái quát của học thuyết hết quyền SHTT sẽ được trình bày Qua đó, cung cấp bức tranh tổng quan về vấn đề điều kiện áp dụng học thuyết sẽ được nghiên cứu

1.1.1 Bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

Tại Việt Nam, để bảo hộ sáng chế, sau khi được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn, CSHSC được độc quyền sử dụng và định đoạt sản phẩm chứa sáng chế (SPCSC) với ba nhóm quyền năng:

Đầu tiên liên quan đến sản phẩm được bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu có quyền (i) sản xuất các sản phẩm dựa theo bản mô tả, hoặc (ii) khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ.8

Thứ hai liên quan đến quy trình được bảo hộ, CSHSC có quyền (i) áp dụng quy trình, hoặc (ii) hoặc khai thác sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo

hộ Cần lưu ý, nếu đối tượng bảo hộ là quy trình và không nhằm sản xuất sản phẩm, thì quyền sử dụng chỉ áp dụng đối với quy trình Ngược lại, nếu quy trình trực tiếp tạo ra sản phẩm, thì sản phẩm đó cũng được bảo hộ.9

Thứ ba là quyền lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông hoặc nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ.10

Theo đó, CSHSC có quyền cho phép hoặc ngăn cấm bất kỳ đối tượng nào nhập khẩu, bán, trưng bày để bán hay vận chuyển sản phẩm đã được bảo

hộ tại Việt Nam vào thị trường Việt Nam

1.1.2 Giới hạn độc quyền của chủ sở hữu sáng chế

Quyền SHTT đối với sáng chế là một hình thức sở hữu tài sản của cá nhân,

tổ chức, qua đó, họ có thể được khai thác công dụng, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật Độc quyền này có giá trị như một phần thưởng cho công sức đầu tư, sáng tạo và những nỗ lực trí tuệ của CSHSC Abraham Lincoln từng phát biểu rằng:

“Hệ thống bằng độc quyền sáng chế đổ thêm dầu lợi ích vào ngọn lửa thiên tài”

“Dầu lợi ích” chính là động cơ lợi nhuận – là chất xúc tác cho sự phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế,11 góp phần thúc đẩy con người sáng tạo, lao động để thỏa mãn chính nhu cầu bản thân Vô tình, nỗ lực của mỗi cá nhân với mục tiêu cho riêng họ lại trở thành “bàn tay vô hình” thúc đẩy xã hội phát triển, bởi lẽ “lợi ích bản thân chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có và con người ta sẽ trở thành những kẻ khờ dại, quốc gia sẽ lụi bại nếu chỉ trông chờ vào sự từ thiện và vị tha”.12Khi kinh tế phát triển, nhu cầu bảo hộ độc quyền sáng chế không còn giới hạn đối với cá nhân, nó đang mở rộng và trở thành lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên thị trường Có thể tóm lại vai trò của bằng độc quyền sáng chế trong hai lợi ích sau: (i) Tạo cho CSHSC khả năng thu lợi nhuận từ việc bán SPCSC, chuyển giao quyền sử dụng hay chuyển nhượng bằng độc quyền sáng chế; (ii) tạo nguồn thu tài chính và động lực để thúc đẩy nhà sáng chế tái đầu tư vào quá trình sáng tạo

Tuy nhiên, nếu chỉ hướng tới mục đích bảo vệ các CSHSC thì có thể dẫn đến sự lạm dụng độc quyền và ảnh hưởng đến việc tiếp cận tri thức, tiếp cận thành quả khoa học kỹ thuật của đông đảo công chúng Chưa kể, nếu bảo hộ quá lâu, quá rộng sẽ dẫn đến sự cản trở giao lưu văn hoá, khoa học giữa các quốc gia lẫn nhau Đối với công chúng, ngoài các quyền cơ bản như: Quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, tự do ngôn luận họ còn có một quyền hết sức quan trọng và

10 Điểm d Khoản 1 Điều 124 Luật SHTT 2005

11

Kamil Idris (2005), Sở hữu trí tuệ : Một công cụ đắc lực để phát triển nền kinh tế, Hà Nội, tr 78

12 Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, R H Campell, A S Skinner and W B Todd, tập 1, tr 341 Trích theo: Todd G Buchholz (2007), Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối, bản dịch của Phạm Hồng Bắc, Bùi Ngọc Sơn, NXB Tri Thức, tr 62-63

chính đáng là quyền được tiếp cận, kế thừa tri thức của nhân loại.13 Do vậy, hạn chế độc quyền sử dụng sáng chế để hài hòa lợi ích xã hội, nhưng vẫn đảm bảo thỏa mãn lợi ích chính đáng của CSHSC là rất cần thiết

Hiện nay tại Việt Nam, pháp luật ghi nhận bốn giới hạn đối với việc độc quyền sử dụng sáng chế Trong các trường hợp sau, mọi chủ thể sẽ có quyền sử dụng mà không cần xin phép, đồng thời CSHSC cũng không thể cấm người khác thực hiện các hành vi trên khi (i) hết thời gian bảo hộ, ở Việt Nam là 20 năm kể kể

từ ngày nộp đơn;14 (ii) phạm vi bảo hộ bị giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam,15 nên ở những quốc gia, vùng lãnh thổ mà sáng chế không được bảo hộ, nó có thể được sử dụng tự do; (iii) thừa nhận quyền sử dụng trước sáng chế;16

(iv) bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;17 và (v) hết quyền SHTT đối với sáng chế.18

1.1.3 Hết quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế

Thuyết hết quyền SHTT hay còn được gọi là thuyết bán lần đầu Theo học thuyết này, nếu CSHSC hoặc bất kỳ ai được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế tiến hành đưa SPCSC ra thị trường, thì quyền SHTT đối với sáng chế sẽ hết đối với sản phẩm đó Người được cấp bằng độc quyền được xem là đã từ bỏ quyền loại trừ người mua khỏi việc sử dụng hoặc bán lại sản phẩm đã mua Lý do căn bản của học thuyết này là người được cấp bằng sáng chế đã nhận được sự công nhận, phần thưởng hay tiền đền bù cho công sức sáng tạo và đầu tư để tạo ra sáng chế

Hệ quả của sự hết quyền SHTT chỉ loại trừ quyền can thiệp của CSHSC đến việc lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đã bán, mà không công nhận thêm bất kỳ quyền nào cho người mua, đặc biệt quyền sản xuất sản phẩm vẫn thuộc độc quyền của CSHSC.19

Tại Việt Nam, hết quyền SHTT đối với sáng chế được quy định tại Điểm b

Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005 Cụ thể: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công

nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm người khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng

13 Lê Thị Nam Giang (2009), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 2, tr 53

14 Khoản 2 Điều 93 Luật SHTT 2005

15 Khoản 1 Điều 93 Luật SHTT 2005

16

Điểm d kKhoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005

17 Điểm đ Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005

18 Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005

19 Khoản 1 Điều 124 và Điểm b Khoản 1 Điều 125 Luật SHTT 2005

của sản phẩm được đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường nước ngoài” “Sản phẩm được

đưa ra thị trường một cách hợp pháp” được làm rõ tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định

số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (Nghị định số

103/2006/NĐ-CP) là “sản phẩm do chính chủ sở hữu, người được chuyển giao

quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường trong nước hoặc nước ngoài”

Như vậy, CSHSC không thể ngăn chặn chủ thể khác lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm đã được ra thị trường bất kỳ nơi nào trên thế giới, nhưng có quyền ngăn chặn các chủ thể khác thực hiện những hành vi này với những sản phẩm mà không phải CSHSC hoặc bên được CSHSC đồng ý đưa ra thị trường

Xem xét Điểm b Khoản 2 Điều 125 trong mối quan hệ với Khoản 2 Điều 21 Nghị định 103/2006/NĐ-CP cho thấy: Quyền của CSHSC bị hết khi hai điều kiện sau đây thoả mãn: (i) Sản phẩm đã được đưa ra thị trường, bất kể thị trường trong nước hay thị trường nước ngoài; (ii) chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường là CSHSC, người được chuyển giao quyền sử dụng (bao gồm cả người được chuyển giao quyền

sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), hoặc người có quyền sử dụng trước sáng chế.20

Có thể hình dung cách thức mà học thuyết hết quyền SHTT vận hành thông qua ví dụ sau:

A được cấp bằng độc quyền sáng chế, được sử dụng để tạo sản phẩm X tại Việt Nam;

A cấp phép cho B được sản xuất và bán X duy nhất tại thị trường Lào;

C mua sản phẩm X từ B ở Lào, đem đến Việt Nam, bán lại cho D để sử dụng;

Hành vi bán lại của C và việc sử dụng sản phẩm của D đều không vi phạm quyền của A hoặc B, bởi việc bán sản phẩm đã làm hết quyền SHTT đối với sáng chế của chủ sở hữu

20 Nguyễn Như Quỳnh, tlđd (4), tr 34-35

Dù vậy, học thuyết này chỉ áp dụng khi có hành vi bán hợp pháp Giả sử B mang sản phẩm X đến Thái Lan và bán cho E (trong khi theo thỏa thuận với A thì B chỉ được cấp phép bán ở Lào) Do hành vi này không hợp pháp, dẫn đến việc bán của B21

và sử dụng của E22 đều cấu thành xâm phạm quyền SHTT của A

Điều kiện áp dụng học thuyết hết quyền SHTT tại Việt Nam có một số khác biệt so với Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Tại EU, để áp dụng học thuyết hết quyền, các bên phải chứng minh đáp ứng điều kiện: (i) Sản phẩm chứa đối tượng được pháp luật SHTT bảo hộ được đưa vào thị trường hợp pháp và (ii) thị trường ở đây được xác định là thị trường EU Cụ thể hơn, tính hợp pháp được thể hiện khi chính chủ sở hữu hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức được chủ sở hữu đồng ý để đưa sản phẩm ra thị trường Tương tự, tại Philipines, Mục 71 Bộ luật Sở hữu trí tuệ năm 1997 quy định: Các độc quyền của CSHSC không còn khi chủ thể đưa hàng hoá ra thị trường Philipines Tại Singapore, Mục 66.2.g Đạo luật Sáng chế năm 1994 quy định: Nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ sáng chế hoặc sản phẩm được tạo ra theo quy trình được bảo hộ sáng chế không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế khi sản phẩm được tạo ra bởi chính CSHSC hoặc với sự đồng ý của chủ thể này hoặc bởi người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Với một chút khác biệt về chủ thể thực hiện hành vi, tại Hoa Kỳ, hết quyền SHTT theo thuyết bán lần đầu xảy ra khi hai điều kiện được thỏa mãn: (i) Sản phẩm

đó đã được đưa ra thị trường (bán lần đầu tiên) (ii) bởi chính chủ sở hữu quyền SHTT hoặc với sự đồng ý của chủ thể này Đáng chú ý, việc bán SPCSC của người

có quyền sử dụng trước cũng làm hết quyền SHTT.23

Tương tự, tại Malaysia, Mục 37.2 Đạo luật Sáng chế năm 1983 quy định: Chỉ công nhận nhập khẩu song song (hoạt động xuất phát từ việc vận dụng học thuyết hết quyền) khi sản phẩm được đưa

ra thị trường bởi: (i) CSHSC; (ii) người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế;

21

Tranh chấp thực tế liên quan: Security Materials Co v Mixermobile Co., 72 F Sutr 450 (S.D Cal 1947)

22 Tranh chấp thực tế liên quan: General Talking Pictures Corp v Western Elec Co., 304 U.S 175 (1938); cũng xem: Chemagro Corporation v Universal Chemical Co., 244 F Sutr 486 (E.D Tex 1965)

23 United States Code Title 35 – Patents Art 273(d) (American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA)) - Exhaustion of Rights: “Notwithstanding subsection (e)(1), the sale or other disposition of a useful end result

by a person entitled to assert a defense under this section (35 U.S.C 273 Defense to infringement based on prior

commercial use) in connection with a patent with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner‟s rights under the patent to the extent that such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner”

(iii) người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc chuyển giao; (iv) người có quyền sử dụng trước sáng chế.24

Với những gì đang được ghi nhận, theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, hết quyền SHTT xảy ra kể cả trong trường hợp sản phẩm được đưa ra thị trường bởi người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền – tương tự pháp luật Malaysia, hoặc người có quyền sử dụng trước sáng chế - như pháp luật Hoa Kỳ, Malaysia Liệu quy định này có hợp lý không? Đồng thời, liệu hành vi “đưa sản phẩm ra thị trường” chỉ bao hàm việc bán sản phẩm, hay còn hành vi nào khác? Phần tiếp theo

sẽ phân tích chi tiết các điều kiện áp dụng học thuyết, lần lượt theo điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường và điều kiện về chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường

1.2 Điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường

1.2.1 Xác định thị trường

Thị trường là nhóm tập hợp các người mua và người bán một loại sản phẩm hay dịch vụ nhất định Nhóm người bán là bên quyết định việc cung cấp sản phẩm, còn nhóm người mua là bên quyết định nhu cầu sản phẩm.25

Đưa sản phẩm ra thị trường là giai đoạn cuối cùng trong chuỗi giai đoạn thực hiện liên tiếp nhau kể từ khi hình thành ý tưởng.26

Tại đây sẽ diễn ra hai hoạt động chính bao gồm tiếp thị và bán sản phẩm

Có thể thấy, khái niệm “đưa sản phẩm ra thị trường” dưới góc độ kinh tế gồm tiếp thị và bán sản phẩm sẽ là quá rộng nếu áp dụng cho học thuyết hết quyền SHTT Chẳng hạn, hiện nay có tình trạng kinh doanh hàng khuyến mại Theo đó, công ty A thường ký hợp đồng với công ty khác (B) để sản xuất xe đạp Họ sử dụng

xe đạp làm hàng khuyến mại, tặng kèm khi khách hàng mua một số lượng sữa nhất định Tuy nhiên, dù ghi rõ hàng “tặng kèm, không bán”, nhưng vì nhiều nguyên nhân như còn dư lại từ các đợt khuyến mại, khách không lấy, hoặc do chính siêu thị, cửa hàng đại lý, tiệm tạp hóa cố tình không tặng khách, để bán cho các cá nhân, tổ

24 Pháp luật các nước ASEAN, được tổng hợp từ: Nguyễn Như Quỳnh, tlđd (4), tr 28-36 (Đã kiểm tra hiệu lực văn bản tính đến 10/7/2017)

25 N Gregory Mankiw (2011), Principles of Economics, Sixth Edition, Cengage Learning, tr 66

26 Đây là mô hình Stage-Gate của Robert Cooper, trong đó ông trình bày 5 giai đoạn đưa sản phẩm vào thị trường bao gồm: (i) Định nghĩa phạm vi, (ii) xây dựng mô hình sản phẩm, (iii) phát triển sản phẩm, (iv) thử nghiệm và (v) đưa sản phẩm vào thị trường Đây là mô hình được chứng minh là thành công và được nhiều

công ty quốc tế ứng dụng Theo: Jonis Mahmutllari (2014), Developing a new product development and launch process Case: Company X, Thesis, the University of Applied Sciences, tr 8

chức khác với giá rẻ hơn rất nhiều, thường chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba giá bán sản phẩm cùng loại Cá nhân, tổ chức này sau đó bán lại xe đạp ra thị trường cho người tiêu dùng (NTD).27

Giả sử công ty B là chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế với chiếc xe đạp đã sản xuất Vậy B có quyền ngăn cấm các chủ thể khác bán lại sản phẩm khuyến mại không? Điều này phụ thuộc việc xác định chiếc xe đạp đã được đưa ra thị trường chưa, từ đó xem xét học thuyết hết quyền SHTT có áp dụng?

Như đã phân tích, thị trường là nhóm tập hợp các người mua và người bán một loại sản phẩm, dịch vụ Vấn đề cần xác định: Thị trường sản phẩm để áp dụng học thuyết hết quyền SHTT là (i) thị trường giữa công ty A và công ty sản xuất xe đạp khi sản phẩm được bàn giao, hay (ii) thị trường là nơi mà chiếc xe đạp đến tay NTD có nhu cầu sử dụng chúng

Tác giả cho rằng, sản phẩm đã được đưa vào thị trường ngay khi bên sản xuất (công ty B) đưa sản phẩm xuất hiện ở nơi mà bên có nhu cầu sản phẩm (công

ty A) có thể tiếp cận, sở hữu và sử dụng được Việc sử dụng có thể bao hàm cả khai thác tính năng vật lý của sản phẩm (sử dụng chức năng) hay khai thác giá trị thương mại của sản phẩm (dùng để kinh doanh như khuyến mại, tặng kèm) Do đó, ngay khi bên sản xuất chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm lần đầu, thì sản phẩm đã được đưa vào thị trường, mà không quan tâm liệu chức năng sản phẩm đã được khai thác chưa

Sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của học thuyết hết quyền SHTT phải chứa đối tượng được bảo hộ sáng chế Từ định nghĩa tại Khoản 2 Điều 4 Luật SHTT 2005, có thể phân loại sản phẩm chứa sáng chế được bảo hộ thành hai dạng: Một là, sản phẩm có một hoặc một số bộ phận cấu thành là sáng chế; hoặc hai là, sản phẩm được tạo ra từ một quy trình Để xác định sản phẩm đã được đưa ra thị trường, cần làm rõ hơn hai nội dung liên quan là các hành vi thực hiện và thời điểm đưa sản phẩm được bảo hộ sáng chế ra thị trường

[http://vietnamnet.vn/vn/kinh-khác, chẳng hạn để tiếp thị, thử nghiệm hay sử dụng kèm sản phẩm.28 Thực hiện một trong hai hình thức trên sẽ khiến sản phẩm xuất hiện trên thị trường Việc xác định trường hợp nào thuộc nội hàm “đưa sản phẩm ra thị trường” có ý nghĩa tiên quyết để học thuyết hết quyền SHTT có thể áp dụng

Nội hàm này chưa được pháp luật SHTT Việt Nam định nghĩa thỏa đáng, trong khi pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng việc “đưa

ra thị trường” là “đưa hàng hoá ra lưu thông trên thị trường”.29 Với cách hiểu “lưu thông trên thị trường”, pháp luật SHTT Việt Nam lại có điều khoản giải thích hành

vi lưu thông sản phẩm bao gồm cả hành vi bán, trưng bày để bán, vận chuyển sản phẩm.30

Như vậy, quy định hiện hành chưa cho phép kết luận chính xác, nhưng theo các văn bản pháp luật trước đó, quan điểm của nhà lập pháp dường như hướng đến việc “bán” sản phẩm

Trong vụ việc giữa Tribeco và Tân Mỹ (1999), Tân Mỹ mua lại vỏ chai của Tribeco rồi cho sữa cacao vào, dán nhãn “An Bình” và bán ra thị trường Tuy vỏ chai xuất hiện trên thị trường, nhưng mục đích của Tribeco là bán nước giải khát mà không bán vỏ chai Hơn nữa, Tribeco quy định, sau khi khách uống, các đại lý phải hoàn lại vỏ chai cho Tribeco Sau đó, Tribeco khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCNMT) Dựa trên Khoản 2 Điều 803 Bộ luật Dân sự (Bộ luật số 44-L/CTN) ngày 28/10/1995 (BLDS 1995): “Trong thời hạn văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực, mọi cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác đều có thể sử dụng các đối tượng sở hữu công

nghiệp mà không phải xin phép, không phải trả thù lao cho chủ sở hữu, nếu lưu

thông và sử dụng các sản phẩm đó do chủ sở hữu, người có quyền sử dụng trước, người được chuyển giao quyền sử dụng đưa ra thị trường”, Bộ trưởng Bộ

KHCNMT kết luận, vỏ chai được Tân Mỹ sử dụng không do Tribeco trực tiếp bán

28 Chức năng thứ hai có thể được minh họa qua vụ tranh chấp giữa Tribeco và Tân Mỹ, được trích theo: Viet Dung, Tran and Nguyen Nhu, Quynh and Giang, Le Thi Nam (2011), “Vietnam - A Case Study for Sustainable Technology Transfer, Sustainable Technology Transfer - From Developed To Least Developed

Countries”, Kluwer Law International, tr 236-239 Xem tóm tắt án tại Phụ lục 1

29 Điều 4 Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường

“1 Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm [ ] trước khi đưa sản phẩm

ra lưu thông trên thị trường [ ]”

Điều 7 Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hoá nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường

“1 Người nhập khẩu phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng hàng hoá [ ] trước khi đưa hàng hoá

ra lưu thông trên thị trường [ ]” (Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2008 quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa)

30 Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

ra, cũng không cho phép bất kỳ ai bán hoặc đưa chúng ra thị trường Đáng chú ý, kết luận xem xét đến sự “đồng ý” của CSHSC, dù không được quy định trong pháp luật SHTT Việt Nam tại thời điểm giải quyết

Vấn đề sau đó được quy định rõ ràng tại Thông tư BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngày 3/5/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định 12/1999/NĐ-CP về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực

825/2000/TT-sở hữu công nghiệp (Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT): “8.1 Các trường hợp ngoại lệ không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: d Sử dụng hoặc tiến hành các hoạt động có tính chất thương mại (nhập khẩu, bán, tàng trữ để bán, rao bán, quảng cáo để bán) sản phẩm, hàng hoá mà sản phẩm, hàng hoá đó đã được chủ

sở hữu công nghiệp đưa ra thị trường (kể cả thị trường nước ngoài)”.

Hoạt động “đưa ra thị trường” tiếp tục được giải thích là “cung cấp” (phân phối, bán), thực hiện bởi CSHSC.31 Như vậy, dù quy định “đưa sản phẩm ra thị trường”, nhưng ý định của nhà lập pháp phải là “bán hoặc phân phối sản phẩm ra thị trường” Đáng tiếc, đến Luật SHTT 2005 và Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN của

Bộ Khoa học Công nghệ ngày 29/6/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN) không giải thích cụ thể hành vi này Phần phân tích dưới đây

sẽ làm rõ liệu cách hiểu nào phù hợp với ý tưởng của nhà làm luật theo pháp luật hiện hành

1.2.2.1 Bán sản phẩm

Đầu tiên, hành vi bán là trường hợp phổ biến để đưa sản phẩm ra thị trường Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày 14/6/2005 (Luật Thương mại 2005) mô tả hành vi mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, bên bán có nghĩa

vụ giao và chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.32 Điều kiện này có thể lý giải nguyên nhân học thuyết hết quyền SHTT phát sinh:

Một là, khi đã chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, chủ sở hữu không thể tác động vào quyền định đoạt sản phẩm của họ Bởi lẽ, tại thời điểm này, quyền

sở hữu sáng chế tuy vẫn thuộc CSHSC, nhưng sản phẩm được đưa ra thị thường lại tồn tại như vật thể độc lập mà sáng chế chỉ là bộ phận thành phần hoặc được sản xuất theo quy trình được bảo hộ Vì vậy, quyền sở hữu sáng chế và SPCSC tồn tại

độc lập

Hai là, khi thực hiện hành vi bán, CSHSC đã chuyển chi phí đầu tư và sáng tạo vào giá sản phẩm Khi đã thụ hưởng lợi ích phát sinh từ sáng chế, mục tiêu của quyền SHTT đã đạt được Nếu để CSHSC tiếp tục hưởng lợi từ sáng chế, NTD có thể chịu thiệt hại bởi giá thành sản phẩm tăng cao Do vậy, học thuyết hết quyền SHTT cần thiết đặt ra giới hạn phạm vi bảo hộ độc quyền đối với sáng chế.33

Tóm lại, bán sản phẩm là hình thức dễ nhận thấy nhằm đưa sản phẩm bất kỳ

ra thị trường Tuy nhiên, như một nhóm tác giả khi phân tích điểm d Điều 8.1 Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT nhận định hạn chế của cụm từ “cung cấp”, bởi lý do ngoài cung cấp (bao gồm bán và phân phối), vẫn còn nhiều hoạt động khác có thể đưa sản phẩm ra thị trường.34

Tuy nhiên, nhóm tác giả lại không giải thích thêm đó là trường hợp nào Phần tiếp theo sẽ làm rõ, liệu ngoài bán, còn hành

vi nào khác có thể đưa sản phẩm ra thị trường và hành vi đó có phù hợp hay không?

1.2.2.2 Không nhằm bán sản phẩm

Sản phẩm đưa ra thị trường có thể không dùng để bán mà phục vụ các mục đích kinh doanh khác Luật Thương mại 2005 ghi nhận sự tồn tại của hình thức này thông qua các hành vi sau: Một là, dùng sản phẩm để tiếp thị nhằm tạo ra nhu cầu

và sau đó bán sản phẩm cho khách hàng Đây có thể xem là việc đưa hàng hoá mẫu

để khách hàng dùng thử không phải trả tiền Hàng mẫu đưa cho khách hàng dùng thử là hàng hóa được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán trên thị trường.35 Hai là, dùng sản phẩm để tặng kèm là trường hợp thực hiện chương

33 Luật SHTT quy định sản phẩm chứa “sáng chế” nói chung, không phân biệt sáng chế dạng vật thể hay sáng chế dạng quy trình, phương pháp

34 Viet Dung, Tran and Nhu Quynh, Nguyen and Thi Nam Giang, Le, tlđd (28), tr 240

35 Khoản 1 Điều 92 Luật Thương mại 2005, hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 4/4/2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Lưu ý, trường hợp dùng thử ở đây là một hình thức khuyến mại, khách hàng sẽ sở hữu ngay sản phẩm dùng thử Ngược lại, sản phẩm dùng thử trong hợp đồng mua sau khi sử dụng thử (Điều 452 BLDS 2015) vẫn thuộc sở hữu của bên bán, bên mua trong hoặc sau thời hạn dùng thử, nếu quyết định mua sản phẩm thì quyền sở hữu mới chuyển giao

trình khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng không thu tiền, không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.36

Pháp luật Việt Nam quy định việc áp dụng hết quyền SHTT tương tự như

EU khi sử dụng cụm từ “đưa sản phẩm ra thị trường”;37

trong khi tại Hoa Kỳ ghi nhận hết quyền xảy ra sau lần bán đầu tiên.38

Nếu vận dụng học thuyết bán lần đầu, thì trường hợp sản phẩm không dùng để bán mà đưa khách hàng dùng thử hoặc tặng kèm sẽ không thuộc phạm vi áp dụng học thuyết hết quyền SHTT

Như đã phân tích thị trường là nơi tập hợp của nhóm người mua (quyết định nhu cầu) và người bán (quyết định cung ứng) Đây là thuật ngữ có nhiều nghĩa, nhưng tất cả các nghĩa của từ thị trường đều có một giả định chung là có một sự đối chiếu giữa một (hay nhiều) cung và một (hay nhiều) cầu nhằm tiến hành các cuộc trao đổi trên cơ sở một hệ thống giá, hệ thống giá này là kết quả của một cuộc thương lượng giữa các bên.39 Từ đó, việc đưa sản phẩm vào thị trường chính là hoạt động mà người bán đặt sản phẩm ở điều kiện mà người mua có thể tiếp cận để tiến hành trao đổi Tuy nhiên, sản phẩm không chỉ tồn tại nhằm phục vụ trao đổi hàng – tiền hay hàng – hàng thông thường Sản phẩm trong tiếng Anh là “goods” hay tiếng Pháp là “biens” đều có nghĩa là “điều tốt” bởi xuất phát từ sự thỏa mãn nhu cầu của con người Nhu cầu này đối với bên bán không nhất thiết là việc thu được giá trị vật chất ngay lập tức Ý nghĩa của sản phẩm còn là tạo lòng tin, thương hiệu cho bên bán, hoặc để thăm dò phản ứng thị trường trước khi chính thức bán sản phẩm Các hoạt động khuyến mại hoặc chuẩn bị cho kinh doanh đều có mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận Vì vậy, việc sử dụng SPCSC làm hàng mẫu để khách hàng

36

Khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại 2005, được hướng dẫn bởi Điều 8 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Một điểm cần lưu ý, chủ thể tặng kèm hoặc đưa dùng thử phải là CSHSC Nếu bên tặng hoặc đưa dùng thử ký hợp đồng đặt hàng sản xuất với CSHSC sẽ tương tự hành vi bán sản phẩm đã phân tích ở trên

37 Điều 29: Hết quyền đối với sáng chế tại châu Âu

“Các quyền hình thành do được cấp bằng sáng chế châu Âu sẽ không gồm các hành vi liên quan đến một sản phẩm được bảo hộ, sau khi sản phẩm đó đã được đưa vào thị trường tại Liên minh châu Âu, bởi hoặc với sự đồng ý của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế, trừ khi có cơ sở hợp pháp để chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế để phản đối việc thương mại hoá sản phẩm” (Agreement on a Unified Patent Court - 2013/C 175/01)

38 Ở Hoa Kỳ, giới học giả cho rằng học thuyết hết quyền SHTT chỉ phát sinh khi có hành vi bán hợp pháp sản phẩm chứa đối tượng quyền SHTT ra thị trường Xem: Reto M Hilty, “„Exhaustion‟ in the Digital Age”,

[http://ssrn.com/abstract=2689518] (truy cập ngày 14/7/2017); Yina Dong (2010), “Note: A Patent

Exhaustion Exposition: Situating Quanta v LGE in the Context of Supreme Court Jurisprudence”, Stanford Technology Law Review, tr 1

39 Bernard Guerrien (2007), Từ điển Phân tích Kinh tế, Nguyễn Đôn Phước dịch, NXB Tri Thức, tr 640

dùng thử, hay khuyến mại bằng cách tặng sản phẩm cho khách hàng không thu tiền cũng là hình thức đưa sản phẩm ra thị trường dưới góc độ kinh tế

Tại Việt Nam, trong ví dụ về vụ việc kinh doanh hàng khuyến mại, dù các sản phẩm không để bán, nhưng các đại lý hay siêu thị vẫn bán để thu lợi bất chính Nếu xem hành vi đưa hàng khuyến mại ra thị trường thì các công ty là chủ sở hữu hàng khuyến mại chứa sáng chế được bảo hộ sẽ không thể ngăn cản hành vi bán của đại lý, siêu thị Do vậy sẽ hợp lý nếu hiểu cụm từ “đưa vào thị trường” chỉ là “bán” sản phẩm

Thực tế, dù CSHSC không thu lợi trực tiếp từ SPCSC, nhưng mục đích khi khuyến mại hay làm hàng trưng bày là nhằm đạt các lợi ích vô hình như tạo danh tiếng, tiêu thụ hàng nhanh, giảm hàng tồn Dù CSHSC sẽ đạt lợi nhuận sau đó, nhưng nếu xét tổng thể về tính cân bằng lợi ích, việc bên thứ ba sử dụng hàng khuyến mại, hàng trưng bày để kinh doanh là sinh lợi không có căn cứ, trong khi lợi ích này đáng lẽ đã phải được chia sẻ cho NTD đã mua sản phẩm chính (chẳng hạn được khuyến mại)

Các phân tích ở phần trên đưa ra kết luận việc bán SPCSC mới làm hết quyền SHTT của CSHSC Tuy vậy, việc bán sản phẩm thường trải qua nhiều giai đoạn Vậy thời điểm chính xác mà quyền của chủ sở hữu hết là khi nào?

1.2.3 Thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường

Thực tiễn hiện nay tồn tại hai loại sáng chế mà thời điểm hết quyền của chúng là khác nhau, bao gồm sáng chế đơn thông thường và sáng chế kết hợp

40 Nguyễn Thị Khánh Linh (2016), Nghiên cứu pháp luật về nhập khẩu song song hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu tại một số nước trên thế giới và đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp, Đại

học Luật TP HCM, tr 64-68

Đối với hợp đồng mua bán thông thường, bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và đồng thời bên mua trả tiền cho bên bán Do đó, bên bán đã nhận được lợi ích kinh tế ngay khi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm cho bên mua

Đối với hợp đồng mua sau khi sử dụng thử, điều tương tự cũng xảy ra Bên bán sẽ giao sản phẩm để bên mua (tiềm năng) sử dụng thử sản phẩm với thời hạn dùng thử xác định Trong thời hạn đó, bên mua có thể trả lời mua hoặc không mua; nếu hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như chấp nhận mua Khi này, bên bán nhận tiền bán sản phẩm, chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm cho bên mua Trước thời điểm này, sản phẩm vẫn thuộc sở hữu của bên bán, bên mua chỉ có quyền sử dụng mà không thể bán lại cho bên thứ ba, nên hiện tượng hết quyền SHTT không thể xảy ra

Đối với hợp đồng mua trả chậm, trả dần, bên bán sau khi giao hàng sẽ dành cho bên mua một thời hạn sau khi nhận tài sản mua Bên mua có quyền sử dụng tài sản, tuy vậy bên bán vẫn được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản cho đến khi bên mua trả đủ tiền Do đó, tại thời điểm nhận đủ tiền thanh toán, bên bán chuyển giao quyền sở hữu cho bên mua, nhận lợi ích kinh tế từ sáng chế và hết quyền SHTT

Cuối cùng, hình thức mua bán qua sở giao dịch hàng hóa thực hiện thông qua: Một là, hợp đồng mua bán hàng hóa kỳ hạn, tức việc giao kết với mức giá

được xác định tại thời điểm ký kết, nhưng hợp đồng sẽ được thực hiện tại thời điểm trong tương lai theo thỏa thuận Với hợp đồng này, các bên có thể mua, bán hàng hóa được ấn định mức giá tại thời điểm xác lập hợp đồng nhưng hàng hóa sẽ được giao vào ngày nhất định trong tương lai.41

Hai là, hợp đồng quyền chọn, theo đó bên

mua quyền, phải trả khoản tiền để mua quyền này, để có quyền mà không có nghĩa

vụ phải mua hoặc bán hàng hóa đã giao kết trong hợp đồng, với mức giá xác định trước.42 Tại thời điểm ký kết hai loại hợp đồng này không có hành vi chuyển giao quyền sở hữu trên thực tế,43 nên chỉ khi đến thời hạn xác định mà bên mua tiến thành thanh toán giá trị hợp đồng, bên bán giao tài sản thì mối quan hệ mua bán

41 Khoản 2 Điều 64 Luật Thương mại 2005

42 Điều 66 Luật Thương mại 2005

43 Các bên có thể thỏa thuận điều khoản loại trừ giao dịch trong tương lai bằng cách thoả thuận về việc (i) bên mua có thể thanh toán bằng tiền và không nhận hàng; hoặc bên bán có thể thanh toán bằng tiền và không giao hàng (Khoản 2, 3 Điều 65 Luật Thương mại 2005) Thậm chí, các bên giao kết hợp đồng nhưng không

có ý định mua hàng hóa trên thực tế, mà nhằm mục đích chốt được giá bảo vệ, hạn chế rủi ro biến động giá,

sử dụng như công cụ tài chính để kiếm lời dựa trên sự biến động giá cả của hàng hóa Trường ĐH Luật

TP.HCM (2014), Giáo trình về Pháp luật thương mại, hàng hóa và dịch vụ, Chủ biên: Phan Huy Hồng, NXB

Hồng Đức, tr 141-159

được chính thức xác lập Khi này, SPCSC mà các bên giao dịch được coi là đã được đưa ra thị trường

1.2.3.2 Thời điểm hết quyền sở hữu trí tuệ khi bán sáng chế kết hợp

Hết quyền SHTT sau khi chuyển giao quyền sở hữu là thời điểm mang tính tổng quát, nhưng khi bán sản phẩm có đặc điểm là một bộ phận trong một hệ thống được cấp bằng sáng chế, vấn đề trở nên phức tạp Tại Việt Nam chưa ghi nhận vụ việc liên quan Dù vậy, xem xét kinh nghiệm giải quyết trong tranh chấp liên quan của Hoa Kỳ sẽ có giá trị tham khảo để ban hành quy định có tính dự đoán cao cho Việt Nam

Sáng chế kết hợp (patented combination) là trường hợp sáng chế hình thành bằng cách kết hợp các thành phần hiện có theo một cách mới (nhằm đạt tiêu chí tính mới), trong đó mỗi thành phần riêng lẻ không được bảo hộ, cũng không thể thực hiện chức năng sử dụng của sản phẩm Sáng chế kết hợp thường tồn tại từ hai thành phần trở lên kết hợp cùng nhau để tạo thành một tổng thể được bảo hộ sáng chế, khác biệt với sáng chế thông thường, chỉ gồm một thành một đơn nhất đã đủ để được bảo hộ.44

Chẳng hạn, X là sáng chế thuộc sở hữu của T X cấu thành bởi ba bộ phận, được cung cấp lần lượt bởi các nhà cung ứng linh kiện A, B, C

Giả sử thay vì tự sản xuất, T cấp phép cho D được sử dụng sáng chế X để lắp ráp, làm ra sản phẩm Khi này, hành vi cung cấp linh kiện của A, B, C và việc sản xuất của D là hợp pháp Nên D bán sản phẩm ra thị trường sẽ làm hết quyền SHTT của T

Giả sử T chỉ cấp phép cho nhà cung cấp linh kiện A Khi A cung ứng linh kiện để D lắp ráp, liệu có làm hết quyền SHTT của T đối với toàn bộ sáng chế không? Vấn đề là linh kiện của A chỉ là một bộ phận trong tổng thể sáng chế X

Năm 2008, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xét xử tranh chấp liên quan đến câu hỏi

pháp lý trên, trong vụ việc giữa Quanta Computer, Inc v LG Electronics, Inc.45(phán quyết Quanta) Tòa án Tối cao ủng hộ quan điểm của Quanta, bởi vì bộ vi xử

45 Quanta Computer, Inc v LG Electronics, Inc., 553 U.S 617, 635 (2008)

lý hoặc chipset46 không thể hoạt động cho đến khi nó được kết nối với bộ nhớ và các bộ phận khác Sản phẩm Intel được thiết kế đặc biệt để chỉ hoạt động nếu quy trình trên được thực hiện Trên thực tế, Quanta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của Intel trong việc kết hợp các sản phẩm Intel vào máy tính của mình, bởi vì Quanta không biết cấu trúc bên trong của bộ vi xử lý hoặc chipset, mà Intel đang nắm giữ Để bán hàng, Intel bắt buộc phải kết hợp các sản phẩm Intel vào các máy tính để có thể thực hiện các chức năng của bằng sáng chế.47

Qua phán quyết trên, một nguyên tắc được rút ra là sự hết quyền SHTT không chỉ giới hạn trong một sản phẩm được bán ra Thay vào đó là “hết quyền đồng thời”, tức quyền SHTT đối với sáng chế sẽ hết khi bất kỳ thành phần nào trong tổng thể sáng chế kết hợp được bán ra thị trường, miễn đó là thành phần thiết yếu và thực hiện chức năng của sáng chế.48

Tính thiết yếu của thành phần có thể hiểu rằng, nếu thiếu thành phần đó thì sáng chế không còn giá trị sử dụng, cũng như lý do để được bảo hộ Điều này đồng nghĩa để một thành phần là “thiết yếu” thì các phần khác của sáng chế phải không thiết yếu Cần lưu ý, ở đây chỉ xét đến bộ phận thiết yếu của sáng chế, không phải của sản phẩm; bởi lẽ sản phẩm có thể cấu thành từ nhiều bộ phận, trong đó chứa một số thành phần không được bảo hộ Ngoài ra, đối với sáng chế kết hợp hay sáng chế phụ thuộc, chỉ vài phần trong số nhiều bộ phận cấu thành nên sáng chế được xem là thiết yếu Trong vụ việc trên là bộ nhớ và một số bộ phận khác của Quanta được gắn vào bộ vi xử lý.49 Như vậy, nếu sáng chế kết hợp với từ hai thành phần có tính năng thiết yếu trở lên, thì việc bán một bộ phận sẽ không gây hết quyền SHTT

Cơ chế này sẽ giúp chủ sở hữu của một thành phần được cấp bằng sáng chế sẽ tiếp tục thụ hưởng giá trị của sản phẩm, nếu thành phần đó không phải là tính năng thiết yếu duy nhất.50

46

Chipset là một nhóm các mạch tích hợp (các “chip”) được thiết kế để làm việc cùng nhau và đi cùng nhau như một sản phẩm đơn Trong máy tính, từ chipset thường dùng để nói đến các chip đặc biệt trên bo mạch chủ hoặc trên các card mở rộng

47 Xem thêm phần tranh luận của Quanta và LGE tại Phụ lục 1

48 James W Beard (2008), “The Limits of Licensing: Quanta v LGE and the New Doctrine of Simultaneous

Exhaustion”, UCLA J.L & TECH, No 3, tr 27 Xem thêm lập luận của Quanta và LGE tại Phụ lục 1

Tóm lại, hành vi “đưa sản phẩm ra thị trường” chỉ nên được hiểu là “bán” sản phẩm; các hành vi tiếp thị khác như đưa hàng mẫu, hàng dùng thử (hợp đồng mua sau khi sử dụng thử), hàng tặng kèm đến khách hàng không được coi là “đưa sản phẩm ra thị trường” Đối với việc bán sản phẩm, thời điểm xác định hàng hóa

đã được đưa ra thị trường là khi có hành vi bán thực sự cho NTD hoặc khách hàng

có nhu cầu; đối với sáng chế kết hợp, quyền SHTT đối với sáng chế chỉ hết khi bộ phận thành phần duy nhất và có tính thiết yếu được bán Vấn đề tiếp theo cần xác

định là chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường

1.3 Điều kiện về chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường

Thời kỳ của các nhà sáng chế như T Edison hay G Bell có thể tự thương mại hóa sản phẩm không còn phù hợp, bởi hiện các nhà sáng chế không chuyên đa phần không am hiểu nhiều về thị trường, chưa được đào tạo bài bản và không có vốn lớn.51 Hầu hết các nhà sáng chế ngày nay đều là nhân viên của một tổ chức kinh doanh Họ có thể được thuê để nghiên cứu và phát triển sáng chế, sau đó thông thường nhân viên sẽ được yêu cầu chuyển nhượng sáng chế cho người tuyển dụng

Lý do là họ chỉ chế tạo ra cái mà họ được thuê để làm và sáng chế của họ là đối tượng cụ thể của hợp đồng tuyển dụng.52

Hiện pháp luật Việt Nam ghi nhận ba chủ thể có khả năng đưa sản phẩm ra thị trường, từ đó làm hết quyền SHTT sáng chế, bao gồm CSHSC; hoặc bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kể cả chuyển giao bắt buộc; hoặc do bên có quyền sử dụng trước sáng chế.53

cửa hàng này Sau khi mua bàn đạp, tôi lắp nó vào xe đạp của tôi và bắt đầu đạp xe xuống đường Bây giờ, tôi không muốn 19 thanh tra bằng sáng chế đuổi theo tôi Tại sao tôi không thể nhìn vào họ và nói rằng quyền SHTT của sáng chế trên bàn đạp và bằng sáng chế cho những chiếc xe đạp này đã hết?”

Do vậy, chừng nào Tòa án còn thấy rằng bàn đạp không phải là tính năng thiết yếu duy nhất của sáng chế trong hệ thống xe đạp, thì việc bán một chiếc bàn đạp không làm hết quyền quyền SHTT sáng chế đối với hệ thống xe đạp Điều này đúng ngay cả khi bàn đạp chỉ có chức năng duy nhất là gắn vào chiếc xe đạp

Transcript of Oral Argument, đoạn 29-30, phán quyết Quanta Trích theo: Yina Dong, tlđd (38), tr 13

51 Vân Anh, “Các nhà sáng chế gặp khó khi thương mại hóa sản phẩm”, che-gap-kho-khi-thuong-mai-hoa-san-pham-440305.vov] (truy cập ngày 12/7/2017) Việc thương mại hóa hay khai thác giá trị thương mại tài sản trí tuệ có thể diễn ra dưới một hay nhiều hình thức: (i) Trực tiếp sử dụng tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đưa tài sản trí tuệ đó vào các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất hay cung cấp; (ii) chuyển giao tài sản trí tuệ cho doah nghiệp khác qua hoạt động chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng; (iii) sử dụng tài sản trí tuệ để thương lượng, đàm phán với doanh nghiệp khác cũng như làm tài sản góp gốn, tài sản bảo đảm trong vay vốn ngân hàng Nguyễn Thanh Tú (2012), “Một số vấn đề pháp lý về khai thác thương mại tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp Việt

[http://vov.vn/kinh-te/cac-nha-sang-Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4, tr 28-39

52 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (2013), Luật sở hữu trí tuệ án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng, NXB Chính trị

quốc gia, tr 152

53 Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

1.3.1 Chủ sở hữu sáng chế đưa ra thị trường

Đây là chủ thể đương nhiên có quyền và dễ dàng suy luận nhất Khi CSHSC trực tiếp hoặc thông qua nhà phân phối bán hàng hóa cho NTD thì được coi

là đưa hàng hóa ra thị trường CSHSC có thể thông qua ủy thác bán hàng hóa và đại

lý thương mại để thực hiện thay mình.54

Trong cả hai loại hình trung gian thương mại trên, hàng hóa được đưa ra thị trường bởi bên nhận ủy thác và bên đại lý, với sự đồng ý của chủ sở hữu SPCSC Có thể thấy, từ “đồng ý” này còn có ý nghĩa rộng hơn, đó là hàng hóa được đưa ra thị trường một cách hợp pháp Do vậy, cụm từ

“đồng ý” có nghĩa khái quát và phù hợp để giải thích trong trường hợp CSHSC

thông qua trung gian thương mại để đưa sản phẩm ra thị trường

1.3.2 Bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế đưa ra thị trường

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ghi nhận SPCSC được đưa ra thị trường bởi người được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc So sánh với quy định tại Châu Âu, Hoa Kỳ hay một số nước ASEAN, ở đó chủ thể đưa sản phẩm ra thị trường là chủ sở hữu hoặc bên khác với sự đồng ý của chủ sở hữu Như vậy, pháp luật Việt Nam có sự khác biệt cơ bản: Đầu tiên, từ “đồng ý” của các nước được thay thế bằng bên được

“chuyển giao quyền sử dụng”, nhưng về bản chất, đây là trường hợp CSHSC đồng ý cho bên thứ ba đưa sản phẩm ra thị trường; thứ hai, pháp luật Việt Nam còn quy định thêm trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế

1.3.2.1 Chủ sở hữu sáng chế đồng ý chuyển giao quyền sử dụng

Đây là các tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Khi được cấp bằng độc quyền sáng chế, chủ sở hữu có quyền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế55

qua hình thức bằng hợp đồng độc quyền hoặc không độc quyền; hoặc thông qua hình thức chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế Hình thức chuyển giao bắt buộc sẽ được làm rõ ở phần sau

Đưa sản phẩm vào thị trường là một hình thức lưu thông sản phẩm để tìm kiếm lợi nhuận Đây là quyền sử dụng của CSHSC khi được cấp văn bằng bảo hộ.56

54 Nếu dựa vào câu chữ một cách cứng nhắc, khi đối chiếu với các chủ thể có quyền đưa sản phẩm ra thị trường được liệt kê, thì bên nhận ủy thác và bên đại lý thương mại khi bán sản phẩm sẽ không làm hết quyền SHTT của CSHSC Tuy nhiên, xét về mối quan hệ giữa bên cung cấp và bên có nhu cầu trên thị trường, CSHSC vẫn là bên bán Xem thêm phần chứng minh tại Phụ lục 4

55 Lần lượt được quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương X Luật SHTT 2005

56 Khoản 1 Điều 124 Luật SHTT 2005

Thay vì tự thực hiện quyền này, CSHSC chuyển giao cho bên thứ ba và hưởng giá chuyển giao quyền sử dụng Hoạt động này phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.57

Thông qua hợp đồng này, CSHSC thể hiện đồng ý rõ ràng cho bên được chuyển giao có quyền lưu thông sản phẩm với các hành vi bán, trưng bày

để bán, vận chuyển sản phẩm.58

Đáng chú ý, hết quyền sẽ không xảy ra khi hàng hóa được đưa ra thị trường bởi người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhưng người này sử dụng sáng chế vượt quá phạm vi đã thỏa thuận.59

Tại các quốc gia theo hệ thống Dân luật, học thuyết hết quyền SHTT có nguồn gốc từ sự đồng ý ngầm định, cho phép người mua có quyền sở hữu một chiếc tàu chở dầu để ký hợp đồng liên quan đến tài sản không bị chôn vùi.60

Theo đó, khi CSHSC tiến hành bán sản phẩm mà không kèm theo bất kỳ ràng buộc nào, người mua SPCSC thông qua sự đồng ý ngầm định đó sẽ được sử dụng sản phẩm cho các mục đích mà họ dự định Đối chiếu lý thuyết về sự đồng ý ngầm định, có thể thấy khi CSHSC đưa sản phẩm ra thị trường với thông tin rõ ràng nhằm khuyến mại, tặng kèm, không cho phép bán, hay sẽ được thu hồi như vụ việc Tribeco, thì trong trường hợp có bên bán hàng hóa như trên, chủ sở hữu có thể ngăn cản hành vi đó

So sánh pháp luật EU hay các nước ASEAN, từ “đồng ý” được sử dụng thay vì “được chuyển giao” Cụ thể, mối quan hệ “đồng ý” có thể tồn tại trong bốn trường hợp: (i) Chủ sở hữu quyền SHTT ở quốc gia xuất khẩu đồng thời là chủ sở hữu quyền SHTT ở quốc gia nhập khẩu đối với cùng một đối tượng SHTT (khi có hiện tượng bán lại ở các quốc gia khác nhau); (ii) khi các bên có mối quan hệ kinh

tế thông qua quan hệ công ty mẹ - con; (iii) thông qua hợp đồng cung cấp – phân phối (đại lý thương mại và ủy thác mua hàng hóa); hoặc (iv) chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.61

Như vậy, hành vi được pháp luật SHTT Việt Nam ghi nhận chỉ là một trong bốn trường hợp vừa nêu Rõ ràng nếu các chủ thể (i) đến (iii) đưa sản phẩm ra thị

57 Khoản 2 Điều 141 Luật SHTT 2005

58 Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

59 Điểm d Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT 2005

60 Stothers, C (2007), Parallel Trade in Europe: Intellectual Property, Competition and Regulatory Law 41,

Hart Publishing, Oxford, England Trích theo: Shubha Ghosh (2013), “The Implementation of Exhaustion

Policies: Lessons from National Experiences”, ICTSD Issue Paper, No 40, tr 7

61 Nguyễn Thanh Tú, Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên) (2014), Nhập khẩu song song dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ, hợp đồng và cạnh tranh, NXB Chính trị quốc gia, tr 154

trường, quyền SHTT của CSHSC vẫn được bảo lưu là không bao quát, dẫn đến mở rộng độc quyền sử dụng sáng chế

1.3.2.2 Bên được chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế đưa ra thị trường

Quyền sử dụng sáng chế có thể bị bắt buộc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế,62 mà chỉ cần trả cho chủ thể này một khoản tiền đền bù thoả đáng, tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó.63

Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam, dù không có sự đồng ý của CSHSC, học thuyết hết quyền SHTT vẫn xảy ra Liệu quy định này có hợp lý?

Trong nghiên cứu của một nhóm tác giả về án lệ EU liên quan đến việc CSHSC bị buộc phải đưa sản phẩm ra thị trường, khi này hành vi đó không được coi là có sự đồng ý theo học thuyết hết quyền.64 Theo nhóm tác giả, trong trường hợp này, CSHSC không thể bị coi là đồng ý với hoạt động khai thác quyền SHTT của bên được cấp quyền sử dụng Việc bắt buộc chuyển giao như vậy ngăn cản CSHSC tự do định đoạt điều kiện mà người này áp dụng khi tự mình đưa sản phẩm

ra thị trường

Ngược lại, theo một tác giả, quy định hết quyền SHTT xảy ra kể cả trong trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của Việt Nam nhằm tăng khả năng tiếp cận với những thành quả sáng tạo của con người Bởi vì Việt Nam thường là bên được chuyển giao trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế Khi hết quyền xảy ra, họ có quyền tuyệt đối trong khai thác, sử dụng sản phẩm được bảo hộ sáng chế mà không chịu sự can thiệp từ phía chủ hữu sáng chế.65

Trước khi xem xét tính hợp lý, cần nhận định nguyên nhân tồn tại của chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế Theo một nghiên cứu, quy định này khởi nguồn từ ba lý do được thừa nhận rộng rãi:66 (i) Nhằm kiểm soát sự lạm dụng độc quyền của CSHSC, khi chủ thể này thực hiện các hành vi như: Từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế với các điều kiện thương mại bất hợp lý, không sử

62 Điều 145-147 Luật SHTT 2005

63 Điều 24 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

64 Nguyễn Thanh Tú, Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên), tlđd (61), tr 156-157 Xem thêm phần tranh luận của các

bên trong phán quyết Pharmon BV v Hoechst AG., [1985] EUECJ R-19/84 (9 July 1985) tại Phụ lục 1

65 Nguyễn Như Quỳnh, tlđd (4), tr 36

66 Lê Thị Nam Giang (2013), Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng, NXB ĐHQG TP HCM, tr 40-58

dụng sáng chế hoặc sử dụng sáng chế ở mức không đầy đủ, đưa ra mức giá quá cao đối với sản phẩm; (ii) nhằm mục đích công cộng, bao gồm sử dụng sáng chế nhân danh nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khỏe cộng đồng ; (iii) nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc Một sáng chế bị bắt buộc chuyển giao nhằm giải quyết các hạn chế nêu trên, đồng thời có thể nhìn nhận dưới góc độ lý luận và luật thực định

Về lý luận, dưới góc độ kinh tế, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng

chế là công cụ ngăn chặn hoặc chế tài các hành vi lạm dụng độc quyền của CSHSC; đồng thời, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh,67

hài hòa xung đột về trình độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia phát triển (nơi có nhiều bằng sáng chế, sử dụng công cụ này nhằm thúc đẩy công nghệ) và các quốc gia đang phát triển (nơi có ít sáng chế và sử dụng công cụ này để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tiếp cận sản phẩm giá cao hoặc sáng chế không được sử dụng).68 Dưới góc độ xã hội, chuyển

giao bắt buộc nhằm duy trì công cụ giải quyết các vấn đề cấp bách, qua đó đảm bảo cân bằng lợi ích giữa CSHSC và lợi ích xã hội.69 Pháp luật về bảo hộ sáng chế tại Việt Nam theo học thuyết vị lợi,70

với mục tiêu sử dụng đối tượng SHTT để phục

vụ cộng đồng, phát triển khoa học, công nghệ Do vậy, bảo vệ quyền của CSHSC phải hài hòa mục tiêu trên Khi áp dụng hoạt động chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế, tác động tiêu cực của độc quyền sử dụng đã được giải quyết, quyền lợi xã hội được đảm bảo

Đánh giá từ pháp luật thực định, Malaysia cũng ghi nhận chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế được xem là một trong những yếu tố làm phát sinh hết quyền SHTT.71

Tương tự với một chút khác biệt, theo luật sáng chế của Brazil, nhập khẩu song song được cho phép trong vòng một năm đối với sản phẩm sản xuất theo giấy phép chuyển giao bắt buộc, nhưng cụ thể hơn, căn cứ chuyển giao phải xuất phát từ hành vi lạm dụng quyền lực kinh tế.72 Ngược lại, tại EU, Điều 34 Hiệp ước

về hoạt động của Liên minh Châu Âu (TFEU) ghi nhận trường hợp hàng hóa sản

67 Lê Thị Nam Giang, tlđd (66), tr 50

68 Colleen Chien (2003), “Cheap Drugs at What price to Innovation: Does the Compulsory Licensing of

Pharmaceuticals hurt Innovation?”, Berkeley Technology Law of Journal, No 18, tr 10

69 Lê Thị Nam Giang, tlđd (66), tr 53

70

Xem thêm Phụ lục 2

71 Shubha Ghosh, tlđd (60), tr 44 Mục 37.2 Đạo luật Sáng chế năm 1983 Malaysia

72 Điều 68§3 Brazilian Federal Law 9.279/96 Xem thêm: AIPPI (2008), Report of International Exhaustion

of Industrial Property Rights (Q156): Brazil, 2008 AIPPI World Congress – Boston, tr 1-3

xuất theo giấy phép chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế sẽ loại trừ việc

áp dụng học thuyết hết quyền SHTT

Cuối cùng, mục đích của việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế không nhằm mục đích tước quyền hay hạn chế các độc quyền của người nắm độc quyền đối với sáng chế, thay vào đó là nhằm đảm bảo cân bằng về quyền và nghĩa

vụ của CSHSC với lợi ích cộng đồng Do vậy, pháp luật quốc tế và Việt Nam đều ghi nhận quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước.73

Vậy nên, nếu cho phép hành vi đưa sản phẩm được sản xuất theo giấy phép chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng sáng chế làm hết quyền SHTT là không hợp lý

và không thực tế

1.3.3 Do bên có quyền sử dụng trước 74 đưa ra thị trường

Tại Việt Nam, có ý kiến cho rằng cần loại bỏ quy định hết quyền SHTT xảy

ra khi người có quyền sử dụng trước đưa sản phẩm ra thị trường tại Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005, với các lý do như: Làm mất quyền độc quyền phân phối, đưa sản phẩm ra thị trường khi chủ sở hữu chưa phát sinh quyền, việc tồn tại trên thị trường cùng lúc hai chủ thể độc lập có thể bán SPCSC cùng loại là mâu thuẫn với bản chất của nhập khẩu song song hay không có sự đồng ý của chủ sở hữu.75 Tuy nhiên, sự tồn tại của quy định này dựa trên bốn cơ sở sau:

Thứ nhất, quyền sử dụng trước có tác động tích cực nhằm cân bằng phúc lợi

xã hội và quyền năng CSHSC Tính cân bằng thể hiện giữa người CSHSC và cộng đồng,76

giúp giới hạn quyền độc quyền trong việc cấm sử dụng sáng chế.77

73

Điều 146 Điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc

“1 Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:

b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước” (Luật SHTT 2005)

Xem thêm: Nguyễn Thanh Tú (2008), “Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ và

pháp luật cạnh tranh”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 1, tr 10-21; cũng xem: Lê Thị Nam Giang (2011), “Pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3, tr 34-

48

74 Hiện nay, công trình phân tích về quyền sử dụng trước sáng chế trong Luật SHTT 2005 không nhiều, có thể xem thêm phần phân tích của tác giả tại Phụ lục 3

75 Trần Thái Nguyên (2016), Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam,

khóa luận tốt nghiệp, ĐH Luật TP HCM, tr 46-47; cũng xem: Nguyễn Thanh Tú, Lê Thị Thu Hiền (Chủ biên), tlđd (61), tr 269

76 Cananda, Hoa Kỳ và EAPO (Văn phòng Sáng chế Á – Âu) ghi nhận mục đích “đạt được sự cân bằng hợp

lý về quyền sử dụng giữa người được cấp bằng bảo hộ và người sử dụng trước”; tại Úc, lý do được giải thích

Thứ hai, dựa trên góc độ kinh tế, thừa nhận quyền sử dụng trước sáng chế là hợp lý, có khả năng bảo vệ tình trạng kinh tế của người sử dụng trước, qua đó ngăn chặn rủi ro phá hủy các giá trị vật chất do họ tạo ra một cách hợp pháp Đồng thời, mang lại lợi ích cho kinh tế xã hội nói chung, bảo vệ các khoản đầu tư sáng tạo ra sáng chế khi chỉ có một trong số các chủ thể được cấp bằng sáng chế.78

Thứ ba, khắc phục khiếm khuyết của nguyên tắc ưu tiên cho người nộp đơn trước (first to file),79 giúp hạn chế hậu quả, tránh sự bất công bắt nguồn từ thực tế là bên đã đầu tư nhân lực và vật chất trong việc tạo ra sáng chế nhưng không thể khai thác thành tựu trí tuệ của mình, chỉ vì họ chưa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.80

Thứ tư, giúp thúc đẩy sự sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ.81Đây là ý nghĩa cơ bản của việc thừa nhận quyền sử dụng trước, khuyến khích sự sáng tạo song song của các chủ thể đã không đăng ký bảo hộ thành quả trí tuệ của mình kịp thời

So sánh pháp luật quốc tế, ngoài Malaysia đã được trích dẫn phía trên, pháp luật Hoa Kỳ cũng ghi nhận tương tự Việt Nam Theo đó, việc bán SPCSC của người

có quyền sử dụng trước sẽ làm hết quyền SHTT tương tự trường hợp sản phẩm được bán bởi CSHSC.82

Nhìn chung, quy định cho phép người có quyền sử dụng trước đưa sản phẩm ra thị trường làm hết quyền SHTT của CSHSC theo Điểm b Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT 2005 phù hợp với hai cơ sở:

Một là, xuất phát tác động tích cực đến sự cân bằng quyền lợi và khắc phục hạn chế của nguyên tắc ưu tiên người nộp đơn trước Cụ thể, nếu vận dụng học thuyết hết quyền SHTT đối với sáng chế, người mua có quyền bán lại sản phẩm trong trường hợp mua từ CSHSC; thì tương tự, người mua sản phẩm từ người có

rõ ràng hơn, rằng việc cấp bằng sáng chế không nên làm cho một bên không thể tiếp tục những gì họ đang làm trước khi bằng sáng chế được cấp Mặt khác, một nhà sáng chế không nên bị tước quyền bảo hộ sáng chế bằng các hành động bí mật của các bên thứ ba, mà người được cấp bằng không thể biết WIPO (2014), Exceptions and Limitations to Patent rights: Prior use

80 Xem thêm quan điểm của Nhật, Thụy Sĩ tại: WIPO, tlđd (76), đoạn 12

81 Quan điểm của Pakistan, Nga, xem tại: WIPO, tlđd (76), đoạn 13

82 35 U.S Code § 273(d) (American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA)) - Exhaustion of Rights:

“Notwithstanding subsection (e)(1), the sale or other disposition of a useful end result by a person entitled to assert a defense under this section in connection with a patent with respect to that useful end result shall exhaust the patent owner‟s rights under the patent to the extent that such rights would have been exhausted had such sale or other disposition been made by the patent owner”

quyền sử dụng trước sáng chế cũng phải có quyền bán lại sản phẩm Nếu CSHSC không hết quyền SHTT đối với sáng chế, thì người mua từ người có quyền sử dụng trước sẽ không thể bán lại hay nhập khẩu sản phẩm, bởi nếu thực hiện các hành vi này mà không được phép của CSHSC, người mua sẽ xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế Khi đó, lợi ích chính đáng của bên có quyền sử dụng trước có thể bị thiệt hại đáng kể, vì lượng người mua sản phẩm sẽ giảm do lo ngại hành vi của họ

có thể xâm phạm quyền SHTT

Hai là, xuất hiện mâu thuẫn pháp luật khi không quy định hết quyền SHTT

do người có quyền sử dụng trước đưa sản phẩm ra thị trường Pháp luật SHTT hiện ghi nhận quyền sử dụng ngang nhau giữa hai chủ thể trên, trong đó chỉ giới khả năng sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng như trước Từ quy định này, người có quyền sử dụng trước được phép sản xuất và đưa SPCSC vào thị trường Khi đó, một mâu thuẫn có thể xảy ra Chẳng hạn:

CSHSC (A) sản xuất và bán SPCSC vào tỉnh X và Y (giả định X, Y cùng thuộc Việt Nam, khoảng cách địa lý của X, Y rất xa, đủ để NTD tại X không thể mua hàng dễ dàng tại Y và ngược lại) với giá bán lần lượt G1(X), G2(Y) với G1>G2

Người có quyền sử dụng trước (B) cũng sản xuất và bán SPCSC cùng loại vào thị trường Y với giá G2 Bên thứ ba (C) mua sản phẩm của B (giá G2) và bán vào thị trường X với giá G3, với G1>G3 >G2 Sản phẩm của B bán được nhiều hơn bởi tương tự nhưng giá rẻ hơn sản phẩm của A Điều này khiến doanh số của A sụt giảm A khởi kiện hành vi xâm phạm của C Tình huống được giả định như sau:

Trường hợp 1: Việt Nam không áp dụng hết quyền SHTT đối với việc đưa

sản phẩm vào thị trường bởi người có quyền sử dụng trước Khi này, rõ ràng hành

vi của C là xâm phạm độc quyền đối với sáng chế của A Do đó, nếu muốn tiếp tục thực hiện hành vi này, C phải được A cho phép Hai nghịch lý phát sinh khi này:

Một là, C mua hàng từ B nhưng muốn bán lại thì phải xin phép A, trong khi

A và B đều có quyền hợp pháp để bán, do họ là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm

và có quyền sử dụng sáng chế cấu thành sản phẩm

Hai là, nghịch lý còn xuất hiện khi một SPCSC cùng loại được đưa ra thị trường bởi hai chủ thể khác nhau sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau đối với hành vi của người mua để sử dụng, hay bán lại Cụ thể, Khoản 1 Điều 126 Luật SHTT 2005 ghi nhận xâm phạm quyền đối với sáng chế xảy ra khi có hành vi sử dụng sáng chế trong thời hạn bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu Hành vi

xâm phạm được loại trừ khi học thuyết hết quyền SHTT được áp dụng theo Điểm b Khoản 2 Điều 125 Khi này, CSHSC không được cấm bất kỳ bên nào tiến hành lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm sau khi chúng được đưa ra thị trường

Từ hai quy định trên dễ dàng nhận ra, hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng SPCSC của bên thứ ba là hợp pháp nếu CSHSC hết quyền SHTT đối với sáng chế, trong khi để hết quyền SHTT thì CSHSC phải đưa SPCSC do mình sản xuất ra thị trường Như vậy, khi người có quyền sử dụng trước bán sản phẩm, đồng thời học thuyết hết quyền SHTT không áp dụng (giả định), thì hành vi bán là hợp pháp theo Điều 134 Luật SHTT 2005, nhưng người mua khi sử dụng sản phẩm sẽ xâm phạm quyền SHTT đối với sáng chế, bởi lý do CSHSC không hết quyền SHTT trong trường hợp này Rõ ràng đây là nghịch lý khi không công nhận học thuyết hết quyền SHTT đối với sáng chế, dẫn đến việc người có quyền sử dụng trước sẽ không bao giờ sử dụng được quyền năng này, bởi khách hàng của họ sẽ từ chối mua hàng do có thể trở thành người xâm phạm quyền SHTT, ngay cả với hành

vi cơ bản nhất là sử dụng sản phẩm.83

Trường hợp 2: Việt Nam áp dụng hết quyền SHTT đối với việc đưa sản

phẩm vào thị trường bởi người có quyền sử dụng trước (thực tế theo Luật SHTT

2005 hiện hành) Khi này, C không xâm phạm độc quyền sử dụng sáng chế Dù không là bên bán sản phẩm, nhưng CSHSC vẫn hết quyền SHTT đối với sáng chế được bảo hộ do B sản xuất Tuy nhiên, điều này là hợp lý bởi lẽ ngay từ giai đoạn sản xuất sản phẩm, A đã không có quyền can thiệp B về số lượng sản xuất, mẫu mã, giá bán sản phẩm hay đối tượng mua hàng Vậy, một cách tương đối, CSHSC đã hết quyền SHTT một phần ngay khi quyền của người có quyền sử dụng trước được công nhận.84

Từ nghịch lý ở trường hợp 1 và tính hợp lý từ trường hợp 2, pháp luật Việt Nam công nhận CSHSC sẽ hết quyền SHTT khi người có quyền sử dụng trước đưa sản phẩm ra thị trường là phù hợp

1.4 Kiến nghị

83

Nghịch lý thứ hai được phân tích theo pháp luật Việt Nam, với ý tưởng được dựa trên: Sarah Hasford

(2017), America Invents Act Primer, Elsevier Inc., đoạn 208-209

84 Hết quyền một phần, bởi CSHSC vẫn có quyền ngăn cản người có quyền sử dụng trước tiến hành sản xuất SPCSC vượt quá phạm vi và khối lượng, hay chuyển nhượng quyền này theo Điều 134 Luật SHTT 2005