ngữ hợp đồng li-xăng “vì ở các nước thuật ngữ này đang được sử dụng rất phổ biến để chỉ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.”8 Riêng đối với hợp đồng chuy
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
-*** -
BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
NGUYỄN XUÂN DIỆN
ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT
Khoa: Luật Dân sự Niên khóa: 2013 - 2017
TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017
Trang 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH
-*** -
BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
NGUYỄN XUÂN DIỆN
ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT
Khoa: Luật Dân sự Niên khóa: 2013 - 2017
Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Minh Hùng Người thực hiện: Nguyễn Xuân Diện
MSSV: 1353801013033 Lớp: AUF38
TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017
Trang 3LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Lê Minh Hùng đảm bảo tính trung thực và tuân thủ các quy định về trích dẫn, chú thích tài liệu tham khảo Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này
Tác giả
Nguyễn Xuân Diện
Trang 4LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khoá luận này, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lê Minh Hùng - người đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ, truyền đạt cho tác giả những kiến thức về mặt chuyên môn cũng như những kỹ năng quý báu trong nghiên cứu khoa học
Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô tại Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền tải cho tác giả những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tác giả có thể hoàn thành khóa luận
Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, tập thể anh, chị An Luật Law firm và bạn Nguyễn Mai Cẩm Tú - CLCQTL38 đã giúp đỡ, động viên tác giả trong suốt quá trình thực hiện khoá luận này
Tác giả
Nguyễn Xuân Diện
Trang 5DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
1 BLDS Bộ luật Dân sự (Bộ luật số 91/2015/QH13) ngày
24/11/2015
2 BLDS 2005 Bộ luật Dân sự (Bộ luật số 33/2005/QH11) ngày
14/06/2005
3 CGCN Chuyển giao công nghệ
4 Công ước Paris Công ước Paris 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp
5 LCGCN Luật Chuyển giao công nghệ (Luật số 80/2006/QH11)
ngày 29/11/2006
6 LCGCN 2017 Luật Chuyển giao công nghệ (Luật số 07/2017/QH14)
19/06/2017 (Dự kiến có hiệu lực ngày 01/07/2018)
7 LSHTT Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009
8 LTM Luật Thương mại (Luật số 36/2005/QH11) ngày
14/06/2005
9 NQTM Nhượng quyền thương mại
10 SHTT Sở hữu trí tuệ
11 TPP Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương
12 TRIPS Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại
của quyền sở hữu trí tuệ
Trang 6MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 6 Chương 1 CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 8 1.1 Chủ thể của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ 8
1.1.1 Quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 8 1.1.2 Điều kiện về chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo
Bộ luật Dân sự 9
Đối với cá nhân 9
Đối với pháp nhân 12 1.1.3 Điều kiện về chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ 15
Bên chuyển quyền 15
Bên được chuyển quyền 17
1.2 Chủ thể của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật chuyển giao công nghệ 17
1.2.1 Quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển giao công nghệ 17 1.2.2 Điều kiện chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo Luật Chuyển giao công nghệ 18
1.3 Chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật thương mại 21
1.3.1 Quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 21 1.3.2 Điều kiện chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo Luật Thương mại 24
1.4 Bất cập và kiến nghị 25
Trang 71.4.1 Bất cập 25
1.4.2 Kiến nghị 27
Chương 2 NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 29
2.1 Mục đích của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu 29
2.2 Nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu 32
2.2.1 Nội dung bắt buộc của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
32
2.2.2 Nội dung hạn chế của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
42
2.3 Bất cập và kiến nghị 47
2.3.1 Bất cập 47
2.3.2 Kiến nghị 49
Chương 3 HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 52
3.1 Hình thức của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 52
3.2 Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu 54
3.3 Bất cập và kiến nghị 62
3.3.1 Bất cập 62
3.3.2 Kiến nghị 64
KẾT LUẬN 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC
Trang 8PHẦN MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Ngày nay, việc thừa nhận giá trị của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là một chân lý hiển nhiên, trong đó nổi bật và mang tầm ảnh hưởng mạnh mẽ là “thương
hiệu” (brand), có thể kể đến như Apple, Coca-Cola, Google là những thương hiệu có
giá trị xấp xỉ với GDP của một quốc gia Để tạo nên sức mạnh như vậy là cả một quá trình xây dựng, quản lý, củng cố và phổ biến thương hiệu đến nhiều vùng lãnh thổ khác nhau Cánh tay thương hiệu vươn càng xa dẫn đến nhu cầu chia sẻ quyền khai thác ngày càng rầm rộ, trở thành một lĩnh vực thương mại tiềm năng để đầu tư Lý giải điều này có các nguyên nhân sau:
Thứ nhất, trong nền kinh tế mở và đề cao cạnh tranh để doanh nghiệp có thể tồn
tại và phát triển đòi hỏi một chiến lược kinh doanh thông minh, bắt nhịp xu thế thì việc chia sẻ các thương hiệu nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất định để kế thừa các giá trị thương mại luôn là lựa chọn ưu tiên
Thứ hai, để tích lũy thêm giá trị cho thương hiệu, việc chia sẻ quyền khai thác
với các chủ thể khác cũng được các tập đoàn, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu nổi tiếng áp dụng triệt để vì mang lại nguồn lợi (phí chuyển giao) và giảm bớt chi phí quảng bá thương hiệu, tránh được các rào cản về chính sách nhà nước, đặc tính văn hóa của các vùng lãnh thổ khác nhau
Thứ ba, đối với các quốc gia khởi nghiệp, việc tự xây dựng một thương hiệu đòi
hỏi thời gian, chi phí, nhân lực lẫn kỹ năng quản trị - những yếu tố vượt quá tiềm lực thì việc tiếp nhận các thương hiệu nổi tiếng lại mang đến các giá trị thiết thực như tiết kiệm thời gian và công sức, cơ hội tiếp cận với những bí quyết, kỹ thuật và nhiều hơn thế nữa là tạo bước đệm cho những bước chân đầu tiên tiến ra thị trường
Như tất cả các nội dung đã trình bày ở trên, các quốc gia đã và đang xây dựng khung pháp lý để đảm bảo hoạt động chuyển giao thương hiệu thật sự mang lại lợi ích cho chính quốc gia mình Và Việt Nam cũng không ngoại lệ, tính đến nay (2017) theo thống kê của Bộ Công thương đã có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đang hoạt động tại Việt Nam thông qua hoạt động nhượng quyền thương mại.1
Tuy nhiên, xét ở khía cạnh pháp lý, pháp luật không thể điều chỉnh đối với thương hiệu - đối tượng
1
Bộ Công thương Việt Nam, http://www.moit.gov.vn/web/guest/nhuong-quyen-thuong-mai, truy cập ngày 7/7/2017
Trang 9mang những giá trị vô hình nhưng hoàn toàn có thể điều chỉnh đối với một yếu tố
quan trọng cấu thành thương hiệu là “nhãn hiệu hàng hóa” (trademark) bằng các quy
định pháp luật sở hữu trí tuệ như thông lệ chung của quốc tế
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra đời và điều chỉnh hoạt động nói trên bằng các quy định về “hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp” thay thế cho các văn bản dưới luật trước đó Tuy nhiên, việc vận dụng quy định pháp luật vào thực tiễn đòi hỏi các quy định này phải phù hợp với sự chuyển động của cuộc sống Đặc biệt đối với quy định về hợp đồng thì việc đảm bảo cho hợp đồng giao kết có hiệu lực là điều kiện tiên quyết để hợp đồng có thể mang lại lợi ích phù hợp với mục đích của các bên xác lập nên hợp đồng
Như vậy, việc xuất hiện những quy định thiếu đồng bộ, không đầy đủ, không hài hòa với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đang và sẽ tham gia là rào cản đối với việc thúc đẩy hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng, điều này đã thể hiện thông qua thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ.2
Từ yêu cầu như trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu theo Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam” làm đề tài khóa luận Ngoài mục đích học tập còn nhằm đưa ra những kết
luận có giá trị đóng góp cho việc sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ qua quá trình nghiên cứu
2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Để đảm bảo các nội dung được nghiên cứu liên quan đến đề tài “Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu theo Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam” mang lại giá trị nhất định về khía cạnh lý luận và thực tiễn
Đồng thời, tránh tình trạng “bình mới rượu cũ”, tác giả đã tham khảo đến các tác phẩm, công trình nghiên cứu đã công bố nói về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (công trình)
Trong khả năng cho phép, tác giả đã tham khảo đến một số công trình sau đây:
2
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, “Dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ”, http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContentNews/442FC7A BEEB907F34725812300399EC7?OpenDocument, truy cập ngày 07/07/2017
Trang 10● Bùi Thế Hưng (2006), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng li - xăng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, Luận văn cử nhân, trường Đại học
● Nguyễn Mạnh Bách (2001), Tìm hiểu pháp luật dân sự quyền sở hữu trí tuệ, Nxb Đồng Nai; Lê Trung Đạo (2009), Giáo trình bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Nxb Tài chính; Đinh Văn Thanh - Đinh Thị Hằng (2004), Nhãn hiệu hàng hóa trong pháp luật dân sự; Lê Nết (2006), Quyền sở hữu trí tuệ, Nxb
Đại học Quốc gia TP.HCM
Các công trình này có phạm vi nghiên cứu không dừng lại ở hợp đồng li-xăng nhãn hiệu mà bao hàm các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung Trong đó, nội dung liên quan đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được các tác giả diễn giải dựa trên quy định pháp luật hiện hành tại thời điểm nghiên cứu của các tác giả nên không tránh hiện tượng lệ thuộc vào các quy định pháp luật đã hết hiệu lực tính vào thời điểm hiện tại
● Nguyễn Thị Mai Hương (2013), Các vấn đề pháp lý về chuyển giao các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ trong hợp đồng nhượng quyền thương mại,
Luận văn cử nhân, Trường Đại học Luật TP.HCM; Nguyễn Thanh Tâm
(2006), Quyền sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại, NXb.Tư pháp; Phạm Văn Tuyết - Lê Kim Giang (2008), Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, Nxb Tư pháp
Các công trình ở trên xem xét hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và hợp đồng li-xăng quyền sở hữu công nghiệp khác trong mối quan hệ với hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại Xuất phát từ mục đích nghiên cứu không nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng li-xăng nói chung và hợp
Trang 11đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng nên các công trình trên cũng không đưa ra được các kết luận hay kiến nghị nào nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quan hệ hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Kết luận, dù có nhiều công trình tiếp cận các quy định pháp luật về hợp đồng xăng nhãn hiệu nhưng vì lệ thuộc vào các văn bản pháp luật trong thời kỳ quá độ để Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực nên các kết luận và kiến nghị phần lớn đã được khắc phục trong giai đoạn 2010 – 2015, ngoài ra, những công trình còn lại chưa nghiên cứu sâu vào các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cũng như các điều kiện để hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực Tuy nhiên, các công trình nêu trên cũng đưa ra được một số cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng giúp cho tác giả có thể kế thừa những luận cứ khoa học để hoàn thiện khoá luận này
li-3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Giới hạn về nội dung nghiên cứu: đề tài nghiên cứu các vấn đề chung và những yếu tố pháp lý để hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực dựa trên các quy định cụ thể của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật liên quan, bao gồm các yếu tố sau:3
● Yếu tố chủ thể của hợp đồng
● Yếu tố tự nguyện của hợp đồng
● Yếu tố nội dung của hợp đồng
● Yếu tố hình thức của hợp đồng
Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài không đề cập đến yếu tố tự nguyện vì hợp
đồng li-xăng nhãn hiệu không thuộc đối tượng bị li-xăng bắt buộc/ li-xăng cưỡng bức (non-vonluntary licence) 4 và yếu tố tự nguyện của chủ thể sẽ được trình bày trong các
nội dung nói về chủ thể của hợp đồng Ngoài ra, đề tài không nghiên cứu về quá trình giao kết hợp đồng; thực hiện, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng; và giải quyết tranh chấp hợp đồng vì các vấn đề này có đối tượng nghiên cứu khác với đối tượng nghiên cứu của khóa luận và khả năng nghiên cứu của tác giả không đáp ứng được trong giới hạn thời gian hoàn thành khóa luận
3
Điều 117 và khoản 1 Điều 407 Bộ luật Dân sự 2015
4
Điều 145, 146 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
Điều 21 Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)
Lê Thị Nam Giang (2013), Bắt buộc chuyển quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng,
Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, tr.14
Trang 12- Giới hạn về văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu: đề tài chủ yếu phân tích các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tuy nhiên trong một số trường hợp tác giả có nghiên cứu thêm Bộ luật Dân sự, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Thương mại và các văn bản pháp luật khác có liên quan Đồng thời tham chiếu đến các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ như TRIPS, Hiệp định TPP, Công ước Paris…
4 Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích: dùng làm rõ những vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
- Phương pháp phân tích và bình luận: được dùng trong quá trình xem xét các hợp đồng, bản án, số liệu thống kê và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình thực hiện khóa luận nhằm rút ra những kết luận xác thực từ việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn
- Phương pháp so sánh được sử dụng để so sánh quy định của Luật Sở hữu trí tuệ với các văn bản pháp luật khác có liên quan (Bộ luật Dân sự, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Thương mại…), song song là các Điều ước quốc tế khác (TRIPS, Hiệp định TPP, Công ước Paris…) để chỉ ra các bất cập của pháp luật hiện hành đối với vấn đề mà tác giả đang nghiên cứu, đồng thời định hướng cho việc kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện các đạo luật hiện nay
- Phương pháp tổng hợp được vận dụng để rút ra các kết luận
Trang 13Tên gọi hợp đồng li-xăng bắt nguồn từ “license” trong tiếng Anh và “licence” tiếng Pháp, tất cả đều có nghĩa là “sự cho phép”5
do cùng nguồn gốc với từ “licentia” trong ngôn ngữ latinh, chỉ tính chất của hợp đồng li-xăng là việc chủ sở hữu cho phép bên nhận quyền được sử dụng, khai thác đối tượng được chuyển giao
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành, không còn sử dụng thuật ngữ hợp đồng li-xăng mà thay vào đó là thuật ngữ “Hợp đồng sử dụng”, và đối tượng của hợp đồng
đã loại trừ bí quyết kỹ thuật bằng các đối quyền sở hữu công nghiệp khác Việc thay đổi này để chuyên biệt hóa các đạo luật chuyên nghành có hoạt động chuyển giao quyền sử dụng như Luật chuyển giao công nghê Tuy vậy, thuật ngữ hợp đồng li-xăng vẫn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, thương mại và các hoạt động quản lý khác của cơ quan Nhà nước.6
Bên cạnh đó, Luật Sở hữu trí tuệ cũng đưa ra định nghĩa mới cho hợp đồng
chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là “là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)” 7 Đánh giá về
nội dung này Tiến sĩ Lê Thị Nam Giang cho rằng “rất sơ sài không thể hiện được đặc điểm bản chất của hợp đồng license” và có ý kiến nên tiếp tục sử dụng sử dụng thuật
5
Nguyễn Quốc Hùng - MA (2001), Từ điển Tiếng Anh thương mại, Nxb Thế giới, tr.198
Đỗ Hữu Vinh, Từ điển Thuật ngữ kinh tế thương mại, Nxb Giao thông vận tải, tr.203
“Comment concéder des licences sur des droits de propriété intellectuelle? Un élément essentiel de la stratégie commerciale de votre PME”, http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/licensing/licensing.htm, truy cập ngày 07/7/2017
Trang 14ngữ hợp đồng li-xăng “vì ở các nước thuật ngữ này đang được sử dụng rất phổ biến
để chỉ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.”8
Riêng đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu, tác giả Bùi
Thế Hưng đưa ra định nghĩa như sau “là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa giữa tố chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó và tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu, hợp đồng phải đươc lập thành văn bản và chỉ có giá trị pháp lý khi đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.9 Theo quan điểm tác giả, định nghĩa này dù đã chỉ ra các đặc điểm của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhưng vẫn chưa đảm bảo các vấn đề pháp lý khác
Trên là những vấn đề cơ bản liên quan đến hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung và đối với nhãn hiệu nói riêng đã được nêu ra trong các công trình nghiên cứu khác, tác giả thông qua việc trình bày lại nhằm hệ thống một cách tương đối nhất về đối tượng nghiên cứu để có cơ sở đi vào phân tích
ở khía cạnh pháp lý cụ thể hơn, chính là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu
Để nhằm nhấn mạnh tính chất của hợp đồng và phù hợp với thực tiễn, tác giả dùng thuật ngữ “hợp đồng li-xăng” để chỉ “hợp đồng sử dụng” theo Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật khác trong khóa luận Trong khóa luận, tác giả trên cơ
sở phân tích các quy định pháp luật hiện hành để nêu ra những điều kiện mà hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không đáp ứng được sẽ dẫn đến việc bị vô hiệu một phần hay toàn bộ hợp đồng
8
“Ý kiến của Th.S Lê thị Nam Giang, ĐH Luật Tp.HCM trong Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ”,
http://vibonline2.wecan-group.com/the_loai_bao_cao/du-thao-luat-so-huu-tri-tue, truy cập ngày 08/7/2017
9
Bùi Thế Hưng (2006), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng li - xăng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt
Nam, Luận văn cử nhân, Trường Đại học Đà Lạt, tr.11
Trang 15Chương 1 CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU THEO PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Xuyên suốt quá trình xây dựng các bộ luật dân sự, điều kiện về hiệu lực về hợp đồng liên quan đến chủ thể hợp đồng luôn luôn được ghi nhận và kế thừa, vì xét đến cùng, hợp đồng chỉ là phương tiện chứng minh cho quá trình trao đổi lợi ích giữa các chủ thể trong xã hội với nhau.10
Tương tự, chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu (bao gồm Bên chuyển quyền
và Bên được nhận quyền)11
cũng đòi hỏi phải đáp ứng những điều kiện nhất định Để
có kết luận tổng quát, tại phần nội dung này, tác giả dựa vào mảng pháp luật dân sự
có chứa quan hệ li-xăng nhãn hiệu, bao gồm sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại để phân tích, so sánh các quy định pháp luật có liên quan vì hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có thể được xác lập riêng biệt hoặc kèm theo các hợp đồng li-xăng khác như sáng chế, bí quyết kỹ thuật, công nghệ… và cả trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.12
Vì vậy, yêu cầu tác giả phải đặt vấn đề pháp lý về điều kiện chủ thể hợp đồng xăng nhãn hiệu trong mối quan hệ giữa các quy định pháp luật nói trên
li-1.1 Chủ thể của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp
luật sở hữu trí tuệ
1.1.1 Quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển
giao quyền sở hữu công nghiệp
Theo LSHTT, đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; nhãn hiệu; tên thương mại; chỉ dẫn địa lý; và bí mật kinh doanh Hợp đồng li-xăng đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp (ngoại trừ chỉ dẫn địa lý) áp dụng chung các quy định của LSHTT nên phạm
vi nghiên cứu về chủ thể hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ giới hạn trong chính hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Hiện nay, liên quan đến hợp đồng li-xăng đối tượng sở hữu công nghiệp nói chung và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nói riêng, LSHTT là văn bản điều chỉnh gần
Trang 16như duy nhất13
nên nếu cần một khái niệm pháp lý về chủ thể hợp đồng thì LSHTT chỉ đề cập đến những điều kiện chuyên biệt, dẫn đến một yêu cầu bắt buộc phải xem xét vấn đề từ các quy định của BLDS về chủ thể hợp đồng tại khoản 1 Điều 117 của
bộ luật trước khi đi sâu vào nghiên cứu quy định của LSHTT và điều này cũng phù hợp với nguyên tắc áp dụng các quy định của BLDS trong trường hợp LSHTT không
có quy định, với thừa nhận rằng hợp đồng li-xăng cũng là một dạng hợp đồng mang tính chất chuyên ngành của LSHTT thuộc tập hợp hợp đồng do BLDS điều chỉnh.14
1.1.2 Điều kiện về chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
theo Bộ luật Dân sự
Theo quy định của BLDS, chủ thể khi xác lập hợp đồng bắt buộc:
(i) Phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; (gọi chung là năng lực chủ thể)
(ii) Phải hoàn toàn tự nguyện
Bên cạnh đó, cần xem xét đến các chủ thể mà BLDS cho phép tham gia xác lập hợp đồng chỉ bao gồm cá nhân và pháp nhân.15
Như vậy, các điều kiện (i) và (ii) đã
liệt kê ở trên cần được xét trên hai đối tượng là cá nhân và pháp nhân
Đối với cá nhân
(i) Năng lực chủ thể của cá nhân phù hợp với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Đối với cá nhân, BLDS ghi nhận năng lực pháp luật là khả năng cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự16
từ khi sinh ra đến khi chết đi, bao gồm quyền tham gia vào các giao dịch, hợp đồng và có nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ pháp luật này Tuy nhiên, không phải bất cứ cá nhân nào cũng có thể xác lập hợp đồng với
cá nhân, pháp nhân khác mà còn phụ thuộc vào năng lực hành vi dân sự của cá nhân
đó
Ví dụ: Hợp đồng giữa cá nhân dưới sáu tuổi với cá nhân, pháp nhân khác thì
hợp đồng sẽ vô hiệu theo điểm a khoản 1 Điều 117 BLDS vì hợp đồng nói trên phải
Trang 17do người đại diện theo pháp luật của cá nhân dưới sáu tuổi xác lập theo khoản 2 Điều
21 BLDS
Ví dụ trên minh họa cho quy định về năng lực hành vi dân sự của cá nhân là việc cá nhân phải bằng khả năng của mình tiến hành các hành vi xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự và khẳng định rằng cá nhân có năng lực hành vi dân sự tới
đâu thì xác lập giao dịch (hợp đồng) tới mức đó, đây là ý nghĩa của từ “phù hợp” trong quy định “Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập”.17
Vậy BLDS quy định cá nhân có năng lực hành vi dân sự như thế nào thì có thể
tự mình xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu Đối với câu hỏi này, cần giải quyết được hai vấn đề sau:
Thứ nhất, loại giao dịch được thực hiện với độ tuổi tương ứng:18
- Người chưa đủ sáu tuổi không được xác lập bất cứ hợp đồng nào;
- Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi Các giao dịch dân sự khác phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý
- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý Và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là loại hợp đồng phải đăng ký theo quy định của LSHTT.19
Thứ hai, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tức là không thuộc các trường hợp
người mất năng lực hành vi dân sự (Điều 22 BLDS); người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Điều 23 BLDS) và hạn chế năng lực hành vi dân sự (Điều 24 BLDS)
Như vậy, BLDS đã chỉ ra duy nhất trường hợp cá nhân thành niên (là người từ
đủ mười tám tuổi trở lên) và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mới có thể tự mình xác lập một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu,20
vì các trường hợp cá nhân chưa thành niên
Trang 18và có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ mà tự xác lập hợp đồng sẽ có khả năng
vô hiệu theo Điều 125 BLDS
Đối với các trường hợp cá nhân chưa thành niên và có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ, hợp đồng li-xăng phải được xác lập thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật, hoặc được sự đồng ý (bằng văn bản) của người đại diện và đây là trở thành một điều kiện phái sinh của chủ thể hợp đồng
Ngoài ra, BLDS có một ngoại lệ về điều kiện năng lực hành vi dân sự của cá
nhân là “Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi
đã thành niên hoặc sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự”.21
Theo quy định này, hợp đồng li-xăng có thể không bị vô hiệu nếu một bên trong hợp đồng thừa nhận hiệu lực khi có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định BLDS, tuy nhiên, vì hợp đồng li-xăng phải đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ nên việc không đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự của chủ thể hợp đồng hoàn toàn có khả năng dẫn đến việc Cục sở
hữu trí tuệ từ chối đăng ký và mang lại các hệ quả pháp lý tiêu cực (Các vấn đề pháp
lý liên quan đến vấn đề này sẽ được tác giả phân tích cụ thể hơn tại phần nội dung về thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng - Chương 3 khóa luận này)
(ii) Điều kiện về tự nguyện
Cá nhân tự nguyện theo BLDS là không thuộc trường hợp khi xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, người đó không thực sự nhận thức đúng đắn về việc xác lập hợp đồng của mình Trong đó, bao gồm việc cá nhân hoàn toàn không mong muốn xác lập hợp đồng nhưng bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127 BLDS) bằng các thủ đoạn khác nhau về tinh thần lẫn vật chất và trường hợp cá nhân không nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình (Điều 128 BLDS) như say rượu, chấn động tinh thần, mất nhận thức tạm thời… hoặc trường hợp người đó xác lập hợp đồng nhưng không đúng với mục đích mong muốn của mình như hợp đồng giả tạo (Điều
124 BLDS), hơp đồng bị nhầm lẫn (Điều 126 BLDS)
Nếu hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thuộc vào các trường hợp trên thì có khả năng
bị vô hiệu khi người có quyền yêu cầu trong thời hiệu cho phép theo luật định yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên vô hiệu
21
Điểm c khoản 2 Điều 125 Bộ luật Dân sự 2015
Trang 19 Đối với pháp nhân
(i) Năng lực chủ thể của pháp nhân
Trước khi nói về năng lực chủ thể của pháp nhân, tác giả cho rằng cần xác định khái niệm “pháp nhân” vì BLDS quy định chỉ có cá nhân hoặc pháp nhân mới có tư cách chủ thể xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu như nội dung trình bày ở trên nhưng LSHTT cho phép một bên của chủ thể hợp đồng li-xăng - bên được chuyển quyền là
“tổ chức”22
tham gia xác lập hợp đồng li-xăng Vậy đối tượng “tổ chức” nói trên có phải là “pháp nhân” theo quy định BLDS không, hay LSHTT đã bộc lộ điểm không thống nhất với BLDS hiện hành sau khi BLDS 2005 hết hiệu lực vào ngày 01/01/2017
Thứ nhất, pháp nhân theo BLDS phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau:23
- Được thành lập theo quy định của BLDS hoặc luật khác có liên quan;
- Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của BLDS;24
- Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
- Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
Như vậy, pháp nhân có thể là tổ chức nhưng không phải bất kỳ tổ chức nào cũng có thể là pháp nhân và pháp nhân có thể tự mình xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật hoặc điều lệ nội bộ của pháp nhân
Thứ hai, việc trong LSHTT có tồn tại một dạng chủ thể không thống nhất với
quy định của BLDS có thể lý giải theo góc độ lập pháp của Nhà nước Việt Nam Đó
là BLDS đã loại đi một chủ thể trong quan hệ dân sự so với BLDS 2005 là “chủ thể khác”25 mà LSHTT được soạn thảo trong giai đoạn BLDS 2005 giữ vai trò định hướng chung trong lĩnh vực dân sự nên đây là nguyên nhân khiến cho LSHTT không
Nội dung Điều 83 Bộ luật Dân sự 2015
“Điều 83 Cơ cấu tổ chức của pháp nhân
1 Pháp nhân phải có cơ quan điều hành Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân
2 Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.”
25
Bao gồm tổ hợp tác, hộ gia đình, các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân
Trang 20tồn tại bất cứ một cụm từ “pháp nhân” nào mà thay vào đó là “tổ chức”, để chỉ chung chủ thể tham gia xác lập hợp đồng chuyển giao quyền SHTT ngoài cá nhân, pháp nhân thì còn các tổ chức không phải là pháp nhân (gọi chung tổ chức khác) Đối với các tổ chức khác khi xác lập hợp đồng li-xăng thì thành viên của tổ chức chính là chủ thể hợp đồng26
và phải thông qua bên thứ ba đại diện theo ủy quyền là cá nhân hoặc pháp nhân khác27 nên có thể kết luận tổ chức khác không có tư cách chủ thể để xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo quy định của BLDS
Như vậy, đối với chủ thể hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nếu không phải cá nhân thì chỉ có thể là pháp nhân Tương tự cá nhân, BLDS cũng quy định những điều kiện
cụ thể mà pháp nhân cần đáp ứng khi xác lập hợp đồng li-xăng liên quan đến năng lực chủ thể của pháp nhân
Nhưng khác hoàn toàn với cá nhân, BLDS chỉ xây dựng quy định về năng lực pháp luật của pháp nhân đối với điều kiện về năng lực chủ thể pháp nhân Điều này gây nên tranh cãi về quan điểm pháp nhân có hay không năng lực hành vi dân sự28
nhưng trong phạm vi nghiên cứu, khóa luận này không phân tích vấn đề nói trên vì tác giả cho rằng để xác định pháp nhân có đủ điều kiện trở thành chủ thể hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trên thực tiễn hay không thì không nhất thiết phải tranh luận cho ra kết luận cuối cùng về năng lực hành vi dân sự của pháp nhân và thực tế áp dụng pháp luật đã chứng minh điều này Chính vì vậy, liên quan đến năng lực chủ thể của pháp nhân, tác giả chỉ tập trung khai thác quy định của BLDS về năng lực pháp luật và các quy định khác có liên quan (ngoại trừ quy định của LSHTT)
Năng lực pháp luật của pháp nhân được hiểu là “Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự”29
tức pháp luật thừa nhận quyền xác lập và chịu các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của pháp nhân, nhưng để được xem là có năng lực pháp luật tại thời điểm xác lập hợp đồng, pháp nhân phải được thành lập hợp pháp và chưa chấm dứt pháp nhân
Trường Đại học Luật TP HCM (2012), Phạm Kim Anh - Chế Mỹ Phương Đài , Giáo trình Những quy định
chung về Luật Dân sự, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, tr.97
29
Khoản 1 Điều 86 Bộ luật Dân sự 2015
Trang 21- Pháp nhân thành lập hợp pháp là việc pháp nhân được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký
- Pháp nhân chưa chấm dứt pháp nhân là pháp nhân chưa tuyên bố giải thể30
hoặc chưa bị Tòa án tuyên bố phá sản.31
Trong đó, tác giả cho rằng không nên xếp các trường hợp pháp nhân tổ chức lại (hợp nhất; chia; tách; sáp nhập; chuyển đổi hình thức pháp nhân)32
vào trường hợp chấm dứt pháp nhân để đưa ra kết luận rằng pháp nhân thuộc vào một trong các trường hợp trên thì không có đủ điều kiện xác lập hợp đồng li-xăng vì quyền và nghĩa
vụ của pháp nhân chấm dứt bao gồm quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đều được pháp nhân “phái sinh”33
kế thừa toàn bộ
Hiện tượng này rất phổ biến trong thực tiễn kinh doanh, sau khi pháp nhân tổ chức lại, pháp nhân phái sinh nhằm để kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của pháp nhân đã chấm dứt có quyền thông báo bằng văn bản hoặc công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức lại pháp nhân, kèm với các tài liệu chứng minh (Quyết định nội bộ, Giấy đăng ký thay đổi thông tin pháp nhân…) đến các chủ thể khác Cũng xuất phát từ thực tiễn, việc xác lập một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không thể diễn ra trong một thời gian ngắn nên nếu quá trình cải tổ pháp nhân rơi vào khoảng thời gian này mà không dẫn đến việc biến mất hoàn toàn pháp nhân thì yếu tố chủ thể đối với hợp đồng vẫn đảm bảo, bởi cơ bản quyền xác lập hợp đồng của pháp nhân không mất đi mà chỉ chuyển sang một pháp nhân
khác
(ii) Điều kiện về tự nguyện
Khó có thể nhận định chính xác pháp nhân có hoàn toàn tự nguyện khi xác lập hợp đồng li-xăng hay không, vì một tổ chức thì không thể biểu đạt được nhận thức của mình, nên phải căn cứ vào ý chí của cá nhân có thẩm quyền quyết định pháp nhân đó có tiến hành xác lập hay không đối với một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu Đó
là nhóm cá nhân trong trường hợp pháp nhân theo phương thức lãnh đạo tập thể hoặc
Trang 22cá nhân riêng lẻ (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), xét các cá nhân nêu trên trong điều kiện không phân biệt sự tác động khiến họ không tự nguyện đến từ chính bản thân họ hay gián tiếp từ các cá nhân khác có liên quan (nhân viên, người tư vấn…), thì việc ra quyết định cuối cùng cũng phụ thuộc vào ý chí của họ thông qua
sự nhận thức, đánh giá chủ quan Như vậy, căn cứ để xem xét điều kiện tự nguyện của pháp nhân tương tự như đối với cá nhân vì chủ thể bộc lộ ý muốn xác lập hợp
đồng là cá nhân chứ không phải pháp nhân
Nội dung liên quan đến điều kiện tự nguyện của pháp nhân trong hợp đồng xăng nhãn hiệu cũng là nội dung cuối cùng tác giả phân tích quy định của BLDS đề cập đến chủ thể hợp đồng li-xăng Có thể tóm lược lại trong hai vấn đề là chủ thể phải tự nguyện xác lập hợp đồng và đảm bảo năng lực chủ thể theo quy định của BLDS Ngoài ra, đối với pháp nhân cần người đại diện hợp pháp dù là đại diện theo pháp luật hay ủy quyền, hợp đồng do người đại diện không có thẩm quyền ký sẽ không làm phát sinh hiệu lực với pháp nhân trừ trường hợp pháp nhân thừa nhận hiệu lực hợp đồng đó
li-Tuy nhiên, đáp ứng các điều kiện về chủ thể hợp đồng trong BLDS mới chỉ là điều kiện cần để hợp đồng li-xăng có hiệu lực, còn các quy định của LSHTT mới là điều kiện đủ không thể bỏ qua
1.1.3 Điều kiện về chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
theo Luật Sở hữu trí tuệ
Các quy định của LSHTT về điều kiện chủ thể hợp đồng tập trung tại các Điều
141, 142, 143 luật này Dựa vào cách xây dựng các quy định, cho thấy LSHTT căn
cứ vào đặc tính của các bên tham gia trong hợp đồng li-xăng để áp đặt các điều kiện
nhất định lên các bên
Bên chuyển quyền
Trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sơ cấp (hay hợp đồng li-xăng cơ bản),34 bên chuyển quyền li-xăng nhãn hiệu phải là chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc được chuyển quyền sở hữu hợp pháp (chủ sở hữu),35 ngược lại đối với hợp đồng li-xăng thứ cấp thì bên chuyển quyền là người được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó từ một hợp
34
Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Lê Nết - Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt
Nam, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, tr.207
35
Khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
Trang 23từ một “hợp đồng khác” nên bên chuyển quyền chỉ có thể chuyển giao những quyền
mà mình nhận được thông qua “hợp đồng khác” theo quy định của LSHTT
Ngoài những nội dung đã phân tích ở trên, trong trường hợp nhãn hiệu thuộc sở hữu chung thì đòi hỏi sự thống nhất ý chí của tất cả các chủ sở hữu và thể hiện bằng văn bản biểu thị sự đồng thuận chuyển giao nhãn hiệu, nếu có chủ sở hữu chung không đồng ý chuyển giao thì theo nguyên tắc chung hợp đồng không thể xác lập
Đặt giả thiết: Nhãn hiệu sở hữu chung có thể chuyển quyền sử dụng từng phần
nếu phần chuyển giao không ảnh hưởng đến quyền của các chủ thể còn lại vì LSHTT ghi nhận quyền sở hữu chung nhãn hiệu được thực hiện theo quy định của BLDS.37Vậy câu trả lời phụ thuộc vào việc nhãn hiệu sở hữu chung có theo chế độ sở hữu chung theo phần?38
Theo LSHTT, nhãn hiệu được bảo hộ là khối thống nhất, việc tách rời các bộ phận của một nhãn hiệu sẽ làm mất đi khả năng phân biệt của nhãn hiệu, đồng thời văn bằng bảo hộ chỉ được cấp một chính bản cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung, các chủ sở hữu khác chỉ được cấp phó bản39 nên không
có cơ sở để xác định quyền sở hữu riêng của từng chủ sở hữu đối với nhãn hiệu sở hữu chung
Trang 24 Bên được chuyển quyền
Để thống nhất với những quy định bên chuyển quyền, bên được chuyển quyền
là những cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, khai thác nhãn hiệu của bên chuyển quyền, không có đòi hỏi điều kiện nào khác ngoài các điều kiện theo BLDS Nếu được sự cho phép của bên chuyển quyền, bên được nhận quyền có thể chuyển hóa thành bên chuyển quyền trong các hợp đồng li-xăng thứ cấp
Tuy nhiên, nếu hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có đối tượng là nhãn hiệu tập thể thì buộc bên được chuyển quyền phải là thành viên chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.40Kiến nghị LSHTT không hạn chế đối với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tập thể đã được tác giả Bùi Thế Hưng phân tích, bình luận41 nên tác giả không triển khai trong phần nội dung này và ủng hộ quan điểm không nên hạn chế quyền tiếp nhận li-xăng của nhãn hiệu tập thể
1.2 Chủ thể của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp
luật chuyển giao công nghệ
1.2.1 Quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng chuyển
giao công nghệ
Đã từng có thời gian dài, hợp đồng li-xăng được xem là một loại hợp đồng chuyển giao công nghệ, bao gồm cả hợp đồng li-xăng đối tượng sở hữu công nghiệp
và nhượng quyền thương mại.42
Nguyên nhân xuất phát từ buổi đầu pháp luật Việt Nam bắt đầu xây dựng những quy định đầu tiên về pháp luật sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực liên quan thì các đối tượng sở hữu công nghiệp (bao gồm nhãn hiệu) được xem là đối tượng của hợp đồng công nghệ và các quy định về hợp đồng li-xăng cũng
áp dụng tương tự hoặc được xếp chung với nhóm các quy định về chuyển giao công nghệ43 trong chương III phần 6 của Bộ luật Dân sự 1995 và các văn bản khác
Hiện nay, hợp đồng chuyển giao công nghệ và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu đã tách hai mảng riêng biệt, chịu sự điều chỉnh của các quy định khác nhau, sự tách biệt
Trang 25này bắt đầu được ghi nhận từ BLSD 2005 và được đánh giá là “sự sáng tạo” vì tránh được nhược điểm của pháp luật các nước đang phát triển.44
Với tác giả, việc cho rằng nhãn hiệu là một đối tượng công nghệ là không hợp
lý vì nhãn hiệu đơn thuần là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại với nhau, việc đưa ra một nhãn hiệu rất dễ dàng với bất cứ ai và chính các điều kiện để
nhãn hiệu được bảo hộ cũng không đòi hỏi tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp… như các đối tượng sở hữu công nghiệp khác Nói chung việc cho ra
đời một nhãn hiệu không đòi hỏi quá nhiều chất xám và thời gian, chi phí để nghiên cứu Nếu phân tích các khái niệm về đối tượng công nghệ của LCGCN 2006 tại Điều
7, rất khó để thấy một khái niệm nào tương ứng với nhãn hiệu mà những đối tượng
sở hữu công nghiệp khác thì hoàn toàn có thể trùng với đối tượng công nghệ
Tuy nhiên, chính vì chức năng của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể sản xuất, kinh doanh khác nhau,45
đồng thời cũng chính là dấu hiệu để người tiêu dùng tìm đến sản phẩm nổi bật và chất lượng, nên để nhãn hiệu phát triển từ dấu hiệu phân biệt trở thành dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc đòi hỏi phải có sự đầu tư toàn diện, từ bí quyết kỹ thuật về công nghệ đến các giải pháp hợp
lý hoá sản xuất… nhằm làm cho hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu có ưu thế cạnh tranh vượt trội Từ thực tiễn cho thấy, nhằm đảm bảo cho hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đại diện giữ được các ưu thế vốn có, hoạt động li-xăng nhãn hiệu sẽ luôn gắn với các đối tượng khác - đối tượng của các hoạt động chuyển giao công nghệ
Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tồn tại trong LCGCN thông qua các quy định sau:
(i) Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn với nhãn hiệu;46
(ii) Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có chứa phần chuyển giao công nghệ;47
(iii) Nhãn hiệu được chuyển giao trong các hợp đồng chuyển giao công nghệ.48
1.2.2 Điều kiện chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo
Luật Chuyển giao công nghệ
44
Nguyễn Thanh Tâm (2006), tlđd (120), tr.115
45
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (2001), Cẩm nang sở hữu trí tuệ (WIPO), tr 78
Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009
Khoản 3 Điều 17 Luật Chuyển giao công nghệ 2006
Khoản 2 Điều 755 Bộ luật Dân sự 2005
Trang 26Trong phần này, tác giả sẽ phân tích các quy định của LCGCN hiện hành và LCGCN 2017 (dự kiến có hiệu lực ngày 01/07/2018) liên quan đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhằm xác định sự ảnh hưởng của LCGCN đến chủ thể hợp đồng này Ngày 19/06 tại kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIV, các ĐBQH đã bấm nút thông qua Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (sửa đổi) với tỷ lệ 93,28% Cùng với BLDS, đây là đạo luật phản ánh quá trình tiếp thu, sửa đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong giai đoạn lập pháp 2005-2015
Khác với LCGCN hiện hành, LCGCN 2017 quy định mở rộng hơn, thay vì “đối tượng sở hữu công nghiệp” thì hoạt động chuyển giao công nghệ từ ngày 01/07/2018
sẽ bao gồm tất các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ49
như lời cam kết của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh “Đây sẽ là hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, hiệp hội có thể tiếp nhận, chuyển giao kết quả nghiên cứu công nghệ trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh”.50 Và đương nhiên, trong
số đó có hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Yêu cầu về điều kiện đối với chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không khác gì so với quy định của BLDS và LSHTT, cũng không có hiện tượng xung đột giữa LCGCN và LSHTT về việc áp dụng luật đối với hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong hoạt động chuyển giao công nghệ do các chuyên gia lập pháp đã “ưu tiên”51cho LSHTT điều chỉnh đối với việc chuyển quyền sở hữu công nghiệp Cụ thể:
(i) Trong trường hợp đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn với nhãn hiệu, LSHTT sẽ được áp dụng cho các vấn đề liên quan đến chuyển giao nhãn hiệu – chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và LCGCN được
áp dụng cho đối tượng công nghệ.52
49
Bao gồm:
- Đối tượng quyền tác giả; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả;
- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp;
- Đối tượng quyền đối với giống cây trồng
50
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai,
Chinh-sach-doi-moi-cong-nghe-da-san-sang-phuc-vu-doanh-nghiep.aspx, truy cập ngày 10/7/2017
http://skhcn.laocai.gov.vn/skhcn/1241/27929/45176/262798/Tin-trong-nuoc/Bo-truong-Chu-Ngoc-Anh 51
Khoản 2 Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009:
“Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của Luật này với quy định của luật khác
thì áp dụng quy định của Luật này.”
52
Điều 4 Luật Chuyển giao công nghệ 2006
Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009:
“Điều 1 Phạm vi điều chỉnh
Trang 27(ii) Nếu Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có chứa phần chuyển giao công nghệ thì
đương nhiên LSHTT sẽ được áp dụng, riêng đối với phần công nghệ trong hợp đồng sẽ được LCGCN điều chỉnh
(iii) Nhãn hiệu được chuyển giao trong các hợp đồng chuyển giao công nghệ
thì thực hiện việc chuyển giao theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đồng thời với việc chuyển giao công nghệ theo LCGCN.53
Quy định này cũng được ghi nhận ở khoản 2 Điều 755 Bộ luật Dân sự 2005
Tại quy định này đã xuất hiện mâu thuẫn về điều kiện của bên chuyển quyền trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thứ cấp giữa LSHTT và LCGCN khi phải áp dụng song song quy định của hai văn bản này LSHTT quy định bên được chuyển quyền trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có quyền cấp hợp đồng li-xăng thứ cấp nếu được bên chuyển quyền cho phép nhưng LCGCN đòi hỏi phải chính chủ sở hữu cho phép54
nên trong trường hợp công nghệ chuyển giao là quyền sử dụng nhãn hiệu thì có khả năng hợp đồng không đáp ứng điều kiện về chủ thể hợp đồng nếu căn cứ vào LCGCN
Nguyên nhân LCGCN quy định như trên là vì quy định áp dụng cho các đối tượng công nghệ nói chung chứ không dành riêng cho nhãn hiệu, mà việc li-xăng công nghệ đòi hỏi đảm bảo sự an toàn và khai thác hiệu quả nên buộc LCGCN siết chặt quyền cấp hợp đồng li-xăng thứ cấp
Tuy nhiên, LCGCN 2017 đã giải quyết được mâu thuẫn trên Theo khoản 2 Điều 4 LCGCN 2017, các đối tượng công nghệ được liệt kê tại khoản 1 điều này55
là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì việc chuyển quyền sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Khoản 2 Điều 8 Luật Chuyển giao công nghệ 2006
“Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển quyền sử dụng công nghệ có quyền chuyển
quyền sử dụng công nghệ đó.”
55
Nội dung khoản 1 Điều 4 Luật chuyển giao công nghệ 2017
“Điều 4 Đối tượng công nghệ được chuyển giao
1 Công nghệ được chuyển giao là một hoặc các đối tượng sau đây:
a) Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;
b) Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu;
c) Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ;
d) Máy móc, thiết bị đi kèm một trong các đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này.…”
Trang 28Như vậy, LCGCN 2017 đã bỏ đi quy định áp dụng song song hai văn bản pháp luật của LCGCN tại khoản 2 Điều 16 và khoản 3 Điều 17 trong trường hợp công nghệ được chuyển giao là đối tượng sở hữu công nghiệp Và cũng từ quy định này của LCGCN 2017, chủ thể tham gia chuyển giao công nghệ phải tuân theo điều kiện của LSHTT (nếu LSHTT vẫn chưa chấm dứt hiệu lực) Quy định này đã khắc phục được bất cập của LCGCN 2006 mà tác giả đã đề cập, đồng thời giảm tải thủ tục trong hoạt động dân sự
Ngoài ra, LCGCN không quy định thêm bất cứ điều kiện nào đối với chủ thể của hơp đồng li-xăng nhãn hiệu trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ
1.3 Chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật
thương mại
1.3.1 Quan hệ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng nhượng
quyền thương mại
Hợp đồng nhượng quyền thương mại (hợp đồng Franchise) xuất hiện lần đầu
tiên trong Nghị định số 11/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2005 quy định
chi tiết về chuyển giao công nghệ với tên cấp phép đặc quyền kinh doanh56
với đối tượng chuyển giao là quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 đã chính thức thừa nhận “hợp đồng nhượng quyền thương mại” là một hoạt động thương mại,57
chấm dứt giai đoạn hợp đồng nhượng quyền thương mại bị xem là một hoạt động chuyển giao công nghệ, cho thấy giữa hoạt động li-xăng đối tượng sở hữu công nghiệp, li-xăng công nghệ và nhượng quyền thương mại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau dù là ở khía cạnh lý luận hay thực tiễn
Hợp đồng nhượng quyền thương mại theo LTM là hợp đồng được xác lập bởi
bên nhượng quyền (franchisor) và bên nhận quyền (franchisee), đối tượng hợp đồng
là “quyền thương mại”,58
bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền được quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/03/2006
Nguyễn Thị Dung (2012), Kiến thức pháp lý và kỹ năng cơ bản trong đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp
đồng trong lĩnh vực thương mại, Nxb Chính trị - Hành chính, tr.202
Trang 29quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại Trong
đó, quan hệ chuyển giao nhãn hiệu đã xuất hiện trong nhóm quyền sau: 59
“Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ theo một hệ thống
do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;”
Theo quy định trên, đặt ra vấn đề nhãn hiệu trong hoạt động hoạt động nhượng quyền thương mại là quan hệ chuyển quyền sở hữu hay quan hệ chuyển quyền sử dụng Theo Nghị định số 11/2005/NĐ-CP thì đây là quan hệ chuyển quyền sử dụng 60
và LTM cũng tiếp tục kế thừa nội dung này.61
Hơn nữa nhãn hiệu được chuyển giao trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại bằng hợp đồng li-xăng là phù hợp với thông lệ quốc tế.62
Trong thực tiễn hoạt động nhượng quyền thương mại, việc chuyển quyền sử
dụng (licensing) nhãn hiệu thường được ghi nhận trực tiếp trong hợp đồng nhượng
quyền thương mại hoặc phụ lục hợp đồng và dường như không thể xảy ra trường hợp
nhượng quyền thương mại (franchising) nhưng không chuyển quyền sử dụng nhãn
hiệu vì các nguyên nhân sau:
(i) Đảm bảo “gói quyền thương mại” chuyển giao từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền theo thông lệ chung của hoạt động nhượng quyền thương mại
(ii) Nhãn hiệu được xem là một trong các dấu hiệu tập hợp khách hàng63 - yếu
tố làm nên sự thành công của hệ thống nhượng quyền thương mại, thu hút bên nhận quyền tìm đến các thương hiệu lớn để tiến hành hoạt động nhượng quyền
Khoản 5 Điều 289 Luật Thương mại 2005
Nguyễn Bá Bình, “Nhượng quyền thương mại – Bản chất và mối quan hệ với hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động li-xăng”,
Trang 30(iii) Giá trị cốt lõi của quan hệ nhượng quyền được xây dựng dựa trên uy tín
của thương hiệu64
(tác giả không loại trừ yếu tố kinh tế, tài chính) mà bên nhượng quyền đang nắm giữ Việc nhượng quyền thương mại theo quan điểm tác giả là việc “chuyển giao thương hiệu” vì một trong các lợi ích mà bên nhận quyền được hưởng là không phải tốn thời gian đầu tư xây dựng thương hiệu mà có thể sử dụng ngay thương hiệu đang được công nhận.65
Nếu thừa nhận luận điểm trên thì nhãn hiệu là yếu tố không thể không
chuyển giao trong quan hệ nhượng quyền thương mại vì nhãn hiệu (brand)
là thành tố quan trọng cấu thành nên thương hiệu (trademark).66
Có thể tham chiếu qua một hợp đồng mẫu của hệ thống thương hiệu Phở Bò
cười liên quan điều khoản về li-xăng nhãn hiệu:
Tên hợp đồng: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
“Thành viên có quyền sử dụng nhãn hiệu là tổ chức/cá nhân có quyền sử dụng nhãn hiệu Phở Cười theo quyết định của chủ sở hữu Bên A hoặc theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà Bên A ký kết với tổ chức/cá nhân này.” 67
Đối với hợp đồng mẫu này có một số điểm cần lưu ý:
Việc đặt tên hợp đồng là Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể
dẫn đến nhầm lẫn về đối tượng của hợp đồng Đối tượng của hợp đồng li-xăng nhãn
hiệu là quyền sử dụng nhãn hiệu, chứ không thể là “quyền phân phối hàng hoá và dịch vụ theo phương thức của hệ thống nhà hàng Phở Cười”68
như nội dung hợp đồng thể hiện, việc nhầm lẫn này có thể dẫn đến việc áp dụng sai căn cứ pháp lý để xác định hiệu lực hợp đồng và không đảm bảo tính chuẩn mực của hợp đồng
64
Trường Đại học Luật TP HCM (2012), Phan Huy Hồng, Giáo trình Pháp luật về thương mại hàng hóa và
dịch vụ, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, tr.336
65
Theo thống kê của Bộ Công thương Việt Nam, tỷ lệ hợp đồng nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài chênh lệch rất lớn so với hợp đồng nhượng quyền từ nước ngoài (5/172) cho thấy tầm quan trọng của thương hiệu trong hoạt động nhượng quyền thương mại – Phụ lục 10 và Phụ lục 11
Nguồn: http://www.moit.gov.vn
66
Hoàng Đào Xuân Hiền (2005), Hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật về thương hiệu tại Việt Nam, Luận
văn cử nhân, Trường Đại học Luật TP HCM, tr.9
“… Thương hiệu và Nhãn hiệu là hai khái niệm khác nhau, nội hàm của khái niệm thương hiệu rộng hơn
nhãn hiệu hàng hóa, bao trùm nhãn hiệu hàng hóa…”
Trang 31Hợp đồng này cho phép li-xăng nhãn hiệu thông qua theo quyết định của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu Liên quan đến nội dung này, tác giả không phân tích hình thức chuyển giao như trên liệu có hợp pháp vì vấn đề này không thuộc phạm vi nghiên cứu về chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, tác giả chỉ quan tâm quan hệ li-xăng nhãn hiệu trong hoạt động nhượng quyền thương mại phải xác lập hợp đồng li-xăng và LTM tham gia điều chỉnh điều kiện về chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại đồng thời với LSHTT và BLDS
Các nội dung dưới đây, tác giả trình bày các điều kiện của LTM đối với chủ thể hợp đồng li-xăng nhãn hiệu dựa vào các bên tham gia hợp đồng nhượng quyền thương mại vì lúc này bên nhượng quyền cũng chính là bên chuyển quyền trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và ngược lại
1.3.2 Điều kiện chủ thể hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo
Luật Thương mại
Trong mối quan hệ với hợp đồng nhượng quyền thương mại, chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bao gồm bên chuyển quyền (tương ứng là bên chuyển nhượng) và bên được nhận quyền (tương ứng là bên nhận quyền) Chủ thể hợp đồng li-xăng nhãn hiệu phải là thương nhân69 khi chuyển giao nhãn hiệu trong lĩnh vực này, vì nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại phải tuân theo điều kiện
Thương nhân (bao gồm thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài) có
dự định chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu song song với tiến hành hoạt động
Trang 32nhượng quyền thương mại phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với Bộ Thương mại Việt Nam hoặc Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch.73
Điều kiện về vật chất:
Nhằm đảm bảo hoạt động li-xăng có thể mang lại lợi ích trên lý thuyết cho bên được nhận quyền khi họ phải bỏ ra một số tiền lớn, đồng thời hạn chế các hành vi trái đạo đức kinh doanh, LTM buộc bên chuyển quyền phải chứng minh hiệu quả hoạt động của nhãn hiệu dự định chuyển giao trong hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại bằng việc hệ thống đó đã hoạt động ít nhất 01 năm.74
Trường hợp muốn xác lập hợp đồng xăng nhãn hiệu thứ cấp từ hợp đồng xăng nhãn hiệu sơ cấp nước ngoài, bên chuyển quyền là thương nhân Việt Nam phải
li-sử dụng nhãn hiệu ít nhất 01 năm ở Việt Nam
LTM yêu cầu bên được nhận quyền phải đăng ký nghành nghề kinh doanh phù hợp với nhóm hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn hiệu mà bên được nhận quyền tiếp nhận chuyển giao và đối với những nghành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi bên được nhận quyền phải đăng ký xin cấp “giấy phép con”
Kết luận, chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại phải đáp ứng một số điều kiện ngoài những điều kiện cơ bản của LSHTT
và BLDS, trong đó, điều kiện các bên phải là thương nhân là điều kiện quan trọng nhất
1.4 Bất cập và kiến nghị
1.4.1 Bất cập
Các quy định của LSHTT về chủ thể của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hiện hành không có điểm bất cập nào đáng kể nhưng định nghĩa về hợp đồng li-xăng (hợp đồng
sử dụng) thì chưa hoàn toàn phù hợp
Tác giả trích dẫn lại hai định nghĩa ở phần “dẫn nhập” khóa luận để làm rõ vấn
Trang 33Định nghĩa hợp đồng li-xăng đối tượng sở hữu công nghiệp là “là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng
sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)”
Và định nghĩa về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của tác giả Bùi Thế Hưng đưa ra
định nghĩa như sau “là hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa giữa tố chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó và tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu, hợp đồng phải đươc lập thành văn bản và chỉ có giá trị pháp lý khi
đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.75
Qua hai định nghĩa trên, cho thấy bên chuyển quyền trong hợp đồng li-xăng nhãn chỉ có thể là chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng đi sâu vào các quy định thì bên được nhận quyền cũng có thể trở thành bên chuyển quyền trong hợp đồng li-xăng thứ cấp Quay ngược thời gian, Thông tư 163/TT-SHCN ngày 15/04/1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn phê duyệt và đăng ký hợp đồng li-xăng đã
có một định nghĩa tương đối chi tiết và không mắc phải lỗi như LSHTT hiện hành
"Li-xăng" dùng để chỉ việc tổ chức, cá nhân ("Bên giao") cho phép tổ chức, cá nhân khác ("Bên nhận") được sử dụng - trong phạm vi lãnh thổ nhất định ("lãnh thổ li-xăng") và trong thời hạn nhất định ("thời hạn li-xăng") - sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá ("đối tượng sở hữu công nghiệp") đang thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của bên giao”.76
TS Lê Thị Nam Giang cũng đánh giá quy định trên “chưa thật chính xác vì ngoài chủ sở hữu công nghiệp, bên nhận trong hợp đồng độc quyền cũng có quyền được chuyển giao lại quyền sử dụng đối tượng của hợp đồng cho chủ thể khác”.77
Như vậy, có thể kết luận, định nghĩa của LSHTT đã không ghi nhận chủ thể của hợp đồng li-xăng thứ cấp
“Ý kiến của Th.S Lê thị Nam Giang, ĐH Luật Tp.HCM trong Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ”,
http://vibonline2.wecan-group.com/the_loai_bao_cao/du-thao-luat-so-huu-tri-tue, truy cập ngày 08/7/2017
Trang 341.4.2 Kiến nghị
Với bất cập nêu trên, LSHTT trong quá trình sửa đổi cần có một định nghĩa pháp lý về hợp đồng li-xăng phù hợp, ghi nhận được các đặc điểm và tính chất của hợp đồng li-xăng
Trang 35Kết luận chương 1
Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là có đối tượng là quyền sử dụng nhãn hiệu nên có mối liên hệ với nhiều lĩnh vực dân sự khác nhau như đã phân tích ở trên và cũng chịu
sự điều chỉnh đồng thời của nhiều văn bản pháp luật
Qua quá trình phân tích, tác giả đã xác định các văn bản pháp luật có quy định
về điều kiện chủ thể để hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực ngoài Bộ luật Dân sự hiện hành và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi 2009 Trong đó, tác giả cũng chỉ
rõ các điều kiện mà từng văn bản điều chỉnh và đưa ra nhận định rằng để đáp ứng điều kiện có hiệu lực của hợp đồng li-xăng liên quan đến chủ thể không chỉ riêng Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ
Nhìn chung, các đạo luật có sự thống nhất với nhau về điều kiện chủ thể hợp hợp đồng li-xăng nhãn hiệu Đây cũng chính là nguyên nhân khi góp ý sửa đổi dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định về chuyển quyền sở hữu công nghiệp ít được
đề cập đến
Trang 36Chương 2 NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU
Nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cũng như bao hợp đồng khác là yếu
tố góp phần hình thành hợp đồng hoàn thiện, vì nội dung là ý chí của bên xác lập hợp đồng nhưng để đảm bảo lợi ích cho các bên và những chủ thể khác trong xã hội, pháp luật đòi hỏi nội dung, mục đích của hợp đồng li-xăng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội
Tại phần nội dung chương 2, tác giả phân tích các vấn đề pháp lý về mục đích
và nội dung hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhằm đáp ứng điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trên cơ sở là các quy định hiện hành và quan điểm pháp lý của các tác giả khác
2.1 Mục đích của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Mục đích của hợp đồng (giao dịch) là “lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó”,78 mục đích này ban đầu chỉ là sự chủ quan của các bên tham gia trong hợp đồng Tuy nhiên, mục đích của hợp đồng sẽ được biểu lộ thông qua quá trình thực hiện hợp đồng và chịu sự điều chỉnh của pháp luật vì lợi ích chung của xã hội, đảm bảo các hợp đồng được xác lập ngoài đáp ứng lợi ích của các bên thì không được xâm phạm lợi ích của các chủ thể khác và trật tự quản lý của Nhà nước Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cũng không ngoại lệ với nguyên tắc trên Đối với việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, mục đích của hợp đồng phải không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội Để hiểu thế nào là điều cấm pháp luật
và đạo đức xã hội, có thể xem quy định tại Điều 123 BLDS Trong đó:
- Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định
- Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng
Dù có định nghĩa pháp lý nhưng để xác định mục đích của các bên khi xác lập hợp đồng liệu có vi phạm điều cấm pháp luật, đạo đức xã hội là điều hoàn toàn không
dễ dàng Bởi điều cấm pháp luật sẽ không hạn chế tại LSHTT, BLDS hay LTM, LCGCN mà có thể dẫn chiếu đến các văn bản pháp luật khác, thậm chí đến các nguyên tắc “trật tự công cộng” của quốc gia Còn đạo đức xã hội lại càng khó xác
78
Điều 118 Bộ luật Dân sự 2015
Trang 37định hơn vì đây là phạm trù xã hội, phụ thuộc vào văn hóa- địa lý của mỗi vùng, thậm chí có thể là phong tục, tập quán địa phương nếu căn cứ vào quy định của BLDS Và hơn hết để biết mục đích của một hợp đồng được có vi phạm pháp luật hay đạo đức xã hội phải đặt vào một hoàn cảnh nhất định
Ví dụ:
- Hợp đồng mua bán tài sản nhằm tẩu tán/trốn tránh nghĩa vụ trong trường hợp tài sản đó phải được dùng để thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc tài sản đó được xác định dùng để thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận từ trước
- Hợp đồng “nhượng chồng”79
từ một vụ án do Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) thụ lý và xét xử Theo nội dung vụ án thì bên vay không đồng ý trả 61 triệu đồng cả tiền vay và lãi vì đây là số tiền đổi lại việc bên vay “nhượng chồng” cho bên cho vay trong thời hạn 1 năm Với giao dịch như trên, tòa án nhận định là vi phạm đạo đức xã hội nên tuyên hợp đồng vô hiệu
- Hay từ vụ án “Nga - Mỹ”,80
đặt vấn đề hợp đồng dịch vụ là “hợp đồng tình ái” giữa ông Cao Toàn Mỹ và bà Trương Hồ Phương Nga theo lời khai của bị can thì hoàn toàn có cơ sở để tòa án tuyên hợp đồng này vô hiệu vì “dịch vụ - công việc phải làm” mà bà Nga cung cấp cho ông Mỹ là trái với chuẩn mực đạo đức xã hội Việt Nam
Chính vì quy định pháp luật mang nội hàm quá rộng, xét cụ thể đến hoàn cảnh của hợp đồng nên không thể liệt kê những trường hợp như thế nào là xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có mục đích vi phạm điều cấm pháp luật, đạo đức xã hội Xem xét trong các quy định pháp luật điều chỉnh về hợp đồng li-xăng trước đây thì tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 201-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 28-12-
1988 về Điều lệ về mua bán li-xăng có quy định như sau: “Nghiêm cấm việc mua lixăng để thủ tiêu hoặc hạn chế việc sử dụng đối tượng lixăng nhằm mục đích cạnh tranh phi pháp hoặc hạn chế áp dụng tiến bộ kỹ thuật” Tuy nhiên LSHTT không
tiếp tục kế thừa trọn vẹn quy định trên, mà có thể tìm thấy quy định tương tự trong
Trang 38http://thethaovanhoa.vn/xa-hoi/vu-an-tinh-tien-nga-my-vi-các quy định về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh của luật này81
và tại các quy định về chỉ dẫn gây nhầm lẫn trong nhóm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Luật Cạnh Tranh 2004.82 Ngoài ra, LTM cấm nhượng quyền thương mại với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh của Chính phủ,83 LCGCN có danh mục những công nghệ cấm chuyển giao và những công nghệ cấm chuyển giao theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
Từ thực tiễn cho thấy, việc hợp đồng li-xăng nói chung vô hiệu do vi phạm điều cấm pháp luật đã ít xảy ra thì trường hợp vi phạm đạo đức xã hội dường như không xảy ra84 vì “đạo đức xã hội” là phạm trù điều chỉnh quan hệ nhân thân nhiều hơn là quan hệ tài sản Theo sự khảo sát của tác giả tại Tòa án nhân dân TP.HCM và tỉnh Khánh Hòa, cho đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một tranh chấp nào liên quan đến hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bị tuyên vô hiệu do mục đích vi phạm đạo đức xã hội lẫn điều cấm pháp luật
Để kết luận cho phần nội dung này, tác giả trình bày sơ lược mục đích của một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trên cơ sở thực tiễn hình thành loại hợp đồng này, được thừa nhận trong khoa học pháp lý thể hiện qua các bên tham gia xác lập hợp đồng và bên thứ ba gồm người tiêu dùng và Nhà nước
- Bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu: thông qua hợp đồng li-xăng có thể thu
về một khoản giá trị nhất định (phí li-xăng) dù không phải trực tiếp kinh doanh Đây
là mục đích chính của các tổ chức, cá nhân không muốn hoạt động kinh doanh do không có năng lực kinh doanh hay vì bất cứ nguyên nhân nào, mặt khác góp phần quảng bá nhãn hiệu mà bên chuyển quyền không phải mất chi phí cho việc này Ngoài ra, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu còn giúp duy trì hiệu lực bảo hộ của nhãn hiệu85 khi chủ sở hữu nhãn hiệu tạm dừng kinh doanh và tránh trường hợp nhãn hiệu “bị lãng quên” trên thị trường
- Bên được chuyển quyền: với khoản phí li-xăng phải trả, bên được chuyển quyền có quyền khai thác các giá trị thương mại của nhãn hiệu trong thời hạn và phạm vi được chuyển giao về uy tín, độ thu hút, tính nhận diện sản phẩm… mà
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2012), Hợp đồng vô hiệu trong hoạt động thương mại - Lý luận và thực tiễn”, luận
văn cử nhân, Trường Đại học Luật TP HCM, tr.41
85
Điểm d khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009
Trang 39không tốn chi phí, thời gian, công sức cho việc xây dựng, củng cố, phát triển nhãn hiệu đó Đối với hợp đồng li-xăng độc quyền sẽ hạn chế việc cạnh tranh và có thể chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng li-xăng thứ cấp và được hưởng các lợi ích như chủ sở hữu nhãn hiệu
- Người tiêu dùng và Nhà nước: đây là hai đối tượng chịu sức ảnh hưởng từ hợp đồng li-xăng nhãn hiệu ở nhiều mức độ khác nhau Nhờ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, mức độ phổ biến của đối tượng gia tăng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tiếp cận hàng hoá, dịch vụ đa dạng hơn với giá cả cạnh tranh hơn do không còn tồn tại sự độc quyền, đây là mục đích của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu ở vi mô Nhà nước tiến hành quản lý - điều hành nền kinh tế vĩ mô thì quan tâm đến việc hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ chia sẻ các đối tượng đi kèm như công nghệ, kỹ thuật, bí quyết kinh doanh giúp phát triển nền khoa học công nghệ và hạn chế tình trạng độc quyền Việc trình bày mục đích ở trên, không mang ý nghĩa tuyệt đối mà chỉ mang tính chất tham khảo, đảm bảo tối thiểu của điều kiện về mục đích của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo nghiên cứu của tác giả
2.2 Nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Tương tự như mục đích, nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cũng không
được vi phạm điều cấm pháp luật, đạo đức xã hội Nội dung này, tác giả tập trung
vào các quy định của pháp luật điều chỉnh hiệu lực của nội dung hợp đồng li-xăng, riêng với yếu tố đạo đức xã hội vì giá trị thực tiễn không cao và đã được phân tích ở
phần mục đích (mục 2.1) nên tác giả sẽ không đề cập đến trong nội dung này
2.2.1 Nội dung bắt buộc của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
Khi các bên tiến hành đàm phán; soạn thảo hợp đồng, ngoài việc phù hợp với mong muốn, chiến lược đàm phán của mỗi bên thì phải đảm bảo trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có các điều khoản được LSHTT quy định tại khoản 1 Điều 144 một cách tuyệt đối vì theo LSHTT đây là các điều khoản “phải có” trong hợp đồng li-
xăng quyền sở hữu công nghiệp nói chung
Các điều khoản bắt buộc nói trên, bao gồm:
(i) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; (ii) Căn cứ chuyển quyền sử dụng;
Trang 40(iii) Dạng hợp đồng;
(iv) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; (v)Thời hạn hợp đồng;
(vi) Giá chuyển quyền sử dụng;
(vii) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền
Quy định về các điều khoản bắt buộc này xuất hiện lần đầu tiên trong LSHTT
so với các văn bản pháp luật trước đó.86
So sánh với hợp đồng chuyển nhượng quyền
sở hữu công nghiệp, LSHTT quy định các điều khoản bắt buộc của hợp đồng li-xăng nhiều hơn so với hợp đồng chuyển quyền sở hữu công nghiệp ở các nội dung (iii), (iv), (v), giải thích điều này, có chuyên gia cho rằng vì tính chất của hợp đồng li-xăng phức tạp hơn hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu.87
Việc không đảm bảo có đầy đủ các điều khoản này trong hợp đồng li-xăng có dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu do vi phạm điều cấm pháp luật hay không thì LSHTT không có quy định hay hướng dẫn cụ thể dù trong chính Điều 144, đối với các điều khoản mang tính hạn chế của hợp đồng được quy định rất rõ ràng sẽ vô hiệu nếu các bên ghi nhận các thỏa thuận này vào hợp đồng
Tuy không có quy định về hậu quả pháp lý của việc xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu không đảm bảo các điều khoản bắt buộc nhưng có thể thấy một hệ quả tất yếu là hợp đồng sẽ bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu)88
và nếu tiếp tục thực hiện hợp đồng thì đây là “hợp đồng li-xăng chui” theo cách gọi của các nhà quản lý vì hợp đồng không có hiệu lực pháp lý với bên thứ ba theo khoản 2 Điều 148 LSHTT
Trên là trường hợp hợp đồng bị vô hiệu toàn bộ đối với người thứ ba, chi tiết hơn về vấn đề này sẽ được trình bày ở mục 3.2 chương 3 khóa luận Ngoài ra, hợp đồng li-xăng còn có thể bị vô hiệu từng phần đối với một, một vài hoặc toàn bộ các
86
Gồm: Bộ luật Dân sự 1995; Nghị định số 63-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 10 năm 1996 quy định chi tiết
về sở hữu công nghiệp; Nghị định số 201-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày ngày 28 -12 -1988 về Điều lệ
về mua bán li-xăng
87
Nguyễn Thanh Tâm (2006), tlđd (12), tr.67
88
Điểm k khoản 48.3 tiểu mục 48 mục 1 chương II Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: “Hợp đồng chuyển giao
thiếu các nội dung phải có theo quy định tương ứng tại Điều 140 hoặc khoản 1 Điều 144 của Luật Sở hữu trí tuệ"