Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong pháp luật sở hữu trí tuệ việt nam

Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại được hiểu là việc tìm hiểu sự giao thoa những quy định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại và việc sử dụng trên thực tế hai đối tượn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

HOÀNG ĐỨC VIỆT

MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ

TP HỒ CHÍ MINH – 7/2017

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH

HOÀNG ĐỨC VIỆT

MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI THEO

QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

GVHD: TS NGUYỄN XUÂN QUANG

TP HỒ CHÍ MINH – 7/2017

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan khóa luận này là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc của bản thân tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Nguyễn Xuân Quang

Tác giả khóa luận

Hoàng Đức Việt

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

1 GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2 GCNĐKNH Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

5 TRIPS Hiệp định về các khía cạnh liên quan

tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

7 WIPO Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 6

CHƯƠNG 1.MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 13

1.1 Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ

13

1.1.1 Mối liên hệ trong việc xác định dấu hiệu bảo hộ 13

1.1.2 Mối liên hệ trong việc xác định điều kiện bảo hộ 23

1.1.3 Mối liên hệ trong cách thức bảo hộ và phạm vi bảo hộ 30

1.2 Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ 34

1.2.1 Dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng bởi một chủ thể duy nhất 34

1.2.2 Dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng bởi hai chủ thể khác nhau 36

1.3 Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 41

1.3.1 Các biện pháp bảo vệ nhãn hiệu và tên thương mại 41

1.3.2 Các biện pháp hạn chế xâm phạm khác 43

Kết luận chương 1 46

CHƯƠNG 2.THỰC TIỄN TRANH CHẤP, ÁP DỤNG PHÁP LUẬT GIỮANHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI.NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SỰ XÂM PHẠM 48

2.1 Thực tiễn tranh chấp, pháp luật giữa nhãn hiệu và tên thương mại 49

2.1.1 Thực tiễn tranh chấp về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại 49

2.1.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân 55

2.2 Nguyên nhân và giải pháp hạn chế sự xâm phạm về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại 59

2.2.1 Nguyên nhân dẫn đến sự xâm phạm về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên

thương mại 59

2.2.2 Các biện pháp hạn chế sự xâm phạm giữa nhãn hiệu và tên thương mại 64

Kết luận chương 2 74

PHẦN KẾT LUẬN 76

Phụ lục 79

LỜI NÓI ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Ngày 11-1-2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO Điều này một mặt mở ra cơ hội to lớn trong việc hợp tác phát triển kinh tế nhưng cũng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đặc biệt là việc tuân thủ các cam kết quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một hoạt động có tính tất yếu, khách quan, không ngừng được phát triển, thể hiện trên hai phương diện: một mặt mở rộng phạm vi các đối tượng được bảo hộ bằng các thiết chế quốc tế và không ngừng chi tiết hoá nội dung bảo hộ; mặt khác đòi hỏi việc hoàn thiện quy định pháp luật trong nước sao cho hài hòa với những quy định mà Việt Nam là thành viên Việc gắn bảo hộ sở hữu trí tuệ với thương mại quốc tế, một mặt, sẽ tạo điều kiện để có những cơ chế bảo hộ quốc tế hữu hiệu hơn về sở hữu trí tuệ, mặt khác, cũng sẽ gây ra rất nhiều sức ép và khó khăn cho các nước có trình độ khoa học công nghệ chưa phát triển, đang trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực hay toàn cầu phải thực thi các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu và tên thương mại là những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ không chỉ ở phạm vi trong nước mà nó còn là tài sản được bảo hộ ở phạm vi quốc tế Việc sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại đã trở nên khá phổ biến nhằm mục đích xây dựng hình ảnh của một doanh nghiệp đến với công chúng Trong môi trường

đa dạng hóa kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách để thu hút khách hàng thông qua chất lượng và uy tín của hàng hóa và dịch vụ Trong khi tri thức trở thành nhân tố chính quyết định sức mạnh cạnh tranh thì các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhu cầu tìm ra cách thức quản lý có hiệu quả tri thức của họ

Luật Sở hữu trí tuệ ra đời nhằm mục đích cung cấp cho chủ sở hữu quyền một loạt các biện pháp nhằm quản lý và bảo vệ thành quả từ tri thức và sự sáng tạo Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu Quyền sở hữu trí tuệ cho phép tạo ra sự khác biệt nhất định đối với sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh; làm tăng cơ hội thực tế trong việc thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ; và giải quyết một cách có hiệu quả xung đột liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ Đặc biệt, Luật Sở hữu trí tuệ tạo ra một hệ thống quyền giúp cho chủ sở hữu có được sự độc quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại

Tuy rằng nhãn hiệu và tên thương mại có vai trò quan trọng trong việc quảng bá chất lượng của hàng hóa, dịch vụ và uy tín của chủ sở hữu nhưng chủ thể có quyền thường thiếu hiểu biết và nhầm lần về việc bảo hộ dấu hiệu với danh nghĩa là nhãn hiệu hoặc tên thương mại Nguyên nhân một phần xuất phát từ sự chưa rõ ràng từ hệ thống pháp luật Thực tiễn cho thấy, quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu và tên thương mại có nhiều điểm tương đồng dẫn đến sự nhầm lẫn trong việc xác định và sử dụng cơ chế bảo hộ dấu hiệu theo hướng bảo hộ nhãn hiệu hay bảo hộ tên thương mại Mặt khác, quy định về tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ còn chưa đầy

đủ và gây nhầm lẫn với những khái niệm khác tương tự Chính những lý do này dẫn đến việc doanh nghiệp mặc dù hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo dựng uy tín về chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhưng lại không nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc bảo hộ dấu hiệu với tư cách là nhãn hiệu hoặc tên thương mại

Với mục đích tìm hiểu những quy định của pháp luật về mối liên hệ giữa nhãn hiệu

và tên thương mại, tác giả thực hiện đề tài “Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam”

2 Tình hình nghiên cứu đề tài

Nhãn hiệu và tên thương mại là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được sử dụng phổ biến Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc điểm giống và khác của các đối tượng này

mà việc sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại trên thực tế có nhiều xung đột Mối liên

hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại được hiểu là việc tìm hiểu sự giao thoa những quy định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại và việc sử dụng trên thực tế hai đối tượng này dẫn đến những xung đột hoặc chồng lấn nào liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc tên thương mại Với tư cách là những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, có nhiều nghiên cứu liên quan đến nhãn hiệu và tên thương mại Trong đó trình bày rõ khía cạnh pháp lý về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu hoặc tên thương mại Tuy nhiên, không có nhiều nghiên cứu về mối liên hệ giữa hai đối tượng này với tư cách là một nghiên cứu độc lập

Liên quan đến đề tài có nghiên cứu “Khía cạnh pháp lý về mối liên hệ giữa nhãn

hiệu và tên thương mại” của tác giả Bồ Xuân Tuấn (2013), luận văn thạc sĩ luật học,

trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu đã phân tích và làm rõ mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại dưới hai khía cạnh: xác lập và bảo vệ quyền

Đồng thời, luận văn còn là tài liệu hệ thống lại một cách toàn diện những quy định của pháp luật về định nghĩa, chức năng, điều kiện bảo hộ của hai nhóm đối tượng nhãn hiệu

và tên thương mại Thông qua việc tìm hiểu những quy định của pháp luật, tác giả chỉ

ra những nguyên nhân tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục Tuy nhiên, bài nghiên cứu chưa làm rõ những bất cập trong việc sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại sau thời điểm xác lập quyền sở hữu trí tuệ Đồng thời, tại thời điểm nghiên cứu hoàn thành

so với hiện tại có những văn bản đã được thay thế mới, do đó nhiều đánh giá và phân tích không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Cùng vấn đề nghiên cứu, có bài nghiên cứu “Biểu hiện, bản chất và mối quan hệ

với quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu và tên thương mại” của tác giả Trần Lê Đăng

Phương (2015), tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 04 Bài nghiên cứu là đánh giá của tác giả liên quan đến vấn đề bản chất mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại dưới góc độ đánh giá xuất phát từ chức năng và dấu hiệu bảo hộ Do vậy, thiếu cái nhìn toàn diện về việc sử dụng hoặc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và tên thương mại;

“Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại” của tác giả Lê Thị

Nam Giang (2013), tạp chí Khoa học pháp lý, Số 03 Nghiên cứu là sự phân tích về hiện tượng chồng lấn và xung đột quyền giữa các nhóm đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, trong đó bao gồm trường hợp: xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp và đặc biệt đề cập đến vấn đề giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại từ góc độ pháp luật đến thực tiễn Từ nghiên cứu này, có thể rút ra các trường hợp chồng lấn và xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các nhóm đối tượng này trên thực tế Do tính chất nghiên cứu một khía cạnh, nên nghiên cứu không đề cập đến các vấn đề khác về việc xác lập hay bảo vệ nhãn hiệu và tên thương mại theo quy định của pháp luật

“Bình luận án: nhãn hiệu và tên thương mại”, của tác giả Lê Thị Nam Giang,

Phạm Vũ Khánh Toàn (2013), tạp chí Khoa học pháp lý, Số 03 đặc san Nghiên cứu tập trung vào việc bình luận một bản án về xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại đã xảy ra trên thực tế Qua đó, khái quát lên nguyên nhân của sự xung đột

và chỉ ra những mâu thuẫn trong cách lập luận của tòa án liên quan đến vấn đề bảo hộ,

mà nguyên nhân xuất phát từ những thiếu sót trong quy định của pháp luật Qua đó, tác giả đưa ra quan điểm của mình về một số vấn đề bất cập trong quy định của pháp luật

về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại

“Tên thương mại và nhãn hiệu: từ cách định nghĩa đến tình huống pháp lý có thể

phát sinh” của tác giả Lê Tùng (2007), tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 24 Nghiên

cứu đề cập đến vấn đề mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại từ khía cạnh định nghĩa Không chuyên sâu về những vấn đề pháp lý về hai nhóm đối tượng này trong quá trình xác lập, sử dụng và bảo vệ dấu hiệu

Những nghiên cứu này mặc dù chỉ đề cập đến một hoặc một số khía cạnh pháp lý

về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại, tuy nhiên có giá trị tham khảo rất lớn trong việc làm rõ vấn đề nghiên cứu

3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài “Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo quy định của Luật

Sở hữu trí tuệ Việt Nam” được nghiên cứu dựa trên những quy định của pháp luật

Việt Nam về sở hữu trí tuệ, trong đó đặc biệt là những quy định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại Những quy định này được tìm hiểu cùng với sự phát triển của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam Theo đó, phạm vi nghiên cứu xuất phát từ những quy định

về nhãn hiệu và tên thương mại được thể hiện trong Bộ luật dân sự 1995, đến những quy định trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 Phạm vi nghiên cứu cũng được mở rộng nhằm mục đích tìm hiểu một cách toàn diện mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại khi đặt trong mối liên hệ với các chế định khác Do đó, phạm vi nghiên cứu còn mở rộng ra đối với vấn đề tìm hiểu nhãn hàng hóa, những quy định về vấn đề đặt tên doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính

về vấn đề sở hữu công nghiệp và quy định của luật tố tụng trong việc xử lý tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại Nghiên cứu còn có sự so sánh với chế định nhãn hiệu và tên thương mại trong một số văn bản pháp lý quốc tế, các hiệp định song phương mà Việt Nam là thành viên, quy định của một số quốc gia khác trên thế giới và tài liệu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào những vấn đề sau:

- Hệ thống những quy định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại;

- Phân tích mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo quy định của Luật

Sở hữu trí tuệ Việt Nam Việc phân tích tập trung vào ba nội dụng sau: Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong việc xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ; mối liên hệ trong việc sử dụng quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu và tên thương mại và mối liên hệ trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và tên thương mại

- Đưa ra nguyên nhân dẫn đến những nhầm lẫn trong việc thực hiện phương thức bảo hộ dấu hiệu với tư cách là nhãn hiệu hoặc tên thương mạị, đồng thời đề xuất những biện pháp khắc phục

4 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được tiếp cận dưới góc độ duy vật biện chứng về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại thông qua việc tìm hiểu những quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về nhãn hiệu và tên thương mại Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu hai đối tượng dưới góc độ thực tiễn để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sai lầm trong nhận thức

và đề xuất giải pháp khắc phục Đối tượng nghiên cứu của tác giả là những quy định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại có vai trò quan trọng trong việc xác định mối quan hệ giữa hai vấn đề pháp lý này Bài nghiên cứu không tập trung làm rõ từng vấn đề lý luận như một bài nghiên cứu độc lập về nhãn hiệu hoặc tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng:

- Phương pháp duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác – Lê nin Đây là phương pháp được sử dụng xuyên suốt nghiên cứu nhằm mục đích đảm bảo tính chính xác và khách quan của việc nghiên cứu;

- Phương pháp tổng hợp Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở chương một, nhằm mục đích tổng hợp một cách có chọn lọc những quy định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại thể hiện mối liên hệ giữa hai nhóm đối tượng này;

- Phương pháp phân tích Đây là phương pháp được sử dụng ở cả chương một và chương hai Trên cơ sở kiến thức được tổng hợp, phương pháp phân tích được sử dụng nhằm chỉ ra mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam; đồng thời phương pháp này còn được sử dụng nhằm phân tích những nguyên nhân còn tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế xung đột giữa nhãn hiệu và tên thương mại;

- Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh được sử dụng nhằm mục đích tạo ra

sự liên kết về mặt lý luận được sử dụng giữa các hệ thống pháp luật hoặc giữa các văn bản luật không có cùng đối tượng điều chỉnh Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp này mang lại hiệu quả trong việc tạo độ sâu cho việc nghiên cứu khi có sự liên hệ đối với vấn đề về nhãn hiệu và tên thương mại trong một số văn bản pháp luật khác

CHƯƠNG 1

MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG VIỆC

XÁC LẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1.1 Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Trong các nhóm đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu và tên thương mại được xem là nhóm đối tượng phổ biến nhất, có vai trò quan trọng đối với các tổ chức,

cá nhân, đặc biệt là các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh, sản xuất Những chủ thể này ngày càng quan tâm đến việc xây dựng và bảo vệ uy tín của mình trên thị trường thông qua việc xây dựng, sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại Tuy nhiên, quy định của pháp luật về việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng này là khác nhau Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp được thể hiện qua những quy định về việc xác định dấu hiệu bảo hộ, điều kiện bảo hộ, cách thức và phạm vi bảo hộ

1.1.1 Mối liên hệ trong việc xác định dấu hiệu bảo hộ

Nhãn hiệu và tên thương mại là những khái niệm được sử dụng phổ biến trong đời sống xã hội góp phần tạo dựng nên thương hiệu của một doanh nghiệp, giúp người tiêu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau (nhãn hiệu) và phân biệt chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó (tên thương mại)

Đối với nhãn hiệu, theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, ngay từ thời cổ đại con người đã sử dụng các loại hình thù, ký hiệu riêng để thể hiện quyền làm chủ của

mình đối với tài sản Theo tài liệu của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thì “cách

đây ba ngàn năm, những người thợ thủ công Ấn Độ đã từng chạm khắc chữ ký của mình trên các tác phẩm nghệ thuật trước khi gửi hàng tới Iran Các nhà sản xuất Trung Quốc đã bán hàng hóa mang nhãn hiệu của mình tại Địa Trung Hải từ 2000 năm trước và cùng thời gian đó hàng ngàn nhãn hiệu đồ gốm La Mã khác nhau đã được sử dụng, kể cả nhãn hiệu FORTIS”1 Ngay từ khi mới ra đời, nhãn hiệu chỉ nhằm mục đích đơn giản là: chỉ ra nguồn gốc sản phẩm nhằm bảo vệ sự độc quyền về sản phẩm của một người hoặc một nhóm người đã tạo ra sản phẩm đó Từ chỗ ra đời chỉ

1 Cục sở hữu trí tuệ (2005), Cẩm nang sở hữu trí tuệ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, Bản dịch của Cục

Sở hữu trí tuệ

nhằm phân biệt sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu còn mang lại nhiều lợi ích cho nhà sản xuất Có thể thấy rằng, uy tín của nhà sản xuất một phần được thể hiện qua nhãn hiệu gắn trên từng loại sản phẩm Chính nhờ có nhãn hiệu và những tác động của

nó đã làm tăng thêm giá trị vốn có của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường mua bán Xuất phát từ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thị trường, nhãn hiệu trở thành đối tượng được bảo vệ của pháp luật Sở hữu trí tuệ

Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp cũng như thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng kí quốc tế nhãn hiệu hàng hóa không đưa ra khái niệm về nhãn hiệu Theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở

hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) thì “Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào,

có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá Các dấu hiệu đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và

tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hoá Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ tương ứng, các Thành viên có thể quy định rằng khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng Các Thành viên có thể quy định rằng điều kiện để được đăng ký là các dấu hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được”2 Khái niệm này khái quát một cách toàn diện về chức năng

và khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Theo quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 2005, sửa đổi bổ

sung năm 2009 (sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ 2005) thì “Nhãn hiệu là dấu hiệu

dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau” So với quy

định trước đây tại Bộ luật dân sự 19953

thì khái niệm nhãn hiệu theo quy định của Luật

Sở hữu trí tuệ có những điểm khác biệt đáng kể Theo đó, điều 785 Bộ luật dân sự 1995

quy định “Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ

cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau Nhãn hiệu hàng hoá có thể là

từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều

mầu sắc” Như vậy, so sánh với khái niệm được đề cập đến trong hai văn bản, ta thấy

cụm từ “nhãn hiệu” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đã thay thế cho cụm từ

“Nhãn hiệu hàng hóa” theo quy định của Bộ luật dân sự 1995 Quy định này ra đời nhằm tránh sự nhầm lẫn với khái niệm “nhãn hàng hóa” Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ – CP về nhãn hàng hóa có hiệu lực ngày 01/6/2017 thì

“Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá” Như vậy, trên thực tế “nhãn hiệu” và “nhãn hàng hóa” là hai khái niệm

hoàn toàn khác biệt Đồng thời, việc quy định “nhãn hiệu hàng hóa” theo cách ghi nhận tại Bộ luật dân sự 1995 còn gây ra sự hiểu lầm chỉ có “nhãn hiệu hàng hóa” mà không

có nhãn hiệu dành cho dịch vụ Nội hàm nhãn hiệu theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 còn mở rộng hơn khi ghi nhận chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các

tổ chức, cá nhân khác nhau mà không nhất thiết hàng hóa, dịch vụ đó phải cùng loại (như cách quy định tại Bộ luật dân sự 1995)

So với công ước quốc tế cũng như định nghĩa của một số tổ chức về sở hữu trí tuệ thì khái niệm nhãn hiệu được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam có những nét tương đồng Để được coi là nhãn hiệu thì trước hết, nhãn hiệu phải là dấu hiệu; đồng thời nhãn hiệu đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức,

cá nhân khác nhau Nhãn hiệu với chức năng quan trọng là phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức khác nhau ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp với công chúng, được xem là mối liên kết marketing giữa công

ty và người tiêu dùng4

Theo pháp luật liên minh Châu Âu, nhãn hiệu có thể bao gồm bất kỳ dấu hiệu nào có thể được trình bày một cách vật chất và riêng biệt dưới dạng từ ngữ Bao gồm tên riêng, các thiết kế, chữ cái, con số, hình dáng hay bao bì hàng hóa có khả năng phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của một số chủ thể này với hàng hóa hay dịch

Theo quy tại tại Điều 6 Chương 2 Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ quy

định về vấn đề Sở hữu trí tuệ thì “nhãn hiệu hàng hoá được cấu thành bởi dấu hiệu bất

kỳ hoặc sự kết hợp bất kỳ của các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch

vụ của một người với hàng hoá hoặc dịch vụ của người khác, bao gồm từ ngữ, tên người, hình, chữ cái, chữ số, tổ hợp mầu sắc, các yếu tố hình hoặc hình dạng của hàng hoá hoặc hình dạng của bao bì hàng hoá Nhãn hiệu hàng hoá bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận” Theo tổ chức sở hữu trí tuệ thế

giới WIPO thì nhãn hiệu hàng hóa là bất ký dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa của doanh nghiệp này với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh6 Như vậy, với khái niệm này, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới công nhận nhãn hiệu là một dấu hiệu bất kỳ, không phân biệt đó là dấu hiệu được thề hiện dưới hình thức nào Khi dấu hiệu đó có thể phân biệt được hàng hóa của các doanh nghiệp khác nhau thì dấu hiệu đó được xem

là một nhãn hiệu

Bên cạnh việc xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu như một cách thức thể hiện hình ảnh doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân còn có nhu cầu xây dựng và bảo vệ tên thương mại Tên thương mại được xem là một yếu tố của quyền sở hữu công nghiệp, tuy nhiên, vấn

đề này không được đề cập một cách đầy đủ như nhãn hiệu ở các văn bản pháp lý quốc

tế Công ước Paris là điều ước quốc tế đa phương duy nhất đề cập trực tiếp đến bào hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, nhưng không đưa ra định nghĩa đầy

đủ về tên thương mại Theo đó, phương thức bảo hộ đối với tên thương mại cũng không được đề cập rõ ràng Chính vì vậy, quy định pháp luật về bảo hộ tên thương mại tại các quốc gia khác nhau có những đặc thù khác biệt Các quốc gia không có sự tương đồng về hình thức, nội dung cũng như tên gọi liên quan như: tên thương mại, tên kinh doanh, tên công ty…

Hiệp định TRIPS về Sở hữu trí tuệ thậm chí còn không đề cập đến vấn đề tên thương mại Điều này gây ra nhầm lẫn trong việc xác định tên thương mại liệu có phải

là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ hay không? Thực tiễn việc áp dụng và thi hành hiệp định cùng các điều ước quốc tế cho thấy cơ quan chức năng đều xác định tên thương mại là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Tiền lệ áp dụng được thể hiện qua tranh chấp nhãn hiệu, tên thương mại “Hanava Club” Cơ quan phúc thẩm

6 Cẩm nang Sở hữu trí tuệ, Tlđd 1

(The WTO Appellate Body) bác bỏ phán quyết của hội đồng (Panel) liên quan đến nhận định tên thương mại không cấu thành một đối tượng sở hữu trí tuệ, đồng thời cơ quan phúc thẩm của WTO khẳng định tên thương mại là một loại tài sản sở hữu trí tuệ, được bảo hộ theo TRIPS Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp không đưa ra khái niệm tên thương mại một cách cụ thể Tuy nhiên, Công ước có nêu

“Tên thương mại được bảo hộ ở tất cả các nước thành viên của Liên minh mà không bị

bắt buộc phải nộp đơn hoặc đăng ký, bất kể tên thương mại đó có hay không là một phần của một nhãn hiệu hàng hoá” Điều này cho thấy, tên thương mại và nhãn hiệu

vốn là hai phạm trù hoàn toàn riêng biệt Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ

tại khoản 3 Điều 2 quy định “Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền

liên quan, nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, thiết kế bố trí (topography) mạch tích hợp, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hoá, thông tin bí mật (bí mật thương mại), kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với giống thực vật” Như vậy, tên thương

mại cũng không được đề cập như là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định này

Theo WIPO, tên thương mại được hiểu là tên gọi dùng để phân biệt một doanh nghiệp này với một doanh nghiệp khác Như vậy, WIPO không đặt ra yêu cầu “được sử dụng trong hoạt động thương mại” mới được xem là tên thương mại, mà theo quy định này, bản chất của tên thương mại có thể là tên doanh nghiệp Cũng theo quy định này, một tên thương mại hay tên doanh nghiệp, nếu có đủ khả năng phân biệt thì được bảo

hộ trong quá trình sử dụng Nếu không đủ khả năng phân biệt, nó có thể được bảo hộ sau khi có đủ khả năng phân biệt Khả năng phân biệt ở đây được hiểu là công chúng tiêu dùng công nhận tên thương mại như một dẫn chiếu tới một nguồn gốc kinh doanh đặc biệt7

Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (SHTT) quy định “Tên thương mại là

tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng” So với quy định trước đó được đề cập tại Nghị

định số 54/2000/NĐ –CP quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật

7 Cẩm nang Sở hữu trí tuệ, tlđd, tr.107

kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 54/2000/NĐ – CP) thì khái niệm tên thương mại theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng nêu lên chức năng của tên thương mại là phân biệt hàng hóa, dịch vụ mà không kèm theo những điều kiện cần đáp ứng để dấu hiệu thông thường trở thành tên thương mại như cách quy định tại Nghị định 54/2000/NĐ – CP Khoản 1 Điều 14 Nghị định

54/2000/NĐ – CP quy định như sau: “Tên thương mại được bảo hộ là tên gọi của tổ

chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Là tập hợp các chữ cái, có thể kèm theo chữ số, phát âm được;

b) Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh”

Thực tế tồn tại hai khái niệm là “tên thương mại” và “tên doanh nghiệp” Tuy nhiên, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản khác không đề cập một cách cụ thể mối quan

hệ giữa hai khái niệm này Văn bản pháp luật điều chỉnh hai vấn đề này cũng khác nhau: tên thương mại với tư cách là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được điều chỉnh bởi Luật sở hữu trí tuệ, tên doanh nghiệp được điều chỉnh bởi luật Doanh nghiệp

2014 Theo khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014, tên doanh nghiệp là một nội dung trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Điều 16 Nghị định 103/2006/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu

công nghiệp quy định như sau: “Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định

theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp” Mối quan hệ giữa tên thương mại và tên doanh

nghiệp được đề cập một cách cụ thể hơn với quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 11/2015/TT – BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ – CP của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở

hữu trí tuệ quy định “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh

doanh, đăng ký mã số thuế, điều lệ công ty được coi là chứng cứ chứng minh tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại Tên cơ sở kinh doanh, tên doanh nghiệp ghi trong các giấy phép nêu trên chỉ được coi là tên thương mại khi có các tài liệu chứng minh tên cơ sở kinh doanh, tên doanh nghiệp đó được sử dụng trong thực tế hoạt động kinh doanh hợp pháp và đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định tại các điều

76, 77 và 78 của Luật Sở hữu trí tuệ ” Quy định trên cho thấy, tên doanh nghiệp có thể

là tên thương mại khi nó được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

và thỏa mãn các điều kiện được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Hầu hết các doanh nghiệp có tên thương mại là tên doanh nghiệp Việc không thống nhất trong cách gọi tên và quy định hệ quả pháp lý giữa tên thương mại và tên doanh nghiệp đã dẫn đến một số vướng mắc nhất định trong việc xác định đối tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ Vì vậy, việc tìm hiểu các quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xác định dấu hiệu được bảo hộ với tư cách là tên thương mại, đồng thời có ý nghĩa làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tên thương mại và nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết

là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công

ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân; b) Tên riêng Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu”

Theo quy định của pháp luật, tên doanh nghiệp chính là nội dung bắt buộc của giấy đăng ký kinh doanh Cấu tạo của tên doanh nghiệp bao gồm hai phần: loại hình doanh nghiệp và tên riêng Tên doanh nghiệp phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, đồng thời không được trùng và gây nhầm lẫn với tên gọi mà doanh nghiệp khác đã đăng ký Theo quy định trước đây tại Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư hay yếu tố phụ trợ khác để cấu thành

tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó8 Chẳng hạn, nếu một doanh nghiệp có tên gọi

là “công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Tân” (Mã số doanh nghiệp 0800339200) thì phần tên riêng của doanh nghiệp là cụm từ “Thiên Tân” Một doanh nghiệp khác có tên gọi là “Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thiên Tân” (Mã số doanh nghiệp 3600941861)9 thì phần tên riêng của doanh nghiệp là cụm từ “xây dựng Thiên Tân” Đối chiếu với quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ – CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp thì cụm từ “xây dựng” chính là yếu tố phù trợ trong tên riêng doanh nghiệp Tuy nhiên, luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bỏ quy định

sử dụng các yếu tố phù trợ để cấu thành tên doanh nghiệp Việc bỏ quy định này dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc xác định dấu hiệu được bảo hộ với tư cách là tên thương mại Việc xác định khả năng phân biệt của tên thương mại xuất phát từ thành phần tên riêng trong tên doanh nghiệp (sau này có thể là tên thương mại) Bởi lẽ trong cấu thành tên doanh nghiệp, bộ phận chỉ loại hình doanh nghiệp là giống nhau đối với các doanh nghiệp có cùng cơ cấu tổ chức Yếu tố quyết định khả năng phân biệt của tên doanh nghiệp nằm ở tên riêng Do đó, việc xác định khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh của tên thương mại cũng chủ yếu nằm ở việc xác định khả năng phân biệt của cụm từ chỉ “tên riêng” này Luật doanh nghiệp đã phần nào loại trừ bớt khả năng trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn của tên doanh nghiệp khi quy định về đặt tên doanh nghiệp Theo đó, tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký khi tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký; tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký; tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ

tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với

tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký; và tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”,

“miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự

Các yếu tố cấu thành nhãn hiệu và tên thương mại có sự đan xen và trùng lắp với nhau khiến cho việc xác định yếu tố gây nhầm lần giữa nhãn hiệu và tên thương mại gặp nhiều khó khăn Vấn đề đặt ra là việc xác định yếu tố nào của tên riêng là thành phần được đem ra so sánh nhằm mục đích kết luận có sự xâm phạm quyền của chủ sở hữu có đối tượng được bảo hộ Với quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 78/2015/NĐ – CP) cũng không thể giải quyết một cách triệt để vấn đề này Qua thực tiễn xét xử cho thấy, pháp luật về sở hữu trí tuệ tiếp cận nội dung này trên cơ

sở quy định về thành phần phân biệt của tên thương mại, theo đó, ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư (theo tên doanh nghiệp) sẽ không được xác định là thành phần phân biệt của tên thương mại Do đó, khi tên doanh nghiệp trở thành tên thương mại đã không có sự tương thích giữa quy định của pháp luật về tên riêng trong tên doanh nghiệp và thành phần phân biệt của tên thương mại Điều này không chỉ làm phát sinh những tranh chấp giữa tên thương mại với nhau mà còn là nguyên nhân dẫn đến phát sinh những tranh chấp giữa nhãn hiệu và tên thương mại Quyền đối với tên doanh nghiệp được xác lập khi doanh nghiệp đăng ký tên gọi này trong quá trình đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Doanh nghiệp sau đó có quyền viết hoặc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

và sử dụng nó vào các hoạt động kinh doanh Do đó, nếu căn cứ theo định nghĩa về tên thương mại (là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh) thì tên thương mại chính là tên doanh nghiệp Tuy nhiên, tên doanh nghiệp đã được đăng ký chưa chắc đã được bảo hộ là tên thương mại Bởi lẽ, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện đã được đăng ký với tư cách là tên doanh nghiệp,

dấu hiệu này còn phải thỏa mãn các điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngoài quy định về tên doanh nghiệp, thực tế xảy ra không ít trường hợp nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại của hộ kinh doanh và ngược lại Điều 73 Nghị định 78/2015

về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“Hộ kinh doanh có tên gọi riêng Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;

b) Tên riêng của hộ kinh doanh

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F,

J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu”

Tương tự tên doanh nghiệp, thành phần tên riêng trong tên hộ kinh doanh chính là thành phần dùng để phân biệt tên thương mại khi tên gọi này được đưa vào trong hoạt động kinh doanh Pháp luật đặt ra yêu cầu hộ kinh doanh phải có trách nhiệm tra cứu tên hộ kinh doanh khác trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện nhưng không hề đặt ra quy định khi đăng ký tên hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải có nghĩa vụ tra cứu nhãn hiệu đã được bảo hộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về nhãn hiệu Việc quy định độc lập, tách biệt giữa tên doanh nghiệp và tên hộ kinh doanh cũng đặt ra câu hỏi là những quy định về việc xử lý tên doanh nghiệp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có được

áp dụng với hộ kinh doanh hay không? Thực tiễn áp dụng pháp luật cho thấy tên hộ kinh doanh xâm phạm các yếu tố sở hữu trí tuệ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật Tuy nhiên, cơ sở cho việc xử lý các xâm phạm này trên thực tế thiếu tính thuyết phục Nghị định 78/2015/NĐ – CP trong phần đăng ký hộ kinh doanh không quy định

về việc xử lý tên hộ kinh doanh xâm phạm quy định của Luật sở hữu trí tuệ Các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm chỉ được quy định tại Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ –

CP áp dụng cho tên doanh nghiệp mà không bao gồm việc áp dụng đối với tên hộ kinh doanh Chính vì vậy thực tiễn áp dụng pháp luật về hành vi xâm phạm Luật sở hữu trí tuệ của tên hộ kinh doanh đều dựa trên quy định về trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, mà không dẫn đến một cơ sở pháp lý cụ thể cho hành

vi xâm phạm đó

Xuất phát từ quy định của Luật doanh nghiệp, đối chiếu với các quy định của Luật

sở hữu trí tuệ, việc xác định dấu hiệu được bảo hộ với tư cách là tên thương mại không được áp dụng một cách thống nhất Quan điểm thứ nhất cho rằng, nếu được sử dụng trong hoạt động kinh doanh, thì tên doanh nghiệp chính là tên thương mại Quan điểm thứ hai cho rằng, tên thương mại là thành phần tên riêng trong tên doanh nghiệp Theo quan điểm tác giả, tên thương mại được sử dụng nhằm mục đích phân biệt chủ thể kinh doanh và dấu hiệu này chỉ được bảo hộ khi đạt được khả năng phân biệt nhất định, do

đó, việc bảo hộ dấu hiệu là tên thương mại sẽ hợp lý hơn khi đây là thành phần tên riêng của doanh nghiệp

Cả nhãn hiệu và tên thương mại đều giống nhau ở việc thực hiện chức năng phân biệt Trong khi đối tượng phân biệt của nhãn hiệu là hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức,

cá nhân khác nhau thì đối tượng phân biệt của tên thương mại là chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh đó trên thị trường Nếu không hiểu rõ bản chất này của nhãn hiệu và tên thương mại, chủ sở hữu có thể sai lầm trong việc lựa chọn phương thức bảo hộ Một dấu hiệu có thể được sử dụng để cấu thành nhãn hiệu, đồng thời dấu hiệu đó cũng

có thể được sử dụng để cấu thành tên thương mại Do đó, rất dễ gặp phải trường hợp nhãn hiệu được sử dụng để cấu thành tên thương mại và tên thương mại là một phần của nhãn hiệu Để tránh hai trường hợp này, quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ đi theo hướng hạn chế, giảm thiểu khả năng xâm phạm quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại ngay từ giai đoạn xác lập quyền

1.1.2 Mối liên hệ trong việc xác định điều kiện bảo hộ

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với dấu hiệu là nhãn hiệu hoặc tên thương mại được dựa trên cơ sở dấu hiệu đó có đáp ứng điều kiện bảo hộ hay không, cách thức xác lập quyền và phạm vi bảo hộ Ở khía cạnh này, cả nhãn hiệu và tên thương mại đều

có mối liên hệ nhất định Trên cơ sở tiêu chuẩn tối thiểu đối với việc bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại Hiệp định TRIPS, các quốc gia thành viên xây dựng tiêu chuẩn bảo hộ đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

Về điều kiện bảo hộ, Điều 15 Hiệp định TRIPS quy định “Bất kỳ một dấu hiệu,

hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hoá” Các dấu hiệu này được tạo thành từ các từ, kể cả tên riêng, các

chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và tổ hợp các màu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu Khi được sử dụng vào hoạt động thương mại, dấu hiệu là nhãn hiệu được đưa đến gần với công chúng, một khi được người tiêu dùng ở mức độ trung bình ghi nhớ và phân biệt với các dấu hiệu khác thì dấu hiệu đó đạt được khả năng phân biệt10 Hiệp định TRIPS cũng như các điều ước quốc tế khác không đề cập đến điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại Tuy nhiên, công ước Paris có đề cập đến khả năng bảo

hộ của tên thương mại như sau: “Tên thương mại được bảo hộ ở tất cả các nước thành

viên của Liên minh [ ] bất kể tên thương mại đó có hay không là một phần của một nhãn hiệu hàng hoá” Điều này khẳng định tên thương mại hoàn toàn có khả năng

được bảo hộ như một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ khi đáp ứng được những điều kiện cho pháp luật quốc gia đặt ra

Việt Nam là thành viên của công ước Paris và hiệp định TRIPS, do đó các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu và tên thương mại được Luật Sở hữu trí tuệ đặt ra đều tuân thủ những quy định mà các điều ước quốc tế này đặt ra Xuất phát từ chức năng cơ bản của nhãn hiệu và tên thương mại là chức năng phân biệt, luật Sở hữu trí tuệ xác định điều kiện chung, cơ bản trong bảo hộ đối với nhãn hiệu và tên thương mại dựa trên “khả năng phân biệt” Nhãn hiệu và tên thương mại sẽ không đáp ứng được khả năng phân biệt khi trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc tên thương mại của chủ thể khác đã được phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ trước

- Đối với nhãn hiệu:

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu được bảo hộ trước tiên phải là dấu hiệu Dấu hiệu hoặc nhóm dấu hiệu này phải được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó Các dấu hiệu này phải được nhận biết bằng thị giác Pháp luật Việt Nam chưa bảo hộ các dấu hiệu là âm thanh, mùi vị hoặc các dấu hiệu không nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng có thể phân biệt được bằng thính giác hay vị giác

Thứ hai, dấu hiệu phải có khả năng phân biệt Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

có được nếu nhãn hiệu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không

10

Hà Thị Nguyệt Thu, Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ 2005, Luận văn thạc sĩ luật học, tr.34

thuộc các trường hợp được coi là không có khả năng phân biệt Khi nhãn hiệu không

có khả năng phân biệt, dấu hiệu đó không đáp ứng được chức năng cơ bản của một nhãn hiệu và nó sẽ bị từ chối đăng kí Nhãn hiệu được coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Các trường hợp dấu hiệu mang tính mô tả chung đối với hàng hóa, dịch vụ, được quy định từ điểm a đến điểm đ khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ, bao gồm các dấu hiệu là hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu; dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu

đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh; dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận theo quy định của pháp luật

Các dấu hiệu này không được xem là có khả năng phân biệt bởi vì nó được sử dụng một cách thông dụng và rộng rãi trong đời sống hàng ngày Tuy nhiên, một điều lưu ý

là các dấu hiệu trong nhóm này vẫn có thể được bảo hộ nếu thỏa mãn trường hợp nhất

định, đó là các dấu hiệu trong nhóm này “đã và đang được sử dụng với chức năng

phân biệt nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi” và nhờ đó

dấu hiệu đạt được sự phân biệt đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan Thậm chí, ở một số quốc gia, các dấu hiệu kể trên mặc dù đạt được mức độ phân biệt cũng không được sử dụng làm nhãn hiệu, do xét đến nhu cầu cần sử dụng của giới kinh doanh, không thể độc chiếm sử dụng Vì những lý do này, năm 1972, tòa án tối cao Delhi (Ấn Độ) đã từ chối đăng kí bảo hộ đối với nhãn hiệu JANTA, khi theo tiếng Hindu từ này có nghĩa là giá rẻ mặc dù nhãn hiệu này đã được sử dụng một cách rộng rãi và đạt được khả năng phân biệt

(ii) Trường hợp dấu hiệu là nhãn hiệu xâm phạm đến nhãn hiệu khác, được quy định từ điểm e đến điểm i khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ Các dấu hiệu trong trường hợp này được xác định thông qua các đặc điểm sau: trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác; dùng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hay tương tự; nhãn hiệu đối chứng đã được sử dụng trước hay có ngày nộp đơn/ngày

ưu tiên sớm hơn

(iii) Trường hợp dấu hiệu liên quan đến đối tượng quyền sở hữu công nghiệp của người khác, được quy định từ điểm k đến điểm n khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ (bao gồm cả trường hợp dấu hiệu là nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại) Thứ ba, dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu nếu dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận; dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ11

Như vậy, để xem xét việc dấu hiệu là nhãn hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức hay không, ta tiến hành xem xét ở hai góc độ: so sánh loại hàng hóa, dịch vụ (trừ trường hợp đối với nhãn hiệu nổi tiếng) và so sánh dấu hiệu tạo nên nhãn hiệu Một nhãn hiệu có thể được thể hiện ra bên ngoài bằng chữ cái, hình ảnh hoặc kết hợp cả chữ cái và hình ảnh, đảm bảo được yếu tố dễ nhớ, dễ truyền thụ, phổ cập; đảm bảo tính mỹ thuật nhưng không được trùng với nhãn hiệu của doanh nghiệp

11 Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

khác; đồng thời không được sử dụng các nhãn hiệu không có khả năng phân biệt, bị

cấm

- Đối với tên thương mại:

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh Sự phân biệt này cần thiết được đặt ra trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh với các yếu tố phân biệt chủ yếu như: Phân biệt về hàng hoá, dịch

vụ, hoạt động, cơ sở kinh doanh Thông qua những yếu tố này để cá thể hoá chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác Điều này cũng có thể được hiểu là nếu tên thương mại của hai chủ thể kinh doanh trùng nhau hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn nhưng hai chủ thể kinh doanh trong hai lĩnh vực khác nhau, thuộc hai lãnh thổ khác nhau thì vẫn được chấp nhận bảo hộ Cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh là hai điều kiện song song đi đôi với nhau, nếu thiếu một trong hai yếu tố đó thì tên thương mại sẽ không được bảo hộ Chẳng hạn như hai tên thương mại trùng nhau nhưng hai chủ thể kinh doanh lại không hoạt động trên một khu vực địa lý tuy rằng họ kinh doanh trong cùng một lĩnh vực hoặc hai chủ thể kinh doanh ở trên cùng một khu vực địa lý nhưng lại không kinh doanh trên cùng một lĩnh vực cũng không được pháp luật chấp nhận bảo hộ

Thứ nhất, tên thương mại phải là tên gọi của cá nhân, tổ chức kinh doanh dùng trong kinh doanh Như đã phân tích, tên gọi này có thể là tên doanh nghiệp khi chủ thể kinh doanh đi đăng kí kinh doanh

Thứ hai, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện: chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng; không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh; không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng Điều 42 Luật doanh nghiệp quy định tên trùng

là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp

đã đăng ký được hiểu là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc

giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký; tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký; tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp

đã đăng ký; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký; tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự

Thứ ba, đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại là tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại Mặc dù tồn tại nhiều quan điểm về điều kiện bảo hộ của cả nhãn hiệu và tên thương mại, tuy nhiên tất cả đều thống nhất rằng, điều kiện bắt buộc phải có nếu muốn bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại là dấu hiệu phải có “tính phân biệt” Đây cũng chính là điều kiện quan trọng nhất nhằm phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại trong mối quan hệ giữa hai đối tượng này Khả năng phân biệt của nhãn hiệu và tên thương mại phải đặt trên cơ sở của sự nhận biết, bao gồm các quá trình từ chỗ chỉ nghe qua/ thấy qua về nhãn hiệu và tên thương mại như qua truyền miệng (words of mouth), đến chú ý vào một thông điệp quảng cáo hoặc sự hiện diện của nhãn hiệu/tên thương mại trên quầy siêu thị bên cạnh hàng loạt nhãn hiệu cạnh tranh, rồi bị thuyết phục bởi người bán hàng về các ưu điểm của sản phẩm mang nhãn hiệu cùng sự thỏa đáng của giá cả, tới mức ra quyết định chọn mua và cuối dùng là sử dụng/tiêu dùng sản phẩm mang nhãn hiệu/tên thương mại12 Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc nhầm lẫn là do hình thức thể hiện ra bên ngoài của nhãn hiệu và tên thương mại: nhãn hiệu được thể hiện ra

12

Đào Minh Đức (2013), Khả năng phân biệt của Nhãn hiệu, tạp chí Khoa học pháp lý, số (4)

bên ngoài có thể là hình hoặc ngữ âm (chữ cái) hoặc sự kết hợp giữa yếu tố hình kết hợp với ngữ âm, còn sự thể hiện ra bên ngoài của tên thương mại chỉ là ngữ âm Như vậy, cả tên thương mại và nhãn hiệu đều có khả năng được thể hiện ra bên ngoài bằng ngữ âm (chữ cái) Theo đó, bản chất của quá trình phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại bao gồm các khía cạnh sau: sự phân biệt về mặt cơ học như sự phân biệt về mặt hình họa, ngữ âm; phân biệt về mặt cảm tính, đặt cơ sở trên các ấn tượng liên kết của nhãn hiệu (brand associations) hoặc tên thương mại, là các liên tưởng do nhãn hiệu/tên thương mại gợi ra còn đọng lại được trong ký ức của khách hàng; sự phân biệt

về chức năng, sự phân biệt này gắn liền với chức phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của nhãn hiệu hay sự phân biệt về nguồn gốc sản phẩm (chỉ chủ thể kinh doanh) của tên thương mại Đây là sự phân biệt đòi hỏi người tiêu dùng phải có sự nhạy bén trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ và đòi hỏi một quá trình phân tích nhất định Tính phân biệt của nhãn hiệu và tên thương mại có được thông qua quá trình người tiêu dùng sử dụng hàng hóa, dịch vụ, điều này yêu cầu nhãn hiệu/tên thương mại phải tạo được chú ý của người tiêu dùng về dấu hiệu của mình Khả năng phân biệt của nhãn hiệu và tên thương mại một phần được hiểu từ sự khác biệt (point of differentiation) tạo ra từ nhãn hiệu và tên thương mại Do đó, yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại đó là đạt được khả năng phân biệt, mà cơ sở của nó chính

là việc nhãn hiệu không được trùng với tên thương mại đã được sử dụng của người khác và ngược lại

Các đặc điểm tương đồng về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại hoàn toàn có thể xảy ra khả năng đan xen, trùng lắp giữa nhãn hiệu và tên thương mại Xét

về hình thức biểu hiện, nhãn hiệu và tên thương mại đều được thể hiện ra bên ngoài bằng hệ thống các chữ cái Như vậy, trên thực tế có thể xảy ra trường hợp nhãn hiệu được sử dụng để cấu thành tên thương mại và ngược lại, tên thương mại được sử dụng

để cấu thành nhãn hiệu Điều này dẫn đến việc dấu hiệu là nhãn hiệu trùng hoặc tương

tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác và ngược lại, dấu hiệu được

sử dụng với hình thức là tên thương mại trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ của chủ thể khác Trong các trường hợp này, nhãn hiệu (hoặc tên thương mại) được xem là không có khả năng phân biệt, do đó không thỏa mãn điều kiện để được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Trường hợp dấu hiệu này được sử dụng

để cấu thành tên doanh nghiệp, nếu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hoặc tên thương mại đã được bảo hộ thì cũng không được đăng ký kinh doanh với tư cách là tên thương mại

1.1.3 Mối liên hệ trong cách thức bảo hộ và phạm vi bảo hộ

Nhãn hiệu và tên thương mại được xác lập quyền bảo hộ dựa trên những cơ sở khác nhau Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu có vai trò hết sức to lớn trong việc bảo hộ chủ sở hữu trước tình trạng hàng giả, hàng nhái Khi một sản phẩm mới ra đời và được người tiêu dùng đón nhận, không sớm thì muộn hàng hóa, dịch vụ

đó cũng sẽ bị đối thủ cạnh tranh làm giống hoặc tương tự Trong trường hợp này, đối thủ cạnh tranh sẽ tận dụng được sản phẩm trí tuệ và có lợi thế về mặt thời gian, cộng thêm các tiềm năng từ quy mô sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, mối quan

hệ đối với các nhà phân phối hoặc tiếp cận nguồn nguyên liệu thô với giá trẻ hơn, tạo nên sản phẩm tương tự hoặc giống hệt sản phẩm gốc nhưng giá thành rẻ hơn, tạo áp lực lên sản phẩm là hàng hóa, dịch vụ gốc Điều này đôi khi khiến nhà sản xuất ban đầu buộc rời khỏi thị trường và đối thủ cạnh tranh sẽ hưởng lợi từ việc phát triển sản phẩm

từ thành quả sáng tạo từ người khác Điều này đặt ra yêu cầu buộc phải có cơ chế nhằm bảo hộ hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu trước hàng hóa, dịch vụ của người khác Việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo hộ nhà sản xuất, mà còn

có ý nghĩa trong việc bảo hộ người tiêu dùng trước những mặt hàng kém chất lượng Bên cạnh đó, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu còn là cơ sở cho việc giải quyết những

tranh chấp phát sinh

Ở hầu hết các quốc gia, nhãn hiệu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua văn bằng Điều này cũng được quy định cụ thể tại công ước Paris và hiệp định TRIPS Điều

đó có nghĩa, chủ sở hữu muốn bảo hộ nhãn hiệu phải thực hiện việc đăng kí tại cơ quan

có thẩm quyền Việt Nam cũng theo hướng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở văn bằng, thời gian bảo hộ đối với nhãn hiệu là mười năm, kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn liên tiếp, mỗi lần mười năm

Theo luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc

Thực tế, các doanh nghiệp không những có nhu cầu bảo hộ đối với sản phẩm là hàng hóa, dịch vụ của mình Khi có nhu cầu trong việc phân biệt chủ thể kinh doanh

này với chủ thể kinh doanh khác, đặt ra vấn đề cần phải bảo hộ tên thương mại Một doanh nghiệp muốn tạo dựng được uy tín của mình phải thông qua một thời gian dài, cùng với nỗ lực trong việc không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, thái độ làm việc chuyên nghiệp và các hoạt động hậu mãi Tên thương mại của doanh nghiệp như một

“bảo chứng” cho chất lượng của hàng hóa, dịch vụ đi kèm Thực tế đặt ra không ít trường hợp nhiều doanh nghiệp bị người khác lợi dụng hình ảnh nhằm trục lợi, mà hầu hết những hoạt động đó được tiến hành dưới tên thương mại của chủ thể bị vi phạm quyền Điều này đặt ra nhu cầu phải bảo hộ tên thương mại với tư cách là một đối tượng quyền sở hữu trí tuệ Ở các nước khác trên thế giới, việc xác lập quyền đối với tên thương mại được hình thành trên những cơ sở pháp lý khác nhau như: Sử dụng tên thương mại (đa số các nước); đăng ký bắt buộc (ở một số nước xã hội chủ nghĩa cũ như Liên bang Nga, khu vực Trung Mỹ…); sử dụng hoặc đăng ký tên thương mại, trong đó hình thức đăng ký được khuyến khích (ở một số nước như Thuỵ Điển, Srilanca, Tây Ban Nha)13

Ở Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên

cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó Cơ sở của việc sử dụng hợp pháp tên thương mại được xác định dựa trên việc thực hiện hành vi thương mại bằng cách sử dụng tên thương mại xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biểu hiện, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo Việc đăng ký tên chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp và của các chủ thể kinh doanh khác chỉ có ý nghĩa ghi nhận ý định sử dụng tên gọi của chủ thể đó mà không có ý nghĩa xác lập quyền Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh, vì vậy, phải có sự tồn tại của tổ chức, cá nhân mang tên thương mại thì việc sử dụng tên thương mại mới có ý nghĩa về mặt pháp lý Tuy nhiên, việc có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không phải là cơ sở pháp lý tuyệt đối để nói rằng quyền sở hữu công nghiệp đối với tên

thương mại đã được xác lập Nghị định số 103/2006/NĐ – CP quy định “Việc đăng ký

tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục đăng ký kinh doanh không được

13Phan Thị Thanh Hà, Báo cáo tại Hội thảo về bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp mới ở Việt Nam, Hà

Nội.

coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp” Để được xác lập, tên thương mại còn phải được sử dụng thông qua các

hoạt động kinh doanh Chủ sở hữu quyền đối với tên thương mại là tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh dưới tên thương mại đó Trường hợp trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và trên cùng một địa bàn kinh doanh có nhiều người cùng sử dụng một tên thương mại thì quyền đối với tên thương mại thuộc về người sử dụng đầu tiên

Về mặt nguyên tắc, quyền đối với tên thương mại mang tính không hạn chế về mặt thời gian Điều đó có nghĩa là sau khi đã xác lập quyền đối với tên thương mại, chủ thể kinh doanh có thể sử dụng nó mà không bị bất cứ một hạn chế nào về mặt thời gian, khi mà chủ thể kinh doanh còn tồn tại và tên thương mại còn thể hiện đúng hình thái tổ chức của chủ thể đó Nếu địa vị pháp lý của chủ thể kinh doanh thay đổi, ví dụ như do kết quả của việc tổ chức lại doanh nghiệp hay thay đổi chủ doanh nghiệp thì những thay đổi đó cần được đưa vào tên thương mại, đương nhiên quyền đối với tên thương mại sẽ chấm dứt khi chủ thể kinh doanh chấm dứt sự tồn tại của mình

Một điểm khác biệt đối với tên thương mại là, trong khi nhãn hiệu được bảo hộ trong phạm vi toàn quốc thì tên thương mại chỉ được bảo hộ trong khu vực kinh doanh Khu vực kinh doanh được hiểu là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng Tuy nhiên, việc xác định khu vực kinh doanh nhằm mục đích bảo hộ tên thương mại trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn Việc bảo hộ tên thương mại cần đi kèm việc xác định bạn hàng, khách hàng hoặc khu vực doanh nghiệp

có danh tiếng Như vậy, quyền đối với tên thương mại chỉ có hiệu lực trong một phạm

vi không gian nhất định nơi tên thương mại được đăng ký Ở khía cạnh này, pháp luật

về doanh nghiệp và Luật Sở hữu trí tuệ có những điểm không tương thích

Xét về phạm vi bảo hộ, tên thương mại được bảo hộ trong giới hạn khu vực kinh doanh, điều đó có nghĩa tên thương mại có thể chỉ được bảo hộ trong một khu vực địa

lý nhất định và giới hạn này có thể nhỏ hơn hoặc bằng với phạm vi bảo hộ nhãn hiệu Điều này đặt ra một số vướng mắc về giới hạn phạm vi bảo hộ đối với trường hợp xác lập quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu ngoài phạm vi bảo hộ tên thương mại và trường hợp bảo hộ tên thương mại của hộ kinh doanh

- Trường hợp tên thương mại của doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu trí tuệ trước

và có phạm vi bảo hộ trong một khu vực địa lý nhất định Nhãn hiệu trùng hoặc tương

tự với tên thương mại đó có được phép xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở khu vực địa lý ngoài phạm vi đã bảo hộ tên thương mại không? Điều này Luật sở hữu trí tuệ không quy định rõ Tuy nhiên, qua việc phân tích các quy định pháp luật ta thấy trong trường hợp này, nhãn hiệu không được phép bảo hộ Việc bảo hộ nhãn hiệu phải tuân thủ khả năng phân biệt theo quy định tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ Theo đó, nhãn hiệu được xem là không có khả năng phân biệt khi trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng đó gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ Quy định này không đặt ra giới hạn về phạm vi bảo

hộ của tên thương mại, mà chỉ quy định đối chiếu với tên thương mại “đang được sử dụng” Việc sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp này được tiến hành bởi bất kì chủ thể nào và trong bất kì phạm vi địa lý nào Như vậy, nếu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại và có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ thì đều không được phép xác lập quyền sở hữu trí tuệ

- Trường hợp tên thương mại trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó thì không được phép xác lập quyền sở hữu trí tuệ Việc xác lập quyền bảo hộ phải tuân thủ quy định về khả năng phân biệt của tên thương mại được quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ Theo đó, tên thương mại không được trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu trên phạm vi toàn quốc, điều này xuất phát từ phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu

- Trường hợp tên thương mại của hộ kinh doanh trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu Theo quy định tại Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ, trường hợp này tên thương mại được xem là không có khả năng phân biệt nên không được bảo hộ Tuy nhiên, chủ sở hữu tên thương mại là hộ kinh doanh chỉ có trách nhiệm đăng ký tên riêng hộ kinh doanh (sau này là tên thương mại) không trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác trong phạm vi huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ - CP và luật không đặt ra yêu cầu tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký như đối với trường hợp đăng ký tên doanh nghiệp Theo đó, nghị định 78/2015/NĐ – CP chỉ quy định trách nhiệm tra cứu nhãn hiệu trước khi đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tại khoản

2 Điều 18 mà không quy định trách nhiệm này đối với chủ hộ kinh doanh khi đăng kí

thành lập hộ kinh doanh Xét về mặt lý luận, điều này đặt ra một nghịch lý là chủ hộ kinh doanh đăng ký tên hộ kinh doanh đúng với quy định nhưng lại không được sử dụng tên hộ kinh doanh đó như một tên thương mại khi đưa vào sử dụng, hoặc nếu muốn sử dụng tên hộ kinh doanh đồng thời là tên thương mại thì cần đổi tên gọi đã đăng ký sao cho không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của doanh nghiêp khác Xuất phát từ những điểm giống và khác nhau giữa nhãn hiệu và tên thương mại đặt

ra yêu cầu cần bảo hộ hai đối tượng này với hai cách thức khác nhau Việc lựa chọn đối tượng phù hợp với cách thức xác lập quyền và phạm vi bảo hộ tương ứng yêu cầu chủ

sở hữu phải có những hiểu biết nhất định của pháp luật về nhãn hiệu và tên thương mại Tuy nhiên, việc chồng chéo và chưa đồng bộ giữa các văn bản pháp luật đặt ra những khó khăn nhất định trong việc lựa chọn cơ sở áp dụng pháp luật

1.2 Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ

Pháp luật Sở hữu trí tuệ bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ duới nhiều hình thức khác nhau Quy chế pháp lý của các đối tượng này cũng vì thế mà có những điểm khác biệt Tuy nhiên, một kết quả sáng tạo có thể được bảo hộ dưới các hình thức khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ Căn cứ vào việc sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại, các vấn đề pháp lý về mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại có thể được xem xét dưới hai góc độ sau:

- Dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng bởi một chủ thể duy nhất;

- Dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng bởi hai chủ thể khác nhau (xâm phạm quyền trong sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại);

1.2.1 Dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng bởi một chủ thể duy nhất

Dấu hiệu có thể được sử dụng như một nhãn hiệu hoặc tên thương mại, điều này xuất phát từ việc các yếu tố cấu thành nên nhãn hiệu và tên thương mại là tương tự nhau Do đó, không ít trường hợp các tổ chức, cá nhân sử dụng tên thương mại đồng thời là nhãn hiệu Trong trường hợp này, dấu hiệu được bảo hộ được xác lập quyền sở hữu trí tuệ với hai tư cách: nhãn hiệu và tên thương mại Đây chính là điểm đặc biệt trong mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại, bởi vì trên thực tế đối với nhiều

đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu buộc phải lựa chọn một hình thức bảo

hộ duy nhất đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó Việc cùng một đối tượng nhưng được chủ sở hữu (một chủ thể duy nhất) đăng ký bảo hộ dưới các đối tượng khác nhau của quyền sở hữu trí tuệ được gọi là hiện tượng bảo hộ “chồng lấn”14

Điều 8 Công ước Paris quy định khả năng bảo hộ dấu hiệu dưới hình thức là nhãn

hiệu và tên thương mại như sau“Tên thương mại được bảo hộ ở tất cả các nước thành

viên của Liên minh mà không bị bắt buộc phải nộp đơn hoặc đăng ký, bất kể tên thương mại đó có hay không là một phần của một nhãn hiệu hàng hoá”, điều này cho

thấy cơ sở xác lập quyền cũng như việc sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại trên thực

tế được điều chỉnh bới các quy phạm pháp luật khác nhau Trong trường hợp bảo hộ

“chồng lấn” này, dấu hiệu được sử dụng vừa có chức năng phân biệt bản thân doanh nghiệp, vừa được sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ họ cung cấp

Về phương diện pháp luật, có đủ cơ sở cho việc sử dụng tên thương mại đồng thời

là nhãn hiệu của một chủ thể Luật sở hữu trí tuệ quy định việc không bảo hộ dấu hiệu

là nhãn hiệu (hoặc tên thương mại) nếu dấu hiệu đó trùng hoặc tương tự với tên thương mại (hoặc nhãn hiệu) của chủ thể khác cũng như không hạn chế, không cấm việc bảo

hộ đồng thời dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại của cùng một chủ thể Việc sử dụng nhãn hiệu đồng thời là tên thương mại trong trường hợp này không gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc sản phẩm hay loại hàng hóa, dịch vụ Về phương diện kinh tế, việc sử dụng tên thương mại đồng thời là nhãn hiệu là khuynh hướng phổ biến, tạo được sự liên kết vững chãi, tích cực giữa nhà sản xuất, hàng hóa dịch vụ và người tiêu dùng; cũng như việc xây dựng, củng cố sự tín nhiệm

Doanh nghiệp tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trên giấy đăng ký kinh doanh ghi nhận tên gọi của chủ thể kinh doanh (điều kiện của việc sử dụng hợp pháp tên thương mại khi được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hợp pháp) Tuy nhiên, việc sử dụng tên thương mại trong trường hợp này không được mặc nhiên coi là nhãn hiệu Chủ sở hữu nhãn hiệu và tên thương mại trong trường hợp này vẫn buộc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về việc đăng ký xác lập quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu

14

Lê Thị Nam Giang (2013), Xâm phạm quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, Lê Thị Nam Giang, tạp chí Khoa học pháp lý, Số 03;

1.2.2 Dấu hiệu là nhãn hiệu và tên thương mại được sử dụng bởi hai chủ thể khác nhau

Trong quá trình bảo hộ, chủ sở hữu các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật trao và bảo vệ các quyền mang tính độc quyền trong quá trình sử dụng, định đoạt các đối tượng là nhãn hiệu và tên thương mại Trên thực tế xảy ra nhiều trường hợp tên thương mại của một doanh nghiệp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác và ngược lại, nhãn hiệu của chủ thể này trùng hoặc tương tự với tên thương mại của chủ thể khác Hiện tượng này được gọi là hiện tượng “xâm phạm” quyền trong bảo hộ Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và tên thương mại là mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó

Xâm phạm quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại xảy ra khi: (i) dấu hiệu được bảo hộ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn; (ii) các dấu hiệu này được bảo hộ đồng thời dưới hình thức tên thương mại và nhãn hiệu; (iii) các dấu hiệu này được bảo hộ cho các chủ thể quyền khác nhau

Pháp luật sở hữu trí tuệ có những quy định nhằm ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng xâm phạm quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại Như đã phân tích, nhãn hiệu không được xem là có khả năng phân biệt khi trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được người khác sử dụng nếu dấu hiệu đó gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ Về nguyên tắc, để được pháp luật bảo hộ, dấu hiệu hoặc các dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu phải không được trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của chủ thế khác Do đó, việc sử dụng các dấu hiệu này là vi phạm quy định của Luật sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền của chủ thể có dấu hiệu đã được bảo hộ Bên cạnh đó, Điều 78 Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định một trong những tiêu chí để xác định khả năng phân biệt của tên thương mại – điều kiện để tên thương mại được bảo hộ là tên thương mại không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng Pháp luật cũng đặt ra quy định về trách nhiệm tra cứu nhãn hiệu khi đặt tên doanh nghiệp Các quy định trên được đưa ra với mục đích nhằm ngăn ngừa hiện tượng xâm phạm quyền xảy ra trên thực tế Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các trường hợp xâm phạm này vẫn xảy ra trên thực tế Mối

liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại được xem xét dưới hai góc độ sau: Nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại và tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu

Cơ sở cho việc giải quyết xâm phạm quyền giữa nhãn hiệu và tên thương mại đó chính là quyền xác lập trước Pháp luật sở hữu trí tuệ ghi nhận nguyên tắc tôn trọng quyền được xác lập trước Theo đó, quyền sở hữu công nghiệp có thể bị huỷ bỏ hiệu lực (đối với các quyền được xác lập theo văn bằng bảo hộ) hoặc bị cấm sử dụng (đối với các quyền không cần xác lập trên cơ sở văn bằng bảo hộ) nếu xâm phạm với quyền

sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước Liên quan đến nhãn hiệu

và tên thương mại, nếu có xâm phạm quyền xảy ra trên thực tế thì quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng nào được xác lập sau có thể sẽ bị hủy bỏ hoặc bị cấm sử dụng

- Trường hợp nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại

Trường hợp nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại hoặc có chứa yếu tố xâm phạm quyền của tên thương mại được hiểu là nhãn hiệu được sử dụng trùng hoặc tương tự với tên thương mại đã được bảo hộ của người khác và việc sử dụng này gây ra sự nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ Để kết luận có hay không sự vi phạm, cần xem xét các yếu tố sau: Dấu hiệu xem xét có thuộc quyền sở hữu của người sử dụng không Việc xem xét này nên tiến hành ở cả góc độ dấu hiệu xâm phạm và dấu hiệu bị xâm phạm, bởi vì pháp luật chỉ bảo vệ quyền và lợi ích của chủ sở hữu có dấu hiệu là đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, việc xem xét cần tiến hành kiểm tra dấu hiệu thông qua cách thức xác lập quyền bảo hộ và phạm vi bảo hộ Thứ hai, cần xem xét dấu hiệu có trùng hoặc tương tự với tên thương mại đã được người khác sử dụng hay không

Để xác định một dấu hiệu là nhãn hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm đối với tên thương mại hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với tên thương mại được bảo hộ và phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ, dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Dấu hiệu là nhãn hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với tên thương mại được bảo hộ nếu giống với tên thương mại về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái; một dấu hiệu bị coi là tương tự với tên thương mại được bảo

hộ nếu tương tự về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại được bảo hộ;

b) Sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là trùng hoặc tương tự với sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại được bảo hộ nếu giống nhau hoặc tương tự nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ

Trong trường hợp nhãn hiệu được sử dụng có chứa yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, bên bị xâm phạm quyền có thể yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc/và khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại

- Trường hợp tên thương mại xâm phạm nhãn hiệu

Trường hợp này được hiểu là tên thương mại trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ trước thời điểm tên thương mại được sử dụng Để kết luận có hay không sự vi phạm, cần xem xét: Dấu hiệu có thuộc quyền sở hữu của người sử dụng hay không Để đưa ra được kết luận về vấn đề này, cũng giống như trường hợp nhãn hiệu có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại được nêu ở trên, cần xem đối tượng được xem xét có được pháp luật bảo hộ không, bảo

hộ trong phạm vi nào; (ii) đối tượng được xem xét có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của chủ thể khác không?

- Để xác định một dấu hiệu là tên thương mại bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm

vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau

về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch

vụ thuộc phạm vi bảo hộ

- Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, dấu hiệu bị nghi ngờ bị coi là yếu tố xâm phạm nếu: a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ

b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự hoặc hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng

Nếu xác định có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chỉ yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc doanh nghiệp thay đổi tên gọi cho phù hợp Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu tòa án cấm bên vi phạm sử dụng tên thương mại và yêu cầu bồi thường thiệt hại

Trong mối quan hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại, trên cơ sở nhãn hiệu được bảo hộ trước, chủ sở hữu có cơ sở để phản đối việc sử dụng tên thương mại trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu trong phạm vi toàn quốc, trong khi đó, đối với trường hợp sử dụng dấu hiệu là nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại, chủ sở hữu tên thương mại ngoài việc chứng minh nhãn hiệu trùng với tên thương mại còn phải chứng minh việc

sử dụng nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ (tương ứng với phạm vi bảo hộ tên thương mại)

Quá trình đánh giá sự vi phạm của tên thương mại đối với nhãn hiệu, cần lưu ý phạm vi bảo hộ về tổng thể hay từng thành phần của nhãn hiệu; mức độ tương tự của dấu hiệu với nhãn hiệu về tổng thể và với các thành phần có khả năng phân biệt của nhãn hiệu và cần phải chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại gây nhầm lần cho người tiêu dùng về nguồn gốc sản phẩm Tuy nhiên, chứng cứ chứng minh có thể được sử dụng để hỗ trợ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu nhưng không phải là điều kiện bắt buộc trong việc đưa ra kết luận về khả năng gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu

Quá trình chứng minh nhãn hiệu xâm phạm tên thương mại cần chứng minh tên thương mại đó được sử dụng tại khu vực kinh doanh (ví dụ: được sử dụng tại nơi có khách hàng, bạn hàng hoặc có danh tiếng thông qua quảng cáo, tiếp thị, phân phối) trong lĩnh vực kinh doanh hợp pháp (được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đăng ký mã số thuế, điều lệ công ty đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác) Thời điểm bắt đầu sử dụng và quá trình sử dụng: tên thương mại đó đã và đang được bạn hàng, khách hàng biết đến thông qua hàng hóa, dịch vụ, hoạt động kinh doanh (ví dụ như: tên thương mại đang được sử dụng trên hàng hóa, hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng, tài liệu giao dịch kinh doanh, tài liệu quảng cáo, tờ khai hải quan, chứng từ thu nộp thuế và các giấy tờ giao dịch khác) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đăng ký mã số thuế, điều lệ công ty được coi là chứng cứ chứng minh tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại Tên cơ sở kinh doanh, tên doanh nghiệp ghi trong các giấy phép nêu trên chỉ được coi là tên thương mại khi có các tài liệu chứng minh tên cơ

sở kinh doanh, tên doanh nghiệp đó được sử dụng trong thực tế hoạt động kinh doanh hợp pháp và đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định tại các điều 76, 77 và 78 của Luật

Sở hữu trí tuệ15

Việc sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại trên thực tế cần phải tuân thủ các điều kiện về hạn chế chuyển nhượng Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu và tên thương mại chỉ được phép chuyển nhượng tên thương mại cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó (khoản 3 Điều 139 Luật

Sở hữu trí tuệ); việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu (khoản 4 Điều

139 Luật Sở hữu trí tuệ); quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó (khoản 5 Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ) và tuân thủ các điều kiện về chuyển giao quyền

15

Điều 13, Điều 14 Thông tư 11/2015/TT – BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 99/2013/NĐ – CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp