Tai lieu SHTT BẢO vệ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG sở hữu CÔNG NGHIỆP

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp Điều 90 Luật sở hữu trí tuệ Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký cùngmột sáng chế ho

BẢO VỆ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Tác giả: Nguyễn Văn Bảy Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu đào tạo

Văn phòng SHTT quốc gia Việt Nam

Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu này là nhằm trang bị cho các cán bộ toà án (chủ yếu

là thẩm phán toà án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện) những kiến thức cơ bản về

lý thuyết cũng như thực tế về sở hữu công nghiệp để giúp các thẩm phán có thểgiải quyết được các vụ án liên quan đến sở hữu công nghiệp một cách độc lập,đúng đắn Đối tượng cụ thể mà tài liệu này hướng tới là thẩm phán của các toàhành chính và toà dân sự, toà hình sự

Sở hữu công nghiệp bao gồm nhiều đối tượng khác nhau như sáng chế,kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, chỉ dẫnđịa lý, tên thương mại, bí mật kinh doanh Trên thực tế, các vụ tranh chấp, xâmphạm quyền đối với các đối tượng này cũng ở mức độ khác nhau, chủ yếu là

các vụ việc liên quan đến đối tượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn

hiệu Do vậy, nội dung tài liệu sẽ tập trung sâu hơn vào 03 đối tượng sở hữu

công nghiệp này

I Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1 Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thúc đẩy các hoạt động sáng tạocũng như thu hút đầu tư cả từ trong nước và nước ngoài

Nói chung, quyền sở hữu trí tuệ là các quyền xuất phát từ các sáng tạo trítuệ của con người (như sáng chế, kiểu dáng, thiết kế bố trí mạch IC v.v.) Để cóđược các thành quả sáng tạo trí tuệ này, thường phải đầu tư trí tuệ, công sức, tàichính v.v và trong nhiều trường hợp khoản đầu tư này là rất lớn (ví dụ, thông

cần phải tiêu tốn khoảng 100 triệu đôla Mỹ) Vì lẽ công bằng, chủ đầu tư củacác thành quả này cần phải được bồi đắp chi phí đầu tư, từ đó có động lực chohoạt động sáng tạo và đó chính là chức năng của hệ thống bảo hộ quyền sở hữucông nghiệp Nhà nước sẽ dành cho chủ sở hữu một khoảng thời gian nhất định

để độc quyền khai thác và ngăn cấm người khác khai thác thành quả sáng tạocủa mình nhằm thu hồi vốn đầu tư và thu lợi một cách hợp lý

Một chế độ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có hiệu quả sẽ thúc đẩyđầu tư trong nước cũng như đầu tư nước ngoài, đặc biệt thu hút các công nghệmới, tiên tiến phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước Chỉ có xây dựng và thựcthi một chế độ bảo hộ có hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp thì các nhà đầu tưnước ngoài mới tin tưởng các thành quả đầu tư của họ sẽ không bị đánh cắp ởViệt Nam và từ đó họ mới có thể sẵn sàng chuyển giao cho các doanh nghiệpViệt Nam hoặc trực tiếp đầu tư vào các doanh nghiệp do họ sở hữu ở Việt Nam

2 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo dựng môi trường cạnh tranhlành mạnh

Sẽ không công bằng nếu một người bỏ vốn đầu tư để nghiên cứu tạo

ra các sản phẩm mới cũng như đầu tư cho quảng cáo, khuyến mại để người tiêudùng biết và mua sản phẩm trong khi một người khác không phải tốn kém vẫnbán được hàng do nhái sản phẩm của người khác Đây chính là chức năng tạodựng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh của cơ chế bảo hộ quyền sởhữu trí tuệ nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng Bằng cơ chế bảo

hộ độc quyền, pháp luật sở hữu trí tuệ chống lại mọi hành vi sử dụng các dấuhiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang được bảo hộ cũng như những hành

vi bộc lộ, sử dụng trái phép thông tin bí mật được bảo hộ v.v., từ đó tạo dựng vàbảo vệ được môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp

II KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞHỮU CÔNG NGHIỆP

Khi nói đến sở hữu công nghiệp, chúng ta sẽ liên tưởng đến khái niệm sởhữu trí tuệ Theo thông lệ, sở hữu trí tuệ là một khái niệm chung nhất trong đóbao hàm ba nhánh, đó là quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu côngnghiệp và quyền đối với giống cây trồng mới Đến lượt sở hữu công nghiệp thìđây cũng là một khái niệm chung dùng để chỉ hàng loạt các đối tượng cụ thể

Khi tiếp cận vấn đề sở hữu công nghiệp dưới góc độ giải quyết các vụviệc tranh chấp, xâm phạm quyền, chúng ta nên tiếp cận đến từng đối tượng cụthể nằm trong nội hàm của khái niệm này mà không dùng khái niệm chung là

“sở hữu công nghiệp” Theo khoản 4 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì

“Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu

và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.”

1 Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình

nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên

Với khái niệm như trên, chúng ta thấy rằng điều kiện tiên quyết để một

đối tượng có thể được coi là sáng chế là đối tượng đó phải là giải pháp để giải

quyết một vấn đề bằng biện pháp kỹ thuật Những giải pháp không mang tính

kỹ thuật sẽ đương nhiên bị loại trừ khỏi phạm vi bảo hộ dưới danh nghĩa là sángchế (có thể đối tượng đó sẽ được bảo hộ theo quy định pháp luật khác, ví dụphần mềm máy tính không được bảo hộ dưới dạng sáng chế nhưng lại được bảo

hộ theo quy định về quyền tác giả)

Tuỳ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện theo luật định, sáng chế có thểđược bảo hộ bằng hình thức Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyềngiải pháp hữu ích

Để được cấp Bằng độc quyền sáng chế, sáng chế phải đáp ứng 3 điềukiện sau:

- có tính mới (tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp Bằng, giải pháp

kỹ thuật nêu trong đơn chưa được bộc lộ công khai ở bất kỳ nơi nào trên thếgiới, kể cả Việt Nam);

- có trình độ sáng tạo (có nghĩa là giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn khônghiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tươngứng);

- có khả năng áp dụng công nghiệp (có nghĩa là có thể áp dụng giải pháp

kỹ thuật bằng phương pháp công nghiệp hoặc với quy mô công nghiệp)

Giải pháp kỹ thuật đáp ứng điều kiện tính mới và khả năng áp dụng công

nghiệp như nêu trên và không phải là hiểu biết thông thường có thể được cấpBằng độc quyền giải pháp hữu ích (không yêu cầu điều kiện có trình độ sángtạo).

Theo quy định, có một số đối tượng không được bảo hộ dưới dạng sángchế (quy định tại Điều 59 của Luật sở hữu trí tuệ) Ngoài ra, các đối tượng tráivới trật tự công cộng, đạo đức xã hội cũng sẽ không được bảo hộ (khoản 1 Điều

8 Luật sở hữu trí tuệ)

Cần lưu ý phân biệt khái niệm “sáng chế” và khái niệm “phát minh”.Sáng chế là giải pháp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật Con người với trí tuệcủa mình “sáng tạo” ra các đối tượng vật thể hoặc các quy trình chưa tồn tạitrên thế giới này Nói cách khác, nếu không có sự sáng tạo của con người thìkhông thể có sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ là sáng chế Luật sở hữu trítuệ bảo hộ sáng chế bằng hình thức cấp độc quyền có thời hạn cho chủ sở hữu

Trái lại, “phát minh” là một sự phát hiện ra những quy luật, hiện tượng, vật thể

v.v đã tồn tại khách quan trong thế giới vật chất Con người không “sáng tạo”

ra các đối tượng được “phát minh” mà thực tế chỉ “phát hiện” ra chúng mà thôi.Luật sở hữu trí tuệ không bảo hộ phát minh

2 Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể

hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

- có tính mới (cách xác định tương tự như đối với sáng chế)

- có tính sáng tạo

- có khả năng áp dụng công nghiệp

3 Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là

cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trongmạch tích hợp bán dẫn

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán

thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một sốhoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệubán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC,chip và mạch vi điện tử

4 Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ

chức, cá nhân khác nhau

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của

các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụcủa tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ

chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó đểchứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuấthàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toànhoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng

hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhauhoặc có liên quan với nhau

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi

trên toàn lãnh thổ Việt Nam

5 Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động

kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinhdoanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh

Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thểkinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng

Ví dụ: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ là một tên thươngmại với đầy đủ các thành phần, trong đó CÔNG TY CỔ PHẦN là yếu tố chỉloại hình doanh nghiệp, BÁNH KẸO là yếu tố chỉ lĩnh vực kinh doanh và HẢI

HÀ là yếu tố tên riêng để phân biệt với các doanh nghiệp khác, ví dụ CÔNG

TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

6 Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu

vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể

Ví dụ: TÂN CƯƠNG (cho sản phẩm chè), ĐOAN HÙNG (cho sản phẩmbưởi quả), PHÚ QUỐC (cho sản phẩm nước nắm), COGNAC (cho sản phẩmrượu mạnh) v.v

7 Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính,

trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh

III NGUYÊN TẮC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆPNhư đã đề cập ở trên, quyền sở hữu công nghiệp là quyền đối vớinhiều đối tượng cụ thể khác nhau Đối với từng đối tượng, quyền được xác lậphoặc phát sinh trên những cơ sở khác nhau Cần phải đặc biệt lưu ý đến những

cơ sở xác lập hoặc phát sinh này vì không phải quyền đối với mọi đối tượng đềuphát sinh trên cơ sở đăng ký và ngược lại Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ quy địnhchi tiết về các căn cứ này, cụ thể như sau:

1 Quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

mạch tích hợp phát sinh trên cơ sở quyết định cấp Văn bằng bảo hộ của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật thì đó là Cục Sở hữu trítuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)

Như vậy, đối với những đối tượng sở hữu công nghiệp trên đây, quyền

chỉ phát sinh khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ Thời

điểm bắt đầu bảo hộ, thời hạn bảo hộ và phạm vi quyền đối với từng đối tượng

cụ thể được ghi nhận trong các văn bằng bảo hộ tương ứng Không có ngoại lệ

về căn cứ xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp này

2 Về cơ bản, quyền đối với nhãn hiệu được phát sinh trên cơ sở quyết

định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Ngoài ra, còn có một số căn

cứ xác lập quyền khác trong một số trường hợp đặc biệt, cụ thể như sau:

Thứ nhất, quyền đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế (nhãn hiệu của các

chủ thể nước ngoài đăng ký bảo hộ tại Việt Nam nhưng không tiến hành nộpđơn trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ mà nộp đơn thông qua Tổ chức Sở hữu trítuệ thế giới theo quy định của Thoả ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid về

đăng ký quốc tế nhãn hiệu) được xác lập trên cơ sở quyết định công nhận bảo

hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Trong hầu hết các trường hợp, nhãn hiệu đăng ký

quốc tế có hiệu lực tại Việt Nam mà không có văn bằng bảo hộ được cấp nhưđối với các nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ (văn bằngbảo hộ như vậy chỉ được cấp khi có yêu cầu cụ thể của chủ sở hữu) Thông

thường, để chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực tạiViệt Nam, chủ sở hữu sử dụng các văn bản xác nhận của Tổ chức Sở hữu trí tuệthế giới hoặc Cục Sở hữu trí tuệ và các văn bản xác nhận này sẽ được sử dụngtrong quá trình thực thi quyền (kiện tụng, tranh chấp v.v.) Một điểm cần lưu ý

khi tiếp cận thuật ngữ nhãn hiệu đăng ký quốc tế trong mục này, đó chính là

nhãn hiệu của người nước ngoài đăng ký tại Việt Nam theo thủ tục quốc tế chứkhông phải là nhãn hiệu đăng ký có hiệu lực ở phạm vi quốc tế (về điểm này,tham khảo thêm nội dung bản chất lãnh thổ của quyền sở hữu công nghiệpthông qua phân tích về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dángcông nghiệp và nhãn hiệu ở phần sau của tài liệu này.)

Thứ hai, quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử

dụng rộng rãi nhãn hiệu đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký Như vậy

có thể thấy rằng đây là một ngoại lệ rất cần lưu ý, đặc biệt khi xử lý hành vixâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Thông thường, khi khởi kiện vụ án dân sự về hành vi xâm phạmquyền đối với nhãn hiệu, nguyên đơn phải chứng minh tư cách chủ thể quyềncủa mình (bằng việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc xác nhận vềnhãn hiệu đăng ký quốc tế đang có hiệu lực tại Việt Nam) Tuy nhiên, đối vớinhãn hiệu nổi tiếng thì thay vì nộp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặcxác nhận đăng ký quốc tế có hiệu lực tại Việt Nam, nguyên đơn sẽ cung cấp cácchứng cứ chứng minh nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng và do đó mặc

dù chưa được đăng ký nhưng vẫn được bảo hộ để chống lại việc người khác sửdụng Những chứng cứ để chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng được trình bày tạiphần VII của tài liệu này liên quan đến việc xác định hành vi xâm phạm quyềnđối với nhãn hiệu

3 Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ

sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnhthổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký

Cần lưu ý tên thương mại về cơ bản là tên doanh nghiệp Tuy nhiên, việcđăng ký doanh nghiệp trong đó có đăng ký tên doanh nghiệp không phải là mộtthủ tục để xác lập quyền đối với tên thương mại Khi đăng ký doanh nghiệp,doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều tên như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch,

tên giao dịch bằng tiếng Anh v.v nhưng những tên đó chỉ có khả năng được bảo

hộ khi chúng được sử dụng trên thực tế và ngoài ra tên đó phải đáp ứng điều kiệnbảo hộ (tức là phải có khả năng phân biệt) Nếu một tên doanh nghiệp được thểhiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không được sử dụng trênthực tế thì tên đó sẽ không có khả năng được bảo hộ

4 Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên

cơ sở đầu tư tài chính, trí tuệ hay bất kỳ cách thức hợp pháp nào để tìm ra, tạo

ra hoặc đạt được thông tin và bảo mật thông tin tạo thành bí mật kinh doanh đó

mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký

5 Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạtđộng cạnh tranh trong kinh doanh

IV THỜI HẠN BẢO HỘ CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNGNGHIỆP

Thời hạn bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp là khác nhau, cụthể như sau:

1 Đối với sáng chế, có hai loại văn bằng bảo hộ được cấp với thời hạnbảo hộ khác nhau

Sáng chế được cấp Bằng độc quyền sáng chế được bảo hộ từ ngày cấp Bằng đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Sáng chế được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được bảo hộ từ

ngày cấp Bằng đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.

Đối với hai loại văn bằng bảo hộ này, cần lưu ý một điểm sau: Bằngđộc quyền có hiệu lực 20 năm hoặc 10 năm tính từ ngày nộp đơn nhưng khôngphải là sau khi được cấp, các Bằng độc quyền đó sẽ tự động có hiệu lực đến hết

20 năm hay 10 năm Pháp luật có quy định hằng năm chủ Bằng độc quyền phải

nộp lệ phí duy trì hiệu lực Nếu chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ này thì

Bằng độc quyền sẽ tự động chấm dứt hiệu lực ngay sau khi lệ phí duy trì hiệulực cho năm tiếp theo không được nộp (xem Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ) Dovậy, khi xử lý các vụ việc liên quan đến sáng chế, các cơ quan liên quan cầnphải lưu ý đến điểm này (có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin

để biết một Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu íchđang còn hiệu lực hay không,).

Một điểm cần lưu ý nữa là thời điểm phát sinh quyền đối với sáng chế

cũng như các đối tượng sở hữu công nghiệp khác mà quyền được xác lập trên

cơ sở đăng ký sẽ là ngày cấp văn bằng bảo hộ chứ không phải là ngày nộp đơn.

Đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp, tồn tại quyền tạm thời kể từ ngàycông bố đơn đến ngày cấp văn bằng bảo hộ (đề nghị xem quy định cụ thể tạiĐiều 131 Luật sở hữu trí tuệ)

2 Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ từ ngày cấp Bằng độc quyền đếnhết 5 năm tính từ ngày nộp đơn và Bằng độc quyền này có thể được gia hạnhiệu lực liên tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm

Như vậy, thời hạn có hiệu lực tối đa của một Bằng độc quyền kiểu dángcông nghiệp là 15 năm Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là Bằng độc quyền sẽ không

tự động có hiệu lực đến hết 15 năm mà khi hết kỳ hiệu lực 5 năm trước, chủBằng độc quyền phải làm thủ tục gia hạn tại Cục Sở hữu trí tuệ (và sẽ được ghinhận vào Bằng độc quyền) thì Bằng độc quyền mới tiếp tục có hiệu lực cho kỳhạn sau

3 Nhãn hiệu được bảo hộ từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãnhiệu đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn và Giấy chứng nhận có thể được giahạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm

Có thể thấy là về nguyên tắc, nhãn hiệu được bảo hộ vô thời hạn với điềukiện sau mỗi 10 năm, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải làm thủ tụcgia hạn hiệu lực tại Cục Sở hữu trí tuệ (và sẽ được ghi nhận vào Giấy chứngnhận đăng ký nhãn hiệu)

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực tại Việt Namcũng tương tự như thời hạn bảo hộ nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại Cục Sởhữu trí tuệ

4 Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ từ ngày cấp Giấychứng nhận đăng ký và và chấm dứt hiệu lực vào ngày sớm nhất trong số nhữngngày sau đây:

- Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

- Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng

ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất

kỳ nơi nào trên thế giới;

- Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí

Trong Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, mmột trong ba (hoặc cả ba) sự kiện trên sẽ được đề cập để tính thời hạn bảo hộchính xác của thiết kế bố trí liên quan

5 Quyền đối với chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấpGiấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Cần lưu ý là quy định ”vô thời hạn” không đồng nghĩa với ”vĩnh viễn”.Khái niệm ”vô thời hạn” được hiểu là chỉ dẫn địa lý sẽ còn được bảo hộ chừngnào chỉ dẫn địa lý đó còn đáp ứng điều kiện bảo hộ Trong trường hợp chỉ dẫnđịa lý không còn đáp ứng điều kiện bảo hộ thì hiệu lực của Giấy chứng nhậnđăng ký liên quan sẽ bị chấm dứt

V KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC XÁC LẬP (ĐĂNG KÝ) QUYỀN SỞ

HỮU CÔNG NGHIỆP (đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý)

Như đã được trình bày ở trên, quyền đối với các đối tượng sở hữu côngnghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bándẫn, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở đăng ký với Cục Sởhữu trí tuệ Các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký xác lập quyền được trìnhbày tóm tắt sau đây

1 Quyền đăng ký

Việc quy định quyền đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ có ý nghĩaquan trọng vì điều đó liên quan đến việc xác định người sẽ trở thành chủ sở hữuquyền được bảo hộ Quyền đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp khácnhau là khác nhau và được quy định cụ thể tại các Điều từ 86 đến 88 Luật sởhữu trí tuệ

1.1 Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc vềcác chủ thể sau:

- Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằngcông sức và chi phí của mình;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dướihình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác vàtrường hợp nêu tại điểm tiếp theo sau đây – được quy định tại Điều 9 Nghị định103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp);

- Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đượctạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất - kỹthuật, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thuộc vềNhà nước Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có tráchnhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký nêu trên

Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đượctạo ra trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật),một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tươngứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước Tổ chức, cơ quan nhà nước là chủphần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiệnphần quyền đăng ký nói trên

Trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đượctạo ra trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa tổ chức, cơ quan nhà nướcvới tổ chức, cá nhân khác, nếu trong thoả thuận hợp tác nghiên cứu - phát triểnkhông có quy định khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng côngnghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp của tổ chức, cơ quan nhànước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước Tổ chức, cơ quan nhà nướctham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thựchiện quyền đăng ký nêu trên

Tổ chức, cơ quan nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế, kiểu dángcông nghiệp, thiết kế bố trí quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9Nghị định 103/2006/NĐ-CP, đại diện nhà nước đứng tên chủ Văn bằng bảo hộ

và thực hiện việc quản lý quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng đó,

có quyền chuyển nhượng phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí của Nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác với điều kiện tổ chức, cánhân nhận chuyển nhượng phần quyền đăng ký phải trả cho Nhà nước mộtkhoản tiền hoặc các điều kiện thương mại hợp lý khác so với tiềm năng thươngmại của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí đó

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo rasáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều

có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các

tổ chức, cá nhân đó đồng ý

Những người có quyền đăng ký nêu trên đây có quyền chuyển giaoquyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng vănbản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đãnộp đơn đăng ký (trong trường hợp này được gọi là chuyển giao đơn đăng ký đãnộp)

1 2 Quyền đăng ký nhãn hiệu

Quyền đăng ký nhãn hiệu thuộc về các chủ thể sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá domình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyềnđăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do ngườikhác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sảnphẩm và không phản đối việc đăng ký đó

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệutập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tậpthể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức cóquyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất,kinh doanh tại địa phương đó

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính,nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng kýnhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng

hoá, dịch vụ đó.

- Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu

để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữuhoặc sử dụng cho hàng hoá, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham giavào quá trình sản xuất, kinh doanh;

+ Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng vềnguồn gốccủa hàng hoá, dịch vụ

Những người có quyền đăng ký nhãn hiệu trên đây, kể cả người đã nộpđơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khácdưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy địnhcủa pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứngcác điều kiện đối với người có quyền đăng ký loại nhãn hiệu tương ứng

Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ướcquốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệuđăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thànhviên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếukhông được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chínhđáng

1.3 Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước

Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa

lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lýhành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn

địa lý Người thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở

hữu chỉ dẫn địa lý đó.

Cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theoquy định pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại ViệtNam

2 Cách thức nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam,

tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộpđơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đạidiện hợp pháp tại Việt Nam

Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nướcngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký xáclập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam

3 Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên trong thủ tục xác lập quyền sở hữu công

nghiệp (Điều 90 Luật sở hữu trí tuệ)

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký cùngmột sáng chế hoặc đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khácbiệt đáng kể với nhau hoặc đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mứcgây nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự vớinhau thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiênhoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để đượccấp văn bằng bảo hộ

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện đểđược cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhấtthì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho một đơn duy nhất trong số các đơn

đó theo sự thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuậnđược thì tất cả các đơn đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

4 Nguyên tắc ưu tiên trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Điều 91

Luật sở hữu trí tuệ)

Về nguyên tắc, quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng màquyền được phát sinh trên cơ sở đăng ký chỉ được bảo hộ ở từng quốc gia, nơiquyền đó được đăng ký Để bảo đảm việc công bố đơn đăng ký (sáng chế, kiểudáng công nghiệp) ở nước này không làm mất tính mới của đối tượng sở hữucông nghiệp khi sáng chế đó được nộp đơn đăng ký ở nước khác và để công dâncủa các nước có thời gian để chuẩn bị nộp đơn vào các nước khác nhau, cácnước đã thoả thuận (trên cơ sở Công ước Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp)dành công dân của nhau quyền ưu tiên khi nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công

nghiệp (nộp đơn sau nhưng được coi là nộp trước, trên cơ sở một đơn đã nộp từtrước ở một trong các nước thành viên) Nguyên tắc này được quy định cụ thểtrong Luật sở hữu trí tuệ như sau:

Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu cóquyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộcùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên củađiều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy vớiViệt Nam;

+ Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quyđịnh tại đoạn trên đây cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Namhoặc tại nước khác quy định tại đoạn này;

+ Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bảnsao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

+ Đơn được nộp trong thời hạn sau đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: 12tháng đối với đơn đăng ký sáng chế; 6 tháng đối với đơn đăng ký kiểu dángcông nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưutiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên

5 Khái quát về thủ tục xử lý đơn đăng ký xác lập quyền của Cục Sở hữutrí tuệ

Đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệnhận trực tiếp từ người nộp đơn (hoặc đại diện của người nộp đơn) hoặc nhận

từ bưu điện Khi tiếp nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra sơ bộ hồ sơ đơn,

nếu hồ sơ đơn có đủ các tài liệu tối thiểu theo quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ

đóng dấu nhận đơn vào Tờ khai đơn, trong đó có ghi số đơn và ngày nộp đơn

Sau khi được tiếp nhận, đơn sẽ được thẩm định về mặt hình thức đểkhẳng định sự phù hợp hình thức của các tài liệu đơn với các quy định củapháp luật Thời hạn thẩm định về mặt hình thức của đơn là 1 tháng kể từ ngày

người nộp đơn và trong vòng 1 tháng, người nộp đơn phải có ý kiến hoặc sửachữa, bổ sung thiếu sót của đơn.

Nếu đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

và đơn này sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp (do Cục Sở hữutrí tuệ phát hành hàng tháng) trong tháng thứ hai kể từ ngày chấp nhận đơn hợp

lệ (với một số ngoại lệ đối với việc công bố đơn đăng ký sáng chế, quy định cụthể tại Điều 110 Luật sở hữu trí tuệ)

Tất cả các đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

đã được công nhận hợp lệ (về mặt hình thức) đều được thẩm định về nội dung.Việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế sẽ được thực hiện đối với những

đơn được công nhận hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung (có nghĩa là các

đơn không có yêu cầu này sẽ không được thẩm định nội dung) Yêu cầu thẩmđịnh nội dung có thể được người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba có quan tâmnào nộp Việc thẩm định nội dung sẽ không được tiến hành đối với đơn đăng kýthiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (theo quy định, sau khi chấp nhận đơn hợp

lệ, đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn sẽ được công bố trênCông báo sở hữu công nghiệp và sau thời hạn 3 tháng nếu không có phản đốixác đáng của người thứ ba, Giấy chứng nhận đăng ký sẽ được cấp)

Thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế là 12 tháng, đơn kiểu dángcông nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là 6 tháng tính từ ngày công bố đơn

Căn cứ vào kết quả thẩm định đơn, nếu đối tượng đáp ứng điều kiện bảo

hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào đăng bạ và công bốquyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp

6 Duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực; Đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực; Sửa đổivăn bằng bảo hộ

6.1 Duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (Điều 94 Luật Sở

hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp (Điều 95 Luật sởhữu trí tuệ).

Để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứngnhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lựctheo quy định Nếu không làm thủ tục này, Bằng độc quyền hoặc Giấy chứngnhận đăng ký liên quan cũng sẽ chấm dứt hiệu lực khi kết thúc kỳ hạn hiệu lựctrước (Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ)

6.2 Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ)

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:+ Chủ Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu íchkhông nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định;

+ Chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Chủ Giấy chứng nhậnđăng ký nhãn hiệu không gia hạn hiệu lực theo quy định;

+ Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp (bằngmột tuyên bố cụ thể và được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận theo yêu cầu) Về bảnchất, việc không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực nêu tại cácđiểm trên đây cũng là hành vi từ bỏ quyền nhưng trong trường hợp đó, quyền bị

tự động bị chấm dứt mà chủ sở hữu không có văn bản tuyên bố từ bỏ quyền nhưtrường hợp nêu tại đoạn này;

+ Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhậnđăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừahợp pháp Cần lưu ý trong trường hợp này là mọi sự chuyển dịch, chuyểnnhượng quyền sở hữu công nghiệp (đối với các đối tượng mà quyền được xáclập trên cơ sở đăng ký) do có sự kiện pháp lý (chuyển đổi hình thức doanhnghiệp, sáp nhập, mua lại, thừa kế hoặc chuyển nhượng v.v.) đều phải đượcđăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ thì sự chuyển dịch, chuyển nhượng đó mới cóhiệu lực Kể từ ngày việc chuyển dịch, chuyển nhượng đó được đăng ký thì bênđược chuyển dịch hoặc chuyển nhượng mới trở thành chủ sở hữu mới và cóquyền bảo vệ đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan (ví dụ khởi kiện) Một ví

dụ điển hình cho trường hợp này là nếu một doanh nghiệp tư nhân sở hữu mộtnhãn hiệu đã được đăng ký, sau đó chủ doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh

nghiệp này để thành lập doanh nghiệp tư nhân khác nhưng không làm thủ tụcchuyển dịch quyền đối với nhãn hiệu sang doanh nghiệp mới thì ngay sau khidoanh nghiệp cũ bị giải thể, quyền đối với nhãn hiệu đó sẽ bị chấm dứt (mặc dùtrên thực tế ai cũng biết và có thể chứng minh cả doanh nghiệp cũ và doanhnghiệp mới đều do một cá nhân làm chủ) Ví dụ khác là trong trường hợp doanhnghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hoá, nếu doanh nghiệp nhà nước đó không

xử lý các quyền sở hữu công nghiệp mà mình đang có (một trong những hìnhthức xử lý là tính quyền sở hữu trí tuệ vào khối tài sản doanh nghiệp để cổ phầnhoá) thì ngay sau khi doanh nghiệp nhà nước chấm dứt hoạt động, quyền đốivới các đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan cũng sẽ chấm dứt mà khôngđược coi là tự động chuyển sang cho doanh nghiệp cổ phần

+ Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu chophép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứthiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắtđầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứthiệu lực;

+ Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thểkhông kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sửdụng nhãn hiệu tập thể;

+ Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận

vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểmsoát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

+ Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sảnphẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tínhcủa sản phẩm đó

Trong trường hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực, quyền đối vớiđối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng không còn tiếp tục được bảo hộ tạithời điểm chấm dứt tương ứng Điều đó có nghĩa là trước thời điểm bị chất dứt,quyền vẫn tồn tại và mọi hành vi sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tươngứng mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền đều bị coi là hành vixâm phạm quyền (và chủ sở hữu có quyền kiện mặc dù tại thời điểm khởi kiện,quyền sở hữu công nghiệp đã không còn được bảo hộ)

6.3 Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ)

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sauđây:

+ Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không đượcchuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết

kế bố trí, nhãn hiệu Những người có quyền đăng ký các đối tượng sở hữu côngnghiệp được quy định tại các điều từ 86 đến 88 Luật Sở hữu trí tuệ Trongtrường hợp văn bằng bảo hộ đã được cấp mà có tranh chấp và có căn cứ khẳngđịnh rằng người đã được cấp văn bằng (chủ văn bằng) là người không có quyềnđăng ký theo quy định thì văn bằng bảo hộ tương ứng sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực (coinhư không được cấp)

+ Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tạithời điểm cấp văn bằng bảo hộ Vì một lý do khách quan nào đó (chẳng hạntrong quá trình xử lý đơn, Cục Sở hữu trí tuệ không có đủ thông tin để khẳngđịnh một sáng chế là không có tính mới do đã bị bộc lộ từ trước), văn bằng bảo

hộ vẫn được cấp Tuy nhiên, nếu sau đó có chứng cứ chứng tỏ rằng sáng chế đó

đã bị bộc lộ và do đó không còn tính mới (do đó không đáp ứng điều kiện đểđược cấp văn bằng bảo hộ) thì văn bằng bảo hộ sẽ bị huỷ bỏ

Văn bằng bảo hộ có thể bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợpphần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ làsuốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngàycấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp do sự

không trung thực của người nộp đơn Đây là điểm cần lưu ý đối với các cơ

quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp vì trong nhiều trường hợp, khi bị kiện,

bị đơn có thể tiến hành thủ tục yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (thủ tục này được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ), tuy nhiên không phải mọi trường hợp đều có thể yêu cầu như vậy vì đã quá thời hiệu thực hiện quyền như nêu trên.

6.4 Sửa đổi văn bằng bảo hộ (Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ)

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi nhữngthông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ:

+ Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả,chủ văn bằng bảo hộ;

+ Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mangchỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãnhiệu chứng nhận

VI NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1 Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (Điều 123 và 124 Luật

sở hữu trí tuệ)

Chủ sở hữu có quyền quyết định việc sử dụng đối tượng sở hữu côngnghiệp được bảo hộ của mình Luật sở hữu trí tuệ quy định việc người khác “sửdụng” đối tượng sở hữu công nghiệp mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu

và không thuộc các trường hợp ngoại lệ (những trường hợp sử dụng mà không

bị coi là xâm phạm quyền) sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền Vì vậy, cần

lưu ý trong quá trình xử lý tranh chấp, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trước hết phải xem xét hành vi liên quan có phải là hành vi “sử dụng” theo quy định của pháp luật hay không Vì nghĩa của từ “sử dụng” có thể rất rộng, do đó

Luật sở hữu trí tuệ đã quy định rất chi tiết các hành vi được coi là hành vi “sửdụng” đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ, cụ thể như sau (Điều 124Luật sở hữu trí tuệ):

1.1 “Sử dụng” sáng chế

Sử dụng sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau đây:

+ Sản xuất sản phẩm được bảo hộ;

+ Áp dụng quy trình được bảo hộ;

+ Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm đượcsản xuất theo quy trình được bảo hộ;

+ Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm đượcbảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;

+ Nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theoquy trình được bảo hộ.

1.2 “Sử dụng” kiểu dáng công nghiệp

Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc thực hiện các hành vi sau đây:+ Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệpđược bảo hộ;

+ Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm cóhình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ;

+ Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệpđược bảo hộ

1.3 “Sử dụng” thiết kế bố trí

Sử dụng thiết kế bố trí là việc thực hiện các hành vi sau đây:

+ Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế

bố trí được bảo hộ;

+ Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế

bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứamạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

+ Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theothiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế

bố trí được bảo hộ

1.4 “Sử dụng” bí mật kinh doanh

Sử dụng bí mật kinh doanh là việc thực hiện các hành vi sau đây:

+ Áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ,thương mại hàng hoá;

+ Bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu sản phẩm được sảnxuất do áp dụng bí mật kinh doanh

Đối với bí mật kinh doanh, mục tiêu chủ yếu của pháp luật về bảo hộ đối

tượng này là nhằm chống lại các hành vi bộc lộ trái phép Do vậy, các hành vi

xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh không chỉ là các hành vi sử dụng bí

mật kinh doanh một cách trái phép mà bao gồm cả các hành vi bộc lộ trái phép(xem nội dung liên quan đến hành vi xâm phạm quyền quy định tại Điều 127Luật Sở hữu trí tuệ).

1.5 “Sử dụng” nhãn hiệu

Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

+ Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiệnkinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

Trong quy định này, từ “gắn” phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất với ýnghĩa là mọi phương thức đưa nhãn hiệu lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phươngtiện kinh doanh v.v Ví dụ, việc gắn nhãn hiệu có thể là in, dập, đúc trực tiếpnhãn hiệu lên sản phẩm (trên bánh xà phòng chẳng hạn), hoặc dán đề can mangnhãn hiệu lên sản phẩm (ví dụ, xe máy) v.v

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mangnhãn hiệu được bảo hộ;

Điểm lưu ý trong các hành vi sử dụng ở điểm này là mục đích của hành

vi, đó là “để bán” Hành vi tàng trữ hoặc quảng cáo nhưng không nhằm mục

đích “để bán sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu sẽ không thuộc trường hợp quyđịnh tại điểm này

+ Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ

1.6 “Sử dụng” tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đíchthương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt độngkinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sảnphẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo

1.7 “Sử dụng” chỉ dẫn địa lý

Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây:

+ Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phươngtiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoámang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;

+ Nhập khẩu hàng hoá mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

2 Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

(Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ)

Có thể nói, quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu côngnghiệp là quyền quan trọng nhất của chủ sở hữu công nghiệp Đó chính là việcchủ sở hữu ngăn cấm người thứ ba không được thực hiện các hành vi sử dụngđối tượng sở hữu công nghiệp Tuy nhiên, khi xác định hành vi xâm phạmquyền sở hữu công nghiệp (cũng đồng nghĩa với các hành vi mà chủ sở hữucông nghiệp có quyền ngăn cấm), không chỉ các hành vi sử dụng “trực tiếp” đốitượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ như nêu ở phần quyền sử dụng trên đâymới bị coi là hành vi xâm phạm quyền mà còn bao gồm các hành vi khác (ví dụ

sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụtương tự v.v.) Cũng cần lưu ý là pháp luật sở hữu trí tuệ cũng có quy định một

số trường hợp “sử dụng” của người thứ ba nhưng chủ sở hữu không được ngăncấm và hành vi đó không bị coi là hành vi xâm phạm quyền (về điểm này, xemphần về xác định hành vi xâm phạm)

3 Quyền định đoạt và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu côngnghiệp

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có quyền định đoạt (chuyểnnhượng quyền sở hữu hoặc từ bỏ) hoặc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng

sở hữu công nghiệp liên quan cho người khác, với một số trường hợp ngoại lệ

Khi chuyển nhượng quyền sở hữu, việc chuyển nhượng (đối với các đốitượng là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãnhiệu) phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và phải đượcđăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Bên nhận chuyển nhượng sẽ trở thành chủ sởhữu mới đối với đối tượng liên quan kể từ khi hợp đồng chuyển nhượng đượcđăng ký

Một điểm lưu ý về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là quyềnđối với tên thương mại không được chuyển nhượng, trừ trường hợp chuyểnnhượng cùng với cơ sở sản xuất kinh doanh và hoạt động kinh doanh gắn liền

với tên thương mại đó Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cũng

không được chuyển nhượng (Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ).

Chủ sở hữu công nghiệp cũng có thể cho phép người khác sử dụng đối tượng

sở hữu công nghiệp của mình theo hợp đồng Theo quy định của pháp luật sởhữu công nghiệp, hợp đồng chuyển quyền sử dụng sẽ có hiệu lực giữa các bên

ký kết theo sự thoả thuận, việc đăng ký hợp đồng chỉ nhằm mục đích tạo hiệulực đối với bên thứ ba

VII XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ,KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHÃN HIỆU

1 Sáng chế

Khi giải quyết một vụ tranh chấp về xâm phạm quyền đối với sáng chế,cần xác định các yếu tố sau:

1.1 Xác định chủ thể quyền đối với sáng chế

Như đã đề cập, quyền đối với sáng chế chỉ phát sinh trên cơ sở quyếtđịnh cấp Văn bằng bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữutrí tuệ) Do vậy, chủ thể quyền đối với sáng chế chỉ có thể là người được cấpvăn bằng bảo hộ (hoặc được chuyển nhượng văn bằng hoặc được chuyển giaoquyền sử dụng nếu bên nhận chuyển giao được phép tiến hành các thủ tục bảo

vệ quyền theo sự cho phép của chủ sở hữu) Do vậy, chứng cứ chứng minh chủthể chính là văn bằng bảo hộ (Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyềngiải pháp hữu ích)

1.2 Xác định hành vi bị xem xét là xâm phạm quyền

Những yếu tố sau phải được chứng minh khi xác định một hành vi xâmphạm quyền đối với sáng chế:

1.2.1 Việc thực hiện một hành vi bị coi là hành vi xâm phạm quyềntheo quy định của pháp luật

Về nguyên tắc, bất kỳ người thứ ba nào có hành vi sử dụng1 sáng chế màkhông được phép của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền, trừ các trườnghợp sau đây (Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ):

+ Hành vi sử dụng sáng chế nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;

+ Hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sở hữu sáng chế hoặc người được phép của chủ sở hữu sáng chế đưa

ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài;

Khi sản phẩm được bảo hộ là sáng chế hoặc được sản xuất theo sáng chếđược bảo hộ (trong trường hợp sáng chế là một quy trình) đã được đưa ra thịtrường (bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép – thường là dướihình thức được chuyển quyền sử dụng), chủ sở hữu sáng chế sẽ không được canthiệp đến sản phẩm đó nữa Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền thực hiệncác hành vi thương mại đối với những sản phẩm cụ thể này Cần lưu ý là quyềncủa chủ sáng chế chỉ chấm dứt đối với những hàng hoá cụ thể được sản xuất vàđưa ra thị trường theo sáng chế như nêu trên chứ không làm chấm dứt quyềnđối với bản thân sáng chế đó

+ Hành vi sử dụng sáng chế chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam

+ Hành vi sử dụng sáng chế do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ

Theo quy định của Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ, một người được coi là

có quyền sử dụng trước sáng chế trong trường hợp sau: trước ngày đơn đăng ký

1 Một điểm cần lưu ý là các hành vi bị coi là xâm phạm quyền đối với sáng chế không chỉ giới hạn ở các hành vi “sử dụng” sáng chế theo quy định tại Điều 124 Luật sở hữu trí tuệ (tức là sử dụng chính sáng chế được bảo hộ) mà còn mở rộng đến cả các hành vi sử dụng giải pháp kỹ thuật “tương đương” với sáng chế được bảo hộ Liên quan đến vấn đề này, đề nghị xem nội dung “Xác định yếu tố xâm phạm quyền sáng chế trong đối tượng bị xem xét” được

sáng chế (của người khác) được công bố mà người đó đã sử dụng hoặc chuẩn bịcác điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế đồng nhất với sáng chế trong đơnđăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập thì sau khi văn bằng bảo hộ đượccấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng

đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiềnđền bù cho chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ Việc thực hiện quyền của người

sử dụng trước sáng chế trong trường hợp này không bị coi là xâm phạm quyềncủa chủ sở hữu sáng chế

Tuy nhiên, cần lưu ý là phạm vi quyền của người sử dụng trước chỉ đượcgiới hạn ở phạm vi, khối lượng sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng (trước ngàycông bố đơn như nêu ở trên) mà không được mở rộng Phần mở rộng phạm vi,khối lượng đó nếu không được phép của chủ sở hữu sáng chế sẽ bị coi là hành

vi xâm phạm quyền

+ Hành vi sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ (tức là hành vi sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước hoặc sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - hay còn gọi là bắt buộc chuyển quyền sử dụng)

Trong những hoàn cảnh nhất định, nhằm mục đích bảo đảm lợi ích quốcgia, lợi ích công cộng, lợi ích của người tiêu dùng v.v., Nhà nước có thể nhândanh mình sử dụng sáng chế hoặc cho phép người khác sử dụng sáng chế màkhông cần sự đồng ý của chủ sở hữu (với những điều kiện chặt chẽ được ápdụng cho việc ban hành các quyết định như vậy theo quy định của Luật Sở hữutrí tuệ) Trong trường hợp đó, hành vi sử dụng của Nhà nước và của người đượcNhà nước cho phép sử dụng không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối vớisáng chế

1.2.2 Có yếu tố xâm phạm quyền sáng chế trong đối tượng bị xem xétYếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế có thể thuộc một trong các

dạng sau đây (Điều 8 Nghị định 105/2006/NĐ-CP):

+ Sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phẩm trùng hoặc tương đương vớisản phẩm hoặc bộ phận (phần) của sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế;

+ Quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo

Để khẳng định sự đồng nhất (trùng) giữa sản phẩm xâm phạm với sảnphẩm được bảo hộ, hoặc giữa quy trình xâm phạm với quy trình được bảo hộ,cần phải so sánh tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình đóvới sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ và chỉ trong trường hợp tất cả các đặcđiểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình xâm phạm đều xuất hiện trong tậphợp các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ thì mớiđược kết luận như trên Khi tiến hành việc so sánh cần phải căn cứ vào Bản mô

tả sáng chế và Yêu cầu bảo hộ sáng chế đính kèm Bằng độc quyền sáng chếhoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó đã xác định các đặc điểm kỹthuật của sản phẩm hoặc quy trình được bảo hộ

Trong một số trường hợp, nguyên đơn rất khó (và gần như là không thể)chứng minh được rằng quy trình mà bị đơn đang sử dụng chính là quy trìnhđược bảo hộ sáng chế (vì không thể tiếp cận được cơ sở của bị đơn) Vì vậy,khoản 4 Điều 203 Luật sở hữu trí tuệ đã quy định chuyển nghĩa vụ chứng minhkhông xâm phạm quyền cho bị đơn Cụ thể như sau:

“Trong vụ kiện về xâm phạm quyền đối với sáng chế là một quy trình sảnxuất sản phẩm, bị đơn phải chứng minh sản phẩm của mình được sản xuất theomột quy trình khác với quy trình được bảo hộ trong các trường hợp sau đây:

sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ là sản phẩm mới; sản phẩm được sản xuất theo quy trình bảo hộ không phải là sản phẩmmới nhưng chủ sở hữu sáng chế cho rằng sản phẩm do bị đơn sản xuất là theoquy trình được bảo hộ và mặc dù đã sử dụng các biện pháp thích hợp nhưng vẫnkhông thể xác định được quy trình do bị đơn sử dụng.”

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp xâm phạm quyền đối vớisáng chế là quy trình thì nghĩa vụ chứng minh không xâm phạm thuộc về bị đơn

mà chỉ trong những trường hợp nhất định nêu trên, còn trong các trường hợpkhác, nguyên đơn vẫn có nghĩa vụ chứng minh hành vi xâm phạm quyền của bịđơn

1.2.3 Thời điểm thực hiện hành vi nằm trong thời hạn bảo hộ sáng chếQuyền đối với sáng chế chỉ có hiệu lực từ ngày cấp văn bằng bảo hộ Dovậy, chỉ những hành vi nào được thực hiện sau khi văn bằng bảo hộ được cấpthì mới bị coi là xâm phạm quyền đối với sáng chế, trừ một trường hợp duynhất được coi là hành vi xâm phạm quyền tạm thời chủ sở hữu có thể xảy ra

trước khi văn bằng bảo hộ được cấp (Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ).

Theo Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ, trường hợp người nộp đơn đăng kýsáng chế biết rằng sáng chế đang được người khác sử dụng nhằm mục đíchthương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn cóquyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơnđăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sởhữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.Trong trường hợp đã được thông báo như vậy mà người được thông báo vẫntiếp tục sử dụng sáng chế thì khi Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyềngiải pháp hữu ích được cấp, chủ sở hữu sáng chế có quyền yêu cầu người đã sửdụng sáng chế phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giaoquyền sử dụng sáng chế đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng

Trong trường hợp sử dụng sáng chế như trên mà không trả tiền đền bùsau khi có yêu cầu của chủ sở hữu thì bị coi là hành vi xâm phạm sáng chế(Khoản 2 Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ)

Khi xem xét vấn đề này, cần lưu ý một điểm là có thể tại thời điểm khởikiện, quyền đối với sáng chế đã chấm dứt (do bị đình chỉ hoặc hết hạn bảo hộ)nhưng hành vi bị coi là xâm phạm quyền xảy ra vào thời điểm văn bằng bảo hộđang còn hiệu lực thì việc khởi kiện vẫn được coi là hợp lệ (với điều kiện việckhởi kiện được thực hiện đúng thời hiệu) Lưu ý này cũng áp dụng cho mọi đốitượng sở hữu công nghiệp khác

1.2.4 Hành vi xâm phạm xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền đối với sáng chế nói riêng mangtính lãnh thổ Bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích

do Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam Do vậy, mộthành vi chỉ bị coi là xâm phạm quyền đối với sáng chế nếu xảy ra trên lãnh thổ

Việt Nam (với lưu ý quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP là

một hành vi cũng có thể bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam – tuy nhiên, hành vi này chủ yếu liên quan đến nhãn hiệu, quyền tác giả).

2 Kiểu dáng công nghiệp

Tương tự như sáng chế, khi giải quyết tranh chấp về xâm phạm quyền sởhữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, phải xác định những nội dungsau:

2.1 Xác định chủ thể quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Cách xác định chủ thể quyền đối với kiểu dáng công nghiệp tương tự nhưđối với sáng chế

2.2 Xác định hành vi bị xem xét là xâm phạm quyền

Khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp,phải chứng minh những điểm sau đây:

2.2.1 Việc thực hiện một hành vi bị coi là hành vi xâm phạm quyền theoquy định của pháp luật

Giống như sáng chế, bất kỳ người thứ ba nào có hành vi sử dụng kiểudáng công nghiệp không khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp được bảo

hộ mà không được phép của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền, trừ cáctrường hợp sau đây (Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ):

+ Hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm;

+ Hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp hoặc người được phép của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài;

Khi sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được đưa ra thị trường (bởichủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép – thường là dưới hình thứcđược chuyển quyền sử dụng), chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ không đượccan thiệp đến sản phẩm đó nữa Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền thựchiện các hành vi thương mại đối với những sản phẩm cụ thể này

+ Hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam;

+ Hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ;

Theo quy định của Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ, một người được coi là

có quyền sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp trước ngàyđơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (của người khác) được công bố mà người

đó đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công

nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo

ra một cách độc lập thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyềntiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụnghoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù chochủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ Việc thực hiện quyền củangười sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyềncủa chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp đó

Tuy nhiên, cần lưu ý là phạm vi quyền của người sử dụng trước chỉ đượcgiới hạn ở phạm vi, khối lượng sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng mà không được

mở rộng Phần mở rộng phạm vi, khối lượng đó nếu không được phép của chủ

sở hữu kiểu dáng công nghiệp sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền

2.2.2 Có yếu tố xâm phạm quyền trong đối tượng bị xem xét

Yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm hoặc

phần của sản phẩm mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu

dáng công nghiệp được bảo hộ, và có thể thuộc một trong các dạng sau đây

(Điều 10 Nghị định 105/2006/NĐ-CP):

+ Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đãđược cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có tập hợp các đặc điểm tạodáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần nhưkhông thể phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công nghiệp của chủ sởhữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó;

+ Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc điểmtạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của kiểudáng công nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được bảo hộ củangười khác

Để khẳng định một sản phẩm có yếu tố xâm phạm đối với kiểu dáng côngnghiệp hay không, cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng (đường nét,hình khối, màu sắc) của sản phẩm, bộ phận sản phẩm với các đặc điểm tạo dángcủa kiểu dáng công nghiệp được xác định tại Bằng độc quyền kiểu dáng côngnghiệp Chỉ khi nào tất cả các đặc điểm của toàn bộ sản phẩm hoặc của mộtphần sản phẩm đều trùng với các đặc điểm tạo dáng nêu trong Bằng độc quyềnkiểu dáng công nghiệp thì mới khẳng định sản phẩm đó có yếu tố xâm phạmquyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Ví dụ minh hoạ về một số vụ xâm phạm kiểu dáng công nghiệp:

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp xâm phạm

2.2.3 Hành vi xâm phạm xảy ra trong thời hạn bảo hộ kiểu dáng côngnghiệp

Cách xác định yếu tố này tương tự như đối với sáng chế

2.2.4 Hành vi xâm phạm xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam

Cách xác định yếu tố này tương tự như đối với sáng chế

3 Nhãn hiệu

3.1 Xác định chủ sở hữu nhãn hiệu

Về cơ bản việc xác định chủ sở hữu nhãn hiệu tương tự như đối với sángchế hoặc kiểu dáng công nghiệp, tuy nhiên có một số điểm khác biệt được trìnhbày tại mục 3.2.2 sau đây

3.2 Xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Để xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, 5 yếu tố cần và

đủ sau đây cần phải được xem xét:

Một là, hành vi sử dụng nhãn hiệu được thực hiện trên lãnh thổ Việt NamHai là, đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi nhãn hiệu đang được bảo hộ

ở Việt Nam

Ba là, việc sử dụng nhãn hiệu không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phépBốn là, hành vi sử dụng nhãn hiệu không thuộc trường hợp không bị coi

là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, và

Năm là, hành vi sử dụng nhãn hiệu thuộc một trong các trường hợp bị coi

là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật

Sau đây là cách xác định từng yếu tố nêu trên

3.2.1 Hành vi sử dụng nhãn hiệu được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam

Về cơ bản, việc xác định yếu tố này giống với trường hợp sáng chế vàkiểu dáng công nghiệp Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt là hành vi chàobán hàng hoá hoặc bán hàng hoá mang nhãn hiệu trên mạng internet Hành viđưa thông tin (quảng cáo) lên mạng có thể được thực hiện ở nước ngoài nhưngnhằm vào thị trường Việt Nam (khách hàng mục tiêu ở Việt Nam) thì hành vinày cũng có thể được coi là xảy ra tại Việt Nam và bị coi là hành vi xâm phạmquyền

3.2.2 Nhãn hiệu đang được bảo hộ ở Việt Nam khi thực hiện hành vi sửdụng

Việc xác định nhãn hiệu đang được bảo hộ ở Việt Nam có một số điểmkhác so với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp do căn cứ phát sinh quyền củađối tượng này Quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ ở Việt Nam có thể phátsinh trên 3 cơ sở sau (và tương ứng với các cơ sở này là chứng cứ để chứngminh quyền đang được bảo hộ tại Việt Nam):

+ Thứ nhất là quyết định cấp văn bằng bảo hộ (Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu) của Cục Sở hữu trí tuệ) Trong trường hợp này, việc chứng minh

nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam sẽ dựa trên Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

+ Thứ hai là quyết định công nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tạiViệt Nam (do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành và chỉ áp dụng với các chủ thể nướcngoài đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam thông qua hệ thống Madrid vềđăng ký quốc tế nhãn hiệu)

Một điểm cần lưu ý khi xác định chủ thể quyền đối nhãn hiệu được bảo

hộ tại Việt Nam trong trường hợp này là: quyết định công nhận bảo hộ nhãnhiệu đăng ký quốc tế tại Việt Nam chỉ được cấp sau khi Luật sở hữu trí tuệ cóhiệu lực (1.7.2006) Đối với các nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực tại ViệtNam theo pháp luật trước ngày 1.7.2006, pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Namkhông có quy định về việc ra quyết định như vậy Trong những trường hợp đó(và kể cả trong trường hợp các trường hợp nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệulực theo Luật sở hữu trí tuệ), thay vì việc nộp quyết định công nhận bảo hộnhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, chủ thể quyền có thể nộp cho toà án giấyxác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc giấy xác nhận của Tổ chức sở hữu trí tuệthế giới (World Intellectual Property Organization) về việc nhãn hiệu liên quan

đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam Các giấy tờ này có giá trị như nhautrong việc chứng minh quyền sở hữu đối với nhãn hiệu Tóm lại, trong trườnghợp này, chứng cứ chứng minh quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tạiViệt Nam có thể là: quyết định công nhận bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam hoặcxác nhận nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam (do Cục Sở hữu trí tuệ cấp)hoặc xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế đang được bảo hộ tại Việt Nam (do

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới – WIPO cấp)

+ Thứ ba là trên cơ sở sử dụng (đối với nhãn hiệu nổi tiếng)

Theo nguyên tắc chung, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu được xác lậptrên cơ sở đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ).Tuy nhiên, quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụngchứ không phải trên cơ sở đăng ký Một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng thì mặc

dù không đăng ký nhưng chủ sở hữu vẫn có quyền chống lại người khác thựchiện các hành vi bị coi là xâm phạm quyền Thay vì chứng minh nhãn hiệu đangđược bảo hộ tại Việt Nam bằng cách nộp cho toà án Giấy chứng nhận đăng ký

nhãn hiệu hoặc quyết định công nhận nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam haycác chứng cứ khác (như được nêu tại 2 trường hợp trên đây), chủ sở hữu nhãnhiệu sẽ nộp các chứng cứ chứng minh nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổitiếng.

Để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, trước hết phải chứng minhnhãn hiệu đó được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi trên toàn lãnh thổViệt Nam (Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ) Các tiêu chí được sử dụng để xem xétmột nhãn hiệu nổi tiếng hay không được quy định tại Điều 75 Luật sở hữu trítuệ Một điều cần lưu ý trong khi xem xét để công nhận một nhãn hiệu nổi tiếnglà: các tiêu chí được quy định tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ chỉ mang tính ví

dụ và không chỉ giới hạn ở các tiêu chí đó Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sửdụng các tiêu chí khác để chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng Hơnnữa, một nhãn hiệu không phải đáp ứng tất cả các tiêu chí quy định tại Điều 75mới được coi là nổi tiếng Tuỳ từng trường hợp, có thể chỉ cần thoả mãn mộttiêu chí trong số đó cũng có thể coi một nhãn hiệu là nổi tiếng

Việc công nhận một nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được thực hiện cho từng mụcđích và vụ việc cụ thể và không phải sau khi được công nhận nhãn hiệu nổitiếng (để xử lý một vụ kiện cụ thể), chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng căn cứnày cho các mục đích khác, vụ việc khác Ví dụ, chủ sở hữu nhãn hiệu CocaCola (đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm đồ uống nhẹ) khởi kiệnmột doanh nghiệp có hành vi sử dụng nhãn hiệu Coca Cola cho sản phẩm bút bi(Coca Cola không đăng ký bảo hộ cho sản phẩm này) với lập luận rằng nhãnhiệu Coca Cola là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, do đó họ có quyền cấmhành vi sử dụng này Để chứng minh mình có quyền kiện hành vi nêu trên,Coca Cola phải chứng minh (với toà án) nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổitiếng Trên cơ sở xem xét các chứng cứ được cung cấp, nếu toà án chấp nhậnnhãn hiệu này là nhãn hiệu nổi tiếng thì toà án sẽ quyết định hành vi bị kiện cóphải là hành vi xâm phạm quyền của Coca Cola hay không Giả sử toà án cóphán quyết thuận (tức là công nhận nhãn hiệu Coca Cola là nhãn hiệu nổi tiếngtại Việt Nam và trên cơ sở đó quyết định hành vi sử dụng nhãn hiệu Coca Colacho sản phẩm bút bi là hành vi xâm phạm quyền, thì việc công nhận này của toà

án không có giá trị đương nhiên để sau đó Coca Cola có thể kiện người khác

vụ kiện tiếp theo này, chủ sở hữu nhãn hiệu Coca Cola vẫn phải chứng minhnhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng và sau đó chứng minh hành vi sửdụng nhãn hiệu của mình cho sản phẩm nước chấm của bị đơn là hành vi xâmphạm quyền Chứng cứ về việc thành công trong vụ kiện trước (bút bi) có thể làmột chứng cứ có sức nặng trong việc chứng minh nhãn hiệu là nổi tiếng trong

vụ việc sau (nước chấm)

Một điểm cần lưu ý khi xác định nhãn hiệu đang được bảo hộ tại ViệtNam là quyền sở hữu đối với nhãn hiệu có thể được chuyển nhượng (tương tựnhư các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, trừ chỉ dẫn địa lý không được chuyểnnhượng và tên thương mại được chuyển nhượng với những điều kiện nhấtđịnh) Do vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể là một người khác chứ không phải

là người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ban đầu (ghi ở trang đầucủa Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) Tuy nhiên, việc chuyển nhượngquyền sở hữu nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.Toà án có thể kiểm tra thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu hiện tại trong Giấychứng nhận đăng ký nhãn hiệu được nộp cho Toà

Khi xác định tư cách khởi kiện, còn một căn cứ khác, đó là giấy chứngnhận đăng ký hợp đồng li-xăng (hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu).Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu thông quahợp đồng và trong hợp đồng đó có thoả thuận bên sử dụng có quyền khởi kiệnhành vi xâm phạm quyền thì khi khởi kiện, bằng việc nộp giấy chứng nhậnđăng ký hợp đồng li-xăng, bên nhận li-xăng đã chứng minh được tư cách khởikiện của mình

3.2.3 Việc sử dụng nhãn hiệu không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phépTheo quy định của pháp luật, việc cho phép sử dụng nhãn hiệu phải đượcthực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (Điều 141 Luật Sở hữu trítuệ) Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng này có hiệu lực (nội dung, thời điểm

có hiệu lực v.v) theo sự thoả thuận của hai bên Việc đăng ký hợp đồng chuyểnquyền sử dụng không phải là một điều kiện bắt buộc để hợp đồng có hiệu lựcgiữa hai bên với nhau (có nghĩa là đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, việc ký kếthợp đồng đã bảo đảm sự sử dụng nhãn hiệu hợp pháp của bên được chuyển giaoquyền sử dụng) mà việc đăng ký hợp đồng chỉ có ý nghĩa là để có hiệu lực đối

với bên thứ ba Tóm lại, nếu không có sự thoả thuận bằng hợp đồng thì việc sửdụng nhãn hiệu của bên thứ ba bị coi là sử dụng mà không được sự cho phépcủa chủ sở hữu nhãn hiệu.

3.2.4 Hành vi sử dụng nhãn hiệu không thuộc trường hợp không bị coi là

xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệukhông được ngăn cấm người khác thực hiện các hành vi sau đây (nói cách khác,đây là những hành vi không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu):

+ Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sởhữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thịtrường, kể cả thị trường nước ngoài

Điều này có nghĩa là sau khi sản phẩm mang nhãn hiệu đã được đưa rathị trường một cách hợp pháp (bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữunhãn hiệu cho phép thông qua hợp đồng chuyển quyền sử dụng), bất kỳ ngườithứ ba nào cũng có quyền tiến hành các hoạt động thương mại (mua bán) sảnphẩm đó mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu và không bị coi

là hành vi xâm phạm quyền

+ Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, sốlượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác củahàng hoá, dịch vụ

Có thể đưa ra một số ví dụ về trường hợp này như sau:

Ví dụ thứ nhất liên quan đến sử dụng một cách trung thực tên người:

đăng ký bảo hộ Một người thứ ba có tên là TRUNG NGUYÊN (Trung là họ vàNguyên là tên riêng) và mở một cơ sở rang xay, đóng gói cà phê và sử dụng

trên bao bì sản phẩm dòng chữ “RANG XAY VÀ ĐÓNG GỌI TẠI CƠ SỞTRUNG NGUYÊN, 36 PHỐ HUẾ, HÀ NỘI” (dòng chữ này được ghi một cách

rõ ràng bên cạnh nhiều yếu tố trang trí khác cho bao bì sản phẩm, ví dụ hìnhtách cà phê, các khối mầu trang trí cho từng góc cạnh của gói cà phê v.v.,nhưng không được trình bày như cách trình bày của nhãn hiệu TRUNGNGUYÊN và hình được bảo hộ nêu trên đây) Trong trường hợp này, có thểkhẳng định việc sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc thương mại của sản phẩm,trong đó có chứa cụm từ TRUNG NGUYÊN của cơ sở Trung Nguyên, 36 PhốHuế, Hà Nội là một hành vi sử dụng trung thực tên người (của chủ cơ sở) và dovậy không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ nêutrên

Ví dụ thứ hai liên quan đến hành vi sử dụng trung thực dấu hiệu chỉ dẫnnguồn gốc địa lý của sản phẩm:

Nhãn hiệu “BẾN TRE” sử dụng cho sản phẩm kẹo dừa đã được Cục Sởhữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 2501 ngày30.3.1991 (hiện vẫn đang còn hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty sảnxuất kinh doanh tổng hợp Đông Á, 30B Nguyễn Văn Tư, phường 7, thị xã BếnTre, tỉnh Bến Tre)

Trên thực tế, Bến Tre là nơi có truyền thống sản xuất kẹo dừa và có thểnói kẹo dừa là một loại đặc sản của tỉnh Bến Tre Điều đó đã dẫn tới việc tất cảcác cơ sở sản xuất kẹo dừa ở đây đều sử dụng chỉ dẫn “ĐẶC SẢN BẾN TRE”trên bao bì sản phẩm của mình Thông thường, dấu hiệu như vậy bị có thể bị coi

là tương tự gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu “BẾN TRE” đang được bảo hộ nếukhông thuộc trường hợp ngoại lệ

Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, nhu cầu sử dụng dấu hiệu “Đặc sảnBến Tre” là có thực và điều đó cũng đúng sự thực (kẹo dừa là một loại đặc sảncủa tỉnh Bến Tre”) Do đó, hành vi sử dụng dấu hiệu này sẽ không bị coi là xâmphạm quyền đối với nhãn hiệu BẾN TRE, chừng nào cách sử dụng dấu hiệu nàythể hiện ý định trung thực (tính trung thực được giải thích theo hướng việc sửdụng chỉ dẫn này chỉ nhằm mục đích thông tin cho người tiêu dùng rằng đó làmột loại đặc sản được sản xuất tại Bến Tre) Có thể đưa ra cách sử dụng khôngtrung thực (và bị coi là xâm phạm quyền) để có thể dễ nhận biết hơn về cách sử

dụng trung thực đối với trường hợp này Ví dụ, một doanh nghiệp ở Bến Tresản xuất kẹo dừa mang nhãn hiệu “Hùng Anh” Trên bao bì sản phẩm, ngoàiviệc trình bày nhãn hiệu “Hùng Anh”, dòng chữ “đặc sản BẾN TRE” được trìnhbày với chữ “BẾN TRE” nổi bật, còn chữ “đặc sản” chỉ ghi cỡ chữ nhỏ vàngười tiêu dùng khi mua hàng sẽ nhìn nhận chữ “BẾN TRE” này như một dấuhiệu đóng vai trò là nhãn hiệu và họ có thể bị nhầm rằng sản phẩm này là củaCông ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông Á (là chủ sở hữu nhãn hiệu BẾNTRE) Trường hợp này có thể được khẳng định là sử dụng chỉ dẫn về nguồn gốcsản phẩm (đặc sản Bến Tre) không trung thực, do vậy có thể bị coi là hành vixâm phạm quyền đối với nhãn hiệu BẾN TRE.

Một ví dụ nữa về hành vi sử dụng trung thực chỉ dẫn nguồn gốc địa lýliên quan đến nhãn hiệu “Hà Tiên” “Hà Tiên” đã được đăng ký bảo hộ cho sảnphẩm xi-măng Một doanh nghiệp khác cũng sản xuất xi-măng và sử dụngnguyên liệu clinke lấy từ vùng Hà Tiên Trên bao bì sản phẩm của doanhnghiệp này có ghi dòng chữ “sản xuất từ nguồn clinke HÀ TIÊN” (chữ “HÀ TIÊN”nổi bật hẳn so với các chữ còn lại và người tiêu dùng nếu không nhìn thật kỹ sẽchỉ thấy chữ HÀ TIÊN và có thể lầm tưởng rằng đây là sản phẩm xi –măngmang nhãn hiệu HÀ TIÊN) Trong trường hợp này, có thể khẳng định đâykhông phải là hành vi sử dụng trung thực dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý củasản phẩm Nếu thông tin trên bao bì đủ để người tiêu dùng hiểu rõ đó là “SẢNXUẤT TỪ NGUỒN CLINKE HÀ TIÊN” thì cách sử dụng như vậy sẽ thuộctrường hợp sử dụng trung thực dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm

và do đó không bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Hà Tiên”

3.2.5 Hành vi sử dụng thuộc một trong các trường hợp bị coi là xâm

phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật (quy định tại Điều

129 Luật Sở hữu trí tuệ)

Theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây được thực hiện

mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyềnđối với nhãn hiệu Khi xác định một hành vi như vậy, có hai yếu tố phải xácđịnh là dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm và hàng hoá hoặc dịch vụ mang dấuhiệu đó

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch

vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó

Đây là trường hợp dễ xác định nhất trong số các hành vi xâm phạm nhãnhiệu, ví dụ với nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ cho sản phẩm là

cà phê Một doanh nghiệp khác sản xuất cà phê đóng thành gói sau đó dán nhãnhiệu lên sản phẩm của mình Đây chính là hành vi “sử dụng dấu

hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá,dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó”

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch

vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng như vậy có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ

Vẫn với ví dụ nhãn hiệu cà phê được bảo hộ bên trên Một

doanh nghiệp mua cacao từ doanh nghiệp khác, sau đó về đóng thành những góinhỏ rồi dán nhãn hiệu lên bao bì sản phẩm cacao Trong trường

hợp này, dấu hiệu được sử dụng được xác định là trùng với nhãn hiệu được bảo

hộ Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm không phải là hànghoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu bị xâm phạm, mà là