Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Tổng quan tình hình nghiên cứu Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại thường được nghiên cứu chung khi các tác giả nghiên cứu về hoạt động NQTM, thể hiện qua m

TRẦN THỊ LỆ

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

TP HỒ CHÍ MINH – 2018

TRẦN THỊ LỆ

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Ngành: Luật Kinh Tế

Mã số: 60.38.01.07

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

TP HỒ CHÍ MINH – 2018

trong luận văn đều có trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng

BLDS Bộ Luật Dân Sự

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 6

1.1 NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 6

1.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại 6

1.1.2 Đặc điểm nhượng quyền thương mại 9

1.1.3 Phân biệt hoạt động nhượng quyền thương mại với các hoạt động thương mại khác 12

1.2 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI ……….14

1.2.1 Khái quát quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại 15

1.2.2 Nội dung các quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại 17

1.2.3 Vai trò của các yếu tố sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại 22

1.2.4 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại ……… 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 26

2.1 CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 26

2.1.1 Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ phía bên nhượng quyền 26

2.1.2 Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ phía bên nhận nhượng quyền 29

2.2 CƠ CHẾ BẢO HỘ CÁC YẾU TỐ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 32

2.2.1 Yếu tố sở hữu trí tuệ là nội dung của nhượng quyền thương mại chưa được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ 32

2.2.2 Yếu tố sở hữu trí tuệ bị bỏ sót ra khỏi nội dung của nhượng quyền thương mại 36

……… 40

2.3 BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 46

2.3.1 Biện pháp dân sự 47

2.3.2 Biện pháp hành chính 51

2.3.3 Biện pháp hình sự 55

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 58

3.1 NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 58

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CỤ THỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 61

KẾT LUẬN 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và thị trường ngày càng đông đúc, các doanh nghiệp thường chọn cho mình những sản phẩm hoặc dịch vụ đã có sẵn tính cạnh tranh trên thị trường, theo đó nhượng quyền thương mại hay còn gọi

là franchise là sự lựa chọn gần như tối ưu ở thời điểm hiện tại đặc biệt cho các doanh nghiệp mới bước vào hoạt động kinh doanh bởi lẽ sản phẩm, dịch vụ, mô hình nhượng quyền đó đã phần nào có sự ưu việt để thu hút những khách hàng tiềm năng Ở Việt Nam hiện tại, trào lưu kinh doanh theo mô hình nhượng quyền thương mại trở thành một trào lưu kinh doanh mới, trong đó phải kể tới nhãn hiệu “PHỞ 24”; “LOTTERIA”; “KFC”; "PARKSON” “TRUNG NGUYÊN” và một số nhãn hiệu đang khai thác như cà phê “NAPOLI”, “E-COFFEE”

Trong thương vụ nhượng quyền thương mại đó, không thể không kể đến chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ bởi lẽ mô hình nhượng quyền thương mại luôn luôn đi kèm với việc bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền được quyền sử dụng một số tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền như nhãn hiệu, kiểu dáng hoặc sáng chế Đây được coi là một trong những điều kiện không thể thiếu để tạo điều kiện cho bên nhận nhượng quyền có thể tạo lập cơ sở kinh doanh Chính vì cho phép sử dụng nên rủi ro phát sinh liên quan đến tài sản trí tuệ luôn luôn tiềm ẩn và khả năng bên nhận nhượng quyền trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình ngay trên một thị trường thứ ba khác là rất lớn Để giảm thiểu sự

vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, pháp luật Việt Nam đã có khung pháp lý điều chỉnh trong quy định của Luật SHTT, BLDS, Luật TM, Luật Cạnh tranh và các văn bản pháp luật khác Việc đảm bảo một hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh thương mại nói chung và hoạt động NQTM nói riêng ngày càng hiệu quả trên cơ sở tạo niềm tin cho cả bên nhượng quyền và bên nhận nhượng

quyền, việc mạnh dạn đầu tư từ các cơ sở kinh doanh theo đó cũng phát triển Tuy nhiên, trước tình hình thực tế hiện nay, việc xâm phạm các quyền về sở hữu trí tuệ trong hoạt động NQTM đặc biệt về nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh ngày càng phổ biến bởi những lợi ích kinh khủng mà nó mang lại Theo đó, cần có khung pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền hoàn chỉnh hơn nữa để bảo vệ tốt các bên trong giao dịch và đảm bảo một môi trường cạnh tranh lành mạnh Chính vì thế, tác giả chọn đề tài về “ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại” làm luận văn tốt nghiệp của mình

2 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại thường được nghiên cứu chung khi các tác giả nghiên cứu về hoạt động NQTM, thể hiện qua một số công trình khoa học sau:

Các bài báo khoa học khác như: Bùi Ngọc Cường (2007), “Hoàn thiện khung pháp lý về nhượng quyền thương mại”, tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8, 32- 38; Nguyễn Bá Bình (2006), “Nhượng quyền thương mại – Bản chất và mối quan hệ với hoạt động chuyển giao công nghệ, hoạt động Li-xăng”, tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 02(69), 21-26: Các tác phẩm nên trên chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu cách thức hoạt động của nhượng quyền thương mại, những vấn đề pháp lý cần lưu ý về chủ thể, về hợp đồng nhượng quyền, chưa đi sâu vào việc nghiên cứu quyền sở hữu trí tuệ trong NQTM cũng như cách thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ này

Luận văn thạc sĩ năm 2015 của Tạ Hoàng Thông – Học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc giá TP.HCM về đề tài “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam”: tác phẩm nghiên cứu về các vi phạm của quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền, các biện pháp để bảo vệ quyền này và một vài giải pháp cụ thể bảo vệ quyền SHTT trong NQTM, tuy nhiên luận văn này đi sâu nghiên cứu thực trạng pháp luật điều chỉnh về cơ chế bảo hộ quyền SHTT trong NQTM trong tương quan giữa Pháp Luật Thương Mại và Pháp luật SHTT

3 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về NQTM, quyền

sở hữu trí tuệ, đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động NQTM và tổng hợp, phân tích những xâm phạm liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động NQTM từ đó tìm ra phương hướng, giải pháp để hoàn thiện những quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động NQTM

4 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu lớn của luận văn là làm thế nào để có thể bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại Để làm sáng tỏ câu hỏi nghiên cứu lớn, luận văn có ba câu hỏi nghiên cứu nhỏ bao gồm:

Câu 1: Hoàn thiện các quy định về bảo hộ quyền SHTT trong NQTM để bảo vệ tốt quyền SHTT trong NQTM

Câu 2: Sự thiếu sót đáng quan tâm trong bảo hộ các yếu tố sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Câu 3: Mức độ quan tâm của các quy định pháp luật về các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại như thế nào

5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5.1 Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu lý thuyết về nhượng quyền thương mại, nội dung các quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Nghiên cứu về pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại

5.2 Phạm vi nghiên cứu

Tác giả nghiên cứu các văn bản pháp luật Việt Nam, chủ yếu các văn bản liên quan đến pháp luật thương mại và pháp luật sở hữu trí tuệ cùng một số văn bản nước ngoài quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động NQTM trong tương

quan với thực tiễn thực hiện và áp dụng việc bảo vệ quyền SHTT trong nhượng quyền thương mại

6 Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để nêu rõ cơ sở lý luận của nhượng quyền thương mại, quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động NQTM trong chương I; Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để nêu rõ nội dung các quyền

sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại trong chương II , đồng thời sử dụng phương pháp so sánh với pháp luật của Mỹ - nơi là cái nôi của nhượng quyền và hoạt động nhượng quyền thương mại diễn ra phố biến để chỉ ra ưu, nhược điểm của vấn đề trong pháp luật Việt Nam; Đồng thời sử dụng phương pháp thống kê, hệ thống để nêu ra những xâm phạm phổ biến trên thực tế và đề ra phướng hướng giải quyết

và sự cần thiết của các yếu tố SHTT trong NQTM

Chương 2: Thực trạng pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Ở chương này, tác giả nêu và đánh giá lại hiện trạng các quy định của pháp luật về các xâm phạm quyền SHTT trong NQTM, cơ chế bảo hộ các yếu tố SHTT trong NQTM, biện pháp bảo vệ các yếu tố SHTT trong NQTM, trong đó nêu rõ các

quy định chưa phù hợp dựa trên những tình huống thực tế đã phát sinh từ đó là cơ

sở cho những kiến nghị hoàn thiện ở chương 3

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Ở chương này, tác giả đưa ra những kiến nghị hoàn thiện các quy định về quyền SHTT trong NQTM trên cơ cở các nguyên tắc hoàn thiện cụ thể

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN

THƯƠNG MẠI

1.1 NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại

Hoạt động nhượng quyền thương mại từ thời điểm sơ khai cho đến khi phát triển mạnh mẽ như ngày nay về mặt bản chất luôn là hoạt động thương mại gắn liền với các yếu tố sở hữu trí tuệ đồng thời nhấn mạnh quyền kiểm soát hệ thống nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền Nhượng quyền thương mại là sự sáng tạo của các thương nhân để phát triển hệ thống kinh doanh của mình ra khỏi lãnh thổ một quốc gia khi mà phương thức phân phối buôn bán lẻ hay kinh doanh đại lý bộc

lộ những hạn chế nhất định Nhìn dưới góc độ kinh tế, nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại, là sự kết hợp hiệu quả nhất của hoạt động xúc tiến thương mại và phân phối thương mại Việc mua bán sự nổi tiếng là cách hiểu thông thường của hoạt động nhượng quyền thương mại và mục đích của các bên là tìm kiếm nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc phân phối thành công một khối lượng lớn hàng hóa, dịch vụ với một tên thương mại đặc thù Nhìn dưới góc độ pháp lý, pháp luật các quốc gia khác nhau đưa ra những khái niệm khác nhau về nhượng quyền thương mại1

Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh Quốc tế (The International Franchise Association – là hiệp hội lớn nhất nước Mỹ và thế giới) đưa ra khái niệm: “Nhượng quyền thương mại là mối quan hệ theo hợp đồng, giữa Bên giao và Bên nhận quyền, theo đó Bên giao đề xuất hoặc phải duy trì sự quan tâm liên tục tới doanh nghiệp của Bên nhận trên các khía cạnh như: bí quyết kinh doanh (know-how), đào tạo nhân viên; Bên nhận hoạt động dưới nhãn hiệu hàng hóa, phương thức, phương

1 Một số khái niệm về nhượng quyền thương mại được đăng tại

https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/02/27/2397/

pháp kinh doanh do Bên giao sở hữu hoặc kiểm soát; và Bên nhận đang, hoặc sẽ tiến hành đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng các nguồn lực của mình"

Khái niệm của Uỷ ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (the US Federal Trade Commission – FTC): Khái niệm một hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng theo đó Bên giao:

(i) hỗ trợ đáng kể cho Bên nhận trong việc điều hành doanh nghiệp hoặc kiểm soát chặt chẽ phương pháp điều hành doanh nghiệp của Bên nhận

(ii) li-xăng nhãn hiệu cho Bên nhận để phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ theo nhãn hiệu hàng hóa của Bên giao và

(iii) yêu cầu Bên nhận thanh toán cho Bên giao một khoản phí tối thiểu Trong khi đó, Cộng đồng chung Châu Âu EC (nay là liên minh Châu Âu EU): nhượng quyền thương mại là một "tập hợp những quyền sở hữu công nghiệp

và sở hữu trí tuệ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, bản quyền tác giả, bí quyết, hoặc sáng chế sẽ được khai thác để bán sản phẩm, hoặc cung cấp dịch vụ tới người sử dụng cuối cùng" Nhượng quyền thương mại có nghĩa là việc chuyển nhượng quyền kinh doanh được Khái niệm ở trên

Ngoài ra, Chương 54, Bộ luật dân sự Nga Khái niệm bản chất pháp lý của

"sự nhượng quyền thương mại" như sau: "Theo Hợp đồng nhượng quyền thương mại, một bên (bên có quyền) phải cấp cho bên kia (bên sử dụng) với một khoản thù lao, theo một thời hạn, hay không thời hạn, quyền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của bên sử dụng một tập hợp các quyền độc quyền của bên có quyền bao gồm, quyền đối với dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật kinh doanh, và các quyền độc quyền theo hợp đồng đối với các đối tượng khác như nhãn hiệu hàng hoá , nhãn hiệu dịch vụ, "

Tại Việt Nam nhượng quyền thương mại vẫn còn khá mới mẻ, được xem là manh nha xuất hiện vào giữa thập niên 90, khi mà đồng loạt xuất hiện hệ thống các

quán cà phê Trung Nguyên trên khắp mọi miền đất nước Mặc dù, cách làm của Trung Nguyên lúc đó không hoàn toàn là nhượng quyền thương mại, nhưng cũng phần nào thể hiện được những đặc trưng cơ bản của phương thức nhượng quyền thương mại Trong thời gian đó, khái niệm nhượng quyền thương mại gần như xa

lạ, chưa được luật hóa Năm 1998, lần đầu tiên thông tư 1254/BKHCN/1998 hướng dẫn Nghị định 45/CP/1998 về chuyển giao công nghệ, tại mục 4.1.1, có nhắc đến cụm từ “hợp đồng cấp phép đặc quyền kinh doanh – tiếng Anh gọi là franchise ” Năm 2004, Hội đồng Nhượng quyền thương mại Thế giới (WFC) đã tiến hành một cuộc điều tra với kết quả khẳng định rằng: đã tồn hơn 65 hệ thống franchise hoạt động tại Việt Nam, đa số là các thương hiệu nước ngoài Mặc dù còn khá ít so với các quốc gia láng giềng, nhưng với tình thế hiện nay, khi franchise đã được luật hóa, Việt Nam chính thức bước qua cửa WTO, đã có nhiều nhận định rằng hoạt động franchise sẽ phát triển như vũ bão Tháng 02/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2005/NĐ-CP về chuyển giao công nghệ, trong đó có nhắc đến việc cấp phép đặc quyền kinh doanh cũng được xem là chuyển giao công nghệ, do đó chịu sự điều chỉnh của nghị định này Tiếp đến, tại Điều 755 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định rằng hành vi cấp phép đặc quyền kinh doanh là một trong các đối tượng chuyển giao công nghệ

Kể từ năm 2006, nhượng quyền thương mại chính thức được luật hoá và công nhận Luật Thương mại 2005 (có hiệu lực từ 01/01/2006) đã dành nguyên Mục

8 Chương VI để quy định về hoạt động nhượng quyền thương mại Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, đến ngày 25/5/2006 thì Bộ Thương mại ban hành Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Đây chính là những căn cứ pháp lý cơ bản nhất, tương đối đầy đủ để điều chỉnh và tạo điều kiện cho franchise phát triển tại Việt Nam Theo đó, tại điều 284 Luật thương mại 2005 thì: “Nhượng quyền thương mại

là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận

quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1 Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2 Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh

Như vậy, Pháp luật Thương mại Việt Nam đã khẳng định nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại do các thương nhân thực hiện nhằm mục tiêu lợi nhuận Ngoài ra, với khái niệm này, pháp luật Việt Nam đã chỉ ra sự ràng buộc mang tính đặc thù giữa các bên trong quan hệ nhượng quyền, như nghĩa vụ chuyển giao phương thức kinh doanh cùng với các yếu tố liên quan đến sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền và nghĩa vụ chịu sự kiểm soát của bên nhận quyền trước bên nhượng quyền trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh

Tóm lại, tất cả các khái niệm về nhượng quyền thương mại trên đây đều dựa trên quan điểm cụ thể của các nhà làm luật tại mỗi nước Tuy nhiên, có thể thấy rằng các điểm chung trong tất cả những khái niệm này là việc một bên độc lập (Bên nhận) phân phối (marketing) sản phẩm, hoặc dịch vụ dưới nhãn hiệu hàng hóa, các đối tượng khác của các quyền sở hữu trí tuệ, và hệ thống kinh doanh đồng bộ do một bên khác (Bên giao) phát triển và sở hữu; để được phép làm việc này, Bên nhận phải trả những phí và chấp nhận một số hạn chế do bên giao quy định

1.1.2 Đặc điểm nhượng quyền thương mại

Từ khái niệm được phân tích ở trên, có thể rút ra hoạt động nhượng quyền thương mại có những đặc điểm riêng để phân biệt với các hoạt động thương mại khác:

Về mặt chủ thể: Trong nhượng quyền thương mại, luôn tồn tại hai chủ thể là

bên nhượng quyền và bên nhận quyền, đôi khi, trong quan hệ này còn có thể xuất hiện thêm bên nhận quyền thứ hai Theo đó, 2bên nhận quyền thứ hai là bên nhận lại quyền kinh doanh thương mại của bên nhượng quyền từ bên nhận quyền thứ nhất Trong trường hợp này, các bên lại phải có những thoả thuận, ứng xử phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên, nhất là bên nhượng quyền Như vậy, dưới góc độ pháp luật, bên nhượng quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại là thương nhân cấp quyền thương mại, bao gồm cả bên nhượng quyền thứ nhất và bên nhượng lại quyền Bên nhận quyền là thương nhân nhận quyền thương mại để khai thác, kinh doanh, bao gồm cả bên nhận quyền thứ nhất (bên nhận quyền sơ cấp) và bên nhận quyền thứ hai (bên nhận quyền thứ cấp) Tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 3, Nghị định số 35/2006/NĐ-CP cũng chỉ ra các đối tượng

có thể trở thành chủ thể của một quan hệ nhượng quyền thương mại, bao gồm: bên nhượng quyền, bên nhận quyền, bên nhượng quyền thứ cấp, bên nhận quyền sơ cấp

và bên nhận quyền thứ cấp

Ngoài ra, pháp luật về nhượng quyền thương mại của Việt Nam cũng có những quy định cụ thể về điều kiện đặt ra đối với chủ thể tham gia nhượng quyền bao gồm điều kiện về thời gian tối thiểu thực hiện việc kinh doanh trên thực tế và điều kiện về tư cách pháp lý của các bên Theo đó, hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã hoạt động được ít nhất 01 năm (nếu thương nhân Việt Nam là bên nhận quyền sơ cấp từ bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại)3

; để thực hiện việc nhượng quyền thương mại cho một thương nhân khác thì bản thân thương nhân đó

2 Vũ Đặng Hải Yến – một số vấn đề pháp lý về chủ thể của hợp đồng nhượng quyền thương mại

https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/05/13/7898905/

3

Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP

phải có một hệ thống, cơ sở kinh doanh có lợi thế cạnh tranh trên thị trường đủ để thương nhân khác thấy rằng kinh doanh dưới thương hiệu và sự nổi tiếng đó sẽ thu

về lợi nhuận Tất nhiên, khoảng thời gian hoạt động nhiều hay ít không đánh giá hết được khả năng hoạt động và sinh lợi của hệ thống kinh doanh bên nhượng quyền, tuy nhiên ở một góc độ nhất định nào đó góp phần giúp bên nhận quyền tránh khỏi những rủi ro phải đối mặt trong kinh doanh Không chỉ có Việt Nam, pháp luật các nước cũng quy định về thời gian hoạt động tối thiểu này của bên nhượng quyền và khoảng thời gian này ngắn hay dài tùy thuộc vào quan điểm pháp luật của mỗi nước Mặt khác, hoạt động nhượng quyền thương mại là hoạt động đặc thù nên phải do các thương nhân thực hiện Đối với thương nhân nhận quyền, điều kiện chủ thể này dường như đơn giản hơn so với bên nhượng quyền, pháp luật chỉ quy định thương nhân nhận quyền được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động nhượng quyền thương mại4

Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại là quyền thương mại

Đây là một khái niệm trừu tượng có mối liên hệ đặc biệt với các đối tượng sở hữu trí tuệ Trước đây nhượng quyền thương mại được xem là nhượng quyền phân phối sản phẩm, còn hiện nay đa số các nước theo quan điểm NQTM là nhượng quyền phương thức kinh doanh Nội dung của quyền thương mại phát triển rất phong phú,

có thể bao gồm quyền sử dụng các tài sản trí tuệ như tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, bí mật kinh doanh và quyền kinh doanh theo mô hình với phương thức quản lý, đào tạo, tiếp thị sản phẩm của bên nhượng quyền Trong quan

hệ nhượng quyền thương mại, nội dung cốt lõi chính là việc bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được sử dụng quyền thương mại của mình trong kinh doanh

Qua đó, có thể xác định được đối tượng của hoạt động NQTM sẽ là tập hợp những

QSHTT liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, Bí mật kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế hoặc quyền tác giả của bên nhượng quyền và được bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của bên nhân quyền trong một phạm vi giới hạn nhất định

4

Điều 6 Nghị định 35/2006/NĐ-CP

Giữa Bên nhượng quyền và Bên nhận quyền luôn tồn tại một mối quan hệ hỗ trợ mật thiết, đồng thời luôn có sự kiểm soát của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền Đây là đặc điểm khác biệt cơ bản giữa hình thức NQTM với các hoạt

động thương mại khác Sở dĩ tồn tại mối quan hệ mật thiết này bởi lẽ khi thực hiện hoạt động nhượng quyền này các bên mong muốn mở rộng, phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, dịch vụ đồng thời mở rộng mô hình kinh doanh, phát triển thương hiệu Chính vì thế, sự đồng bộ và thống nhất là cần thiết và là mục đích hướng tới khi thực hiện hoạt động nhượng quyền tới mức khách hàng không thể nhận ra các thương nhân trong hệ thống nhượng quyền là những cơ sở kinh doanh độc lập Để duy trì tính đồng bộ và thống nhất, bên nhượng quyền có thể duy trì việc kiểm tra đối với bên nhận quyền, có thể kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất

1.1.3 Phân biệt hoạt động nhượng quyền thương mại với các hoạt động

thương mại khác

So với hoạt động bán doanh nghiệp: Điểm khác biệt giữa nhượng quyền

thương mại và bán doanh nghiệp là ở hậu quả pháp lý của nó, bán doanh nghiệp

là việc chuyển đổi sở hữu toàn bộ một doanh nghiệp cho pháp nhân khác, hậu quả pháp lý là bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt việc mua bán hoàng hóa dịch vụ đó Còn đối với hoạt động nhượng quyền thì cả hai bên nhượng quyền và nhận quyền

sẽ song song tồn tại và kinh doanh hàng hóa dịch vụ dưới cùng một tên thương mại, nhãn hiệu, mô hình kinh doanh của bên nhượng quyền

So với hoạt động đại lý thương mại: Sự khác biệt chủ yếu của hai hoạt động

này là ở trách nhiệm sở hữu hàng hóa và rủi ro trong kết quả kinh doanh Đối với đại lý thương mại, bên giao đại lý vẫn là chủ sở hữu của hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý vì vậy khi bên đại lý không bán được hàng hóa hoặc có vấn đề về rủi

ro đối với hàng hóa thì bên giao địa lý phải chịu trách nhiệm, bên đại lý thương mại chỉ bán hộ để hưởng thù lao5, đồng thời, bên đại lý được quyền chủ động trong việc

5

Điều 166 Luật Thương Mại Số 36/2005 – QH11

tổ chức hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sao cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và không cần đảm bảo sự thống nhất với các bên đại lý khác Ngược lại, Khi tiến hành nhượng quyền thì bên nhượng quyền và bên nhận quyền được xác định là hai chủ thể kinh doanh độc lập và mối quan hệ gắn kết giữa hai bên là cùng kinh doanh dưới một tên chung ở đây là nhãn hiệu, thương hiệu của hàng hóa Vì vậy, bên nhận quyền phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa cũng như chịu trách nhiệm với khách hàng về chất lượng của sản phẩm

So với hoạt động chuyển giao công nghệ: Sự khác biệt giữa hoạt động

chuyển giao công nghệ và nhượng quyền thương mại ở bản chất của hoạt động, việc chuyển giao công nghệ với mục đích đơn thuần là chuyển giao các công nghệ để ứng dụng nó vào quá trình sản xuất, bên nhận công nghệ có quyền ứng dụng công nghệ đó để sản xuất ra sản phẩm dưới bất kỳ thương hiệu, kiểu dáng, tên thương mại nào mà họ mong muốn Còn đối với hoạt động nhượng quyền thương mại, mục đích là mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm của bên nhượng quyền bằng pương thức chuyển giao “quyền thương mại|” bao gồm cả việc chuyển giao nhãn hiệu, tên thương mại, công nghệ, bí quyết kinh doanh và bên nhận quyền chỉ được sử dụng các công nghệ mà mình nhận được để sản xuất, cung ứng các loại dịch vụ có cùng chất lượng, hình thức, dưới nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại của Bên nhượng quyền Ngoài ra, còn có sự khác biệt về mặt chủ thể, trong hoạt động chuyển giao công nghệ, bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao có thể là bất kỳ cá nhân nào

sở hữu công nghệ, có nhu cầu bán lại hoặc ứng dụng công nghệ đó vào sản xuất kinh doanh, do đó đa phần pháp luật các quốc gia không quy định về điều kiện chủ thể khi thực hiện hoạt động này Trong khi đó, với hoạt động nhượng quyền thương mại để đảm bảo hoạt động có tính khả thi và hiệu quả, pháp luật các quốc gia thường đặt ra điều kiện về chủ thể chẳng hạn như phải là thương nhân, bên nhượng quyền phải có thời gian kinh doanh thực tế và bên nhận quyền phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với quyền thương mại được chuyển giao

So với hoạt động Li-xăng: Giữa hoạt động Li- xăng (chuyển quyền sử dụng

đối tượng sở hữu công nghiệp) và nhượng quyền thương mại có điểm tương đồng ở

đó là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế… Tuy nhiên, hai hoạt động này cũng có khác biệt đặc trưng: chỉ là một phần của nhượng quyền thương mại do phạm vi giới hạn trong quan hệ sở hữu trí tuệ nói chung sở hữu công nghiệp nói riêng, hoạt động li-xăng chuyển giao quyền sử dụng từng đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay sáng chế một cách tách rời, độc lập, đồng thời, các bên trong quan hệ Li-xăng cũng chỉ nhắm đến các đối tượng được bảo hộ sở hữu công nghiệp được thể hiện một cách hình thức thông qua văn bằng chứng nhận Trong khi đó, nhượng quyền thương mại chuyển giao một tập hợp các quyền với đối tượng sở hữu trí tuệ mà chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau không thể tách biệt, tạo thành một chỉnh thể thống nhất của đối tượng được các bên chuyển giao Ngoài ra, điểm khác biệt giữa hai hoạt động này còn ở việc kiểm soát đối tượng được chuyển giao, bên được Li-xăng có quyền sử dụng các đối tượng Li-xăng để gắn vào hàng hóa, dịch vụ của mình một cách tự do mà không phụ thuộc vào ý chí của bên Li-xăng tùy thuộc vào thỏa thuận các bên, hơn nữa pháp luật về

sở hữu trí tuệ cho phép Bên được chuyển quyền được cải tiến các đối tượng được chuyển nhượng Ngược lại với tinh thần ban đầu của nhượng quyền thương mại là mang lại sản phẩm, dịch vụ tương tự nhau cho tất cả khách hàng trên các khu vực địa lý khác nhau nên bên nhượng quyền chỉ được sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được dề cập trong hợp đồng nhượng quyền theo cách thức mà bên nhượng quyền mong muốn và chỉ được gắn những đối tượng đó lên những sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng, hình thức, giá cả mà bên nhượng quyền cho là đảm bảo được tính đồng bộ của hệ thống nhượng quyền

1.2 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái quát quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Quyền sở hữu trí tuệ là tập hợp các quyền đối với tài sản vô hình là thành quả lao động sáng tạo hay uy tín kinh doanh của các chủ thể, được pháp luật quy định bảo hộ 6 Trong định nghĩa này, cũng cần bổ sung thêm là mặc dù quyền sở hữu trí tuệ có tên gọi và nhiều điểm tương đồng với quyền sở hữu, song hiện nay các học giả vẫn chưa nhất trí xem có nên coi quyền sở hữu trí tuệ là một loại quyền

sở hữu hay không Đối tượng của loại sở hữu này là các tài sản phi vật chất nhưng

có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại Đó là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình khoa học kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại Các tổ chức kinh tế, các tổ chức SHTT thế giới và pháp luật của hầu hết các quốc gia đều thừa nhận quyền tinh thần và quyền kinh tế của những người sáng tạo ra tài sản trí tuệ, đồng thời đảm bảo sự hải hòa lợi ích giữa những người sáng tạo, người sử dụng và công chúng hưởng thụ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp

và quyền đối với giống cây trồng7 Khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ này cũng được thừa nhận khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa

Kỳ, theo đó: “Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hóa, thông tin bí mật (bí mật thương mại), kiểu dáng công nghiệp và quyền đối với giống thực vật8” Trong đó, quyền tác giả được bảo hộ theo cơ chế tự động phát sinh ngay sau khi tác phẩm được hình thành, còn nhóm sở hữu công nghiệp và giống cây trồng, các quyền phải được xác lập bằng việc cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

6 Lê Nết (2006), “Quyền sở hữu trí tuệ”, Tài liệu bài giảng, tr.13

7 Theo Khoản 1 Điều 4 Luật SHTT 2005

8

Theo Khoản 2, Điều 2, Chương 2, Hiệp Định thương mại Việt Mỹ

Một vài nước trên thế giới không đưa ra khái niệm về quyền sở hữu trí tuệ, chỉ liệt kê các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, ngay cả tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) cũng chỉ liệt kê đối tượng của quyền SHTT gồm: quyền tác giả và quyền

sở hữu công nghiệp, trong đó QSHCN là quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bằng phát minh và chỉ dẫn địa lý9

Như vậy, mặc dù pháp luật có nước có thể có hoặc không việc chú trọng

định nghĩa về QSHTT, tuy nhiên, có thể hiểu khái quát về QSHTT “là các quyền

hợp pháp xuất pháp từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật10”

Quay trở lại với quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại, khái niệm về nhượng quyền thương mại được nêu tại Điều 284 Luật thương mại 2005 có

sử dụng yếu tố về quyền sở hữu trí tuệ để phần nào xác định nội hàm khái niệm quyền thương mại mà bên nhượng quyền có thể trao cho bên nhận quyền Theo quy định này, quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền được hiểu là: “việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền11” Ngoài ra, Cộng đồng chung Châu Âu EC (nay là liên minh Châu Âu EU) trong định nghĩa nhượng quyền thương mại của mình cũng đã nêu nhượng quyền thương mại là một "tập hợp những quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, bản quyền tác giả, bí quyết, hoặc sáng chế sẽ được khai thác để bán sản phẩm, hoặc cung cấp dịch vụ tới người sử dụng cuối cùng" Có thể khẳng định các yếu tố sở hữu trí tuệ đóng vai trò xương

9 Theo trang web của tổ chức Wipo http://www.wipo.int/about-ip/en/

10

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Cẩm nang sở hữu trí tuệ, Cục sở hữu trí tuệ 2005

11 Xem thêm quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định 35/2006/ NĐ-CP về hoạt động Nhượng quyền thương

mại, theo đó “Quyền thương mại” bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các quyền sau đây: - Quyền được Bên

nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

sống của quyền thương mại trong hoạt động nhượng quyền thương mại Chính vì yếu tố quan trọng này, mà bên nhượng quyền có nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng các yếu tố này cho bên nhận quyền sử dụng một cách hợp pháp, đồng thời cả hai bên đều phải có trách nhiệm bảo vệ các yếu tố này khỏi sự xâm phạm của bên thứ ba để đảm bảo sự an toàn cho cả hệ thống nhượng quyền trong kinh doanh

1.2.2 Nội dung các quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại

Như đã đề cập ở phần trên, có thể liệt kê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại gồm: nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, KDCN, sáng chế, quyền tác Cũng có quan điểm cho rằng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại còn có chỉ dẫn địa lý, tuy nhiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật SHTT thì “quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng”, như vậy vô hình chung chỉ dẫn địa

lý không thể trở thành đối tượng của hoạt động NQTM Ngoài ra, các quyền sở hữu trí tuệ khác vẫn thường bắt gặp trong nhượng quyền thương mại như: khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh Theo đó, nội dung của QSHTT đối với các đối tượng SHTT trong hoạt động NQTM được xác định như sau:

Nhãn hiệu trong nhượng quyền thương mại: Theo Khoản 16 Điều 4 Luật

SHTT 2005, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, do đó nó là một yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt của các cơ sở nhượng quyền trong một hệ thống nhượng quyền nhất định Đây cũng là một trong những yếu tố thường xuyên được chuyển giao trong tập hợp các yếu tố của quyền thương mại từ bên nhượng quyền cho bên nhận quyền Sự tồn tại của yếu

tố sở hữu trí tuệ này trong quan hệ nhượng quyền là không thể phủ nhận khi lịch sử hình thành của hoạt động nhượng quyền là từ hoạt động phân phối sản phẩm của các thương nhân thông qua việc cho phép thương nhân khác độc quyền sử dụng nhãn hiệu gắn trên sản phẩm của mình Theo quy định tại khoản 5 Điều 125 Luật SHTT việc sử dụng nhãn hiệu trong NQTM sẽ gắn với việc sử dụng các hành vi sau: bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên

hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ Nhãn hiệu không được bảo hộ tự động như tên thương mại12, do đó trong quan hệ nhượng quyền, bên nhượng quyền muốn chuyển giao nhãn hiệu của mình cho các bên nhận quyền thì phải hoàn tất các thủ tục đăng

ký nhãn hiệu theo pháp luật quốc gia hoặc điều ước quốc tế

Tên thương mại trong nhượng quyền thương mại: Tên thương mại là tên gọi

của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh và nó được bảo hộ theo cơ chế tự động khi doanh nghiệp sử dụng hợp pháp tên thương mại đó Trong nhượng quyền thương mại, các bên có thể thỏa thuận để bên nhận quyền sử dụng tên thương mại của bên nhượng quyền thậm chí

có thể đăng ký và kinh doanh dưới cùng một tên thương mại với bên nhượng quyền, theo đó việc sử dụng tên thương mại trong nhượng quyền là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo13 Khi tiến hành chuyển nhượng, bên nhượng quyền chỉ được chuyển nhượng tên thương mại cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó

Bí quyết kinh doanh trong nhượng quyền thương mại: Bí quyết kinh doanh là

một yếu tố được đề cập đến trong định nghĩa về quyền thương mại của hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam cũng như các nước Tuy nhiên, các quy định của pháp luật Việt Nam lại không tìm thấy bất kỳ định nghĩa nào về bí quyết kinh doanh, mà chỉ đề cập đến bí mật kinh doanh Theo đó bí mật kinh doanh là thông tin

12 Trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6 Luật SHTT 2005

13

Theo Khoản 6, Điều 24 Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh14

Trong NQTM, cũng như những đối tượng SHTT khác, chủ sở hữu BMKD có thể cho phép bên nhận quyền sử dụng BMKD thông qua việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hành vi như: được sản xuất sản phẩm theo quy trình và tiêu chuẩn sản phẩm từ các BMKD do bên nhượng quyền cung cấp cũng như cho phép bên nhượng quyền quảng cáo để bán sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh

Cần giải thích thêm rằng bí mật kinh doanh gồm hai yếu tố: bí mật và quyết định, bí mật nghĩa là thông tin không được dễ biết hoặc dễ suy đoán, quyết định nghĩa là thông tin đó đóng vai trò quyết định trong quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ Do đó, người nắm giữ bí mật kinh doanh này sẽ có lợi thế hơn trong cạnh tranh, tuy nhiên, bản thân các thông tin bí mật không phải là giải pháp kỹ thuật nên không thể nào bảo hộ được dưới danh nghĩa sáng chế; và cũng không thể giải trình công khai để đăng ký bảo hộ do tính bảo mật của thông tin, nghĩa là bí mật kinh doanh sẽ không được bảo hộ độc quyền, vì vậy mà khi soạn thảo hợp đồng nhượng quyền, ta cần nắm rõ các quy định về nghĩa vụ dân sự và quy định nghĩa vụ bảo mật của đôi bên cho chắc chắn

Kiểu dáng công nghiệp trong nhượng quyền thương mại: Kiểu dáng công

nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này15 Đối với quan hệ nhượng quyền thương mại, kiểu dáng công nghiệp cũng được coi là một trong những yếu tố góp phần đặc định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của cả hệ thống nhượng quyền Do đó,

để đảm bảo tính đồng bộ, tính nhất quán của hệ thống nhượng quyền thương mại,

14 Tương đồng với pháp luật Việt Nam, bí mật kinh doanh dưới góc độ pháp luật của Mỹ được định nghĩa khá rõ ràng Cụ thể là, bí mật kinh doanh là các thông tin bao gồm công thức, mẫu hình, bản sưu tập thông tin, chương trình, thiết bị, cách thức, phương pháp hoặc quy trình mà trong đó: làm phát sinh giá trị kinh tế độc lập, thực tế và có tiềm năng, không phải là hiểu biết thông thường và người khác với các phương thức thích hợp không thể tiếp cận được giá trị kinh tế đó từ việc tiết lộ hay sử dụng thông tin; và cần phải đưa ra các biện pháp cần thiết và hợp lý để đảm bảo tính bí mật cho thông tin (Khoản 4 Điều 1 Luật bí mật kinh doanh hợp nhất Mỹ 1979)

15

Khoản 13 Điều 4 Luật SHTT 2005

khi thực hiện việc nhượng quyền thương mại cũng đồng thời phải chuyển giao cả quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm của mình cho bên nhận quyền Theo đó, KDCN được đề cập trong hoạt động NQTM thường là những thiết kế được làm ra để tạo lợi thế cho bên nhượng quyền như: những mẫu mã về hình dáng, màu sắc của bao bì sản phẩm, bàn ghế, chén dĩa, hình dáng của những thiết bị chuyên dụng và bên nhận quyền sẽ được sản xuất, sử dụng các sản phẩm có kiểu dáng khác biệt đã được bảo hộ đó để tạo ra nét cạnh tranh

Khẩu hiệu kinh doanh 16

trong nhượng quyền thương mại: đặc điểm của khẩu

hiệu kinh doanh (Slogan) thường là những dòng chữ cô đọng, ngắn gọn gắn với đặc điểm của hàng hóa, dịch vụ cung cấp hoặc những giá trị do hàng hóa, dịch vụ mang lại, trong thương mại ngày nay khẩu hiệu kinh doanh thường được coi là một tài sản

vô hình của doanh nghiệp/ cơ sở kinh doanh Trong nhượng quyền thương mại, khẩu hiệu kinh doanh cũng là một yếu tố làm nên thương hiệu của bên nhượng quyền và là một đối tượng được chuyển giao khi quyền thương mại được chuyển giao Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của hầu hết các quốc gia chưa ghi nhận khẩu hiệu kinh doanh là một yếu tố sở hữu trí tuệ được bảo hộ một cách độc lập Các khẩu hiệu kinh doanh thường được xem như nhãn hiệu hàng hoá Cách sử dụng khẩu hiệu đơn thuần là một sự xác nhận của nhà quảng cáo rằng họ đang xem xét dòng chữ này như một nhãn hiệu riêng và nó không đảm bảo bất cứ quyền lợi hợp pháp nào Để được bảo vệ về mặt pháp lý, khẩu hiệu kinh doanh phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa17

- Tại Mỹ, “khẩu hiệu” (slogan) còn được gọi là tags, tag lines, hay taglines

- Tại Anh, “khẩu hiệu” được gọi là end lines, endlines, hay straplines

- Người Đức ưa thích từ “claims” (thỉnh cầu) hơn, trong khi người Pháp sử dụng từ “signatures” (ký hiệu)

- Tại Hà Lan,“khẩu hiệu” (slogan) được gọi là pay-offs hay payoffs Không chỉ có vậy, có nơi “khẩu hiệu” (slogan) được biết đến với cái tên rip-offs hay ripoffs Và tại hãng ADSlogans Unlimited, “khẩu hiệu” (slogan) được gọi là slogos (khẩu hiệu bên cạnh logo)

17 Thực tế cho thấy, số lượng câu Slogan được bảo hộ rất ít và thường bị từ chối do mang tính mô tả tính chất, công dụng, phương pháp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo Điểm c Khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009

Tương tự khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh cũng là một yếu tố

cấu thành nên quyền thương mại và được chuyển giao trong quan hệ nhượng quyền, mặc dù xét về góc độ pháp lý, biểu tượng kinh doanh không được định nghĩa trong

luật cũng không được quy định là một đối tượng được bảo hộ trong Luật SHTT

Trên thực tế bản thân các thương nhân nhượng quyền để bảo về biểu tượng kinh doanh của hệ thống nhượng quyền họ thường đăng ký bảo hộ biểu tượng kinh doanh với danh nghĩa một nhãn hiệu và được các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ chấp thuận bảo hộ Do đó, việc phân biệt giữa biểu tượng kinh doanh và nhãn hiệu

là rất khó dưới góc độ pháp lý

Quyền tác giả trong nhượng quyền thương mại: Quyền tác giả là quyền của

tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu18; Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu

vệ tinh mang chương trình được mã hóa19 QTG được hiểu một cách đơn giản, là quyền cho phép tác giả và chủ sở hữu QTG được độc quyền khai thác tác phẩm, chống lại việc sao chép bất hợp pháp Về khái niệm pháp lý, QTG là tổng hợp các quy phạm quy định và bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu QTG đối với tác phẩm văn hoc, nghệ thuật, khoa học Trong quan hệ nhượng quyền, liên quan đến quyền tác giả thì quyền tài sản thường được quan tâm nhiều hơn, bởi lẽ quyền nhân thân nếu có sẽ liên quan chủ yếu giữa bên nhượng quyền và tác giả của tác phẩm Theo đó, quyền tài sản đối với tác phẩm tập trung vào các loại hình tác phẩm như: mẫu thiết kế quảng cáo, thiết kế bảng hiệu, biểu tượng, hay các đoạn quảng cáo, bài hát, khẩu hiệu, chương trình máy tính Những tác phẩm này được tạo ra hoặc được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động của cơ sở nhượng quyền Bên nhượng quyền lúc này sẽ cho phép bên nhận quyền được sử dụng, sao chép các tác phẩm này nhằm tạo ra sự thống nhất trong hệ thống nhượng quyền đồng thời nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng và quảng

cáo cho hệ thống nhượng quyền Trong quá trình vận hạnh hệ thống nhượng quyền, bên nhượng quyền có thể cho phép bên nhận uyền được sử dụng các chương trình máy tính mà bên nhượng quyền tạo ra hoặc là chủ sở hữu để đáp ứng nhu cầu điều khiển, quản lý, điều hành hệ thống Trong quá trình thực hiện, bên nhượng quyền thường quy định những nghĩa vụ tương đối chặt chẽ cho bên nhận quyền, bên nhận quyền không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhượng quyền, đồng thời bên nhận quyền phải sử dụng đúng mục đích, cách thức mà các bên đã thỏa thuận

1.2.3 Vai trò của các yếu tố sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền

thương mại

Từ những phân tích trên đây để làm rõ khái niệm của hoạt động nhượng quyền thương mại cũng như các yếu tố sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại đặc thù này có thể dễ dàng nhận thấy vai trò to lớn của các yếu tố này trong quan hệ nhượng quyền thương mại ở các khía cạnh như sau:

Một là, các yếu tố sở hữu trí tuệ giúp xác định nội hàm khái niệm nhượng quyền thương mại Về bản chất nhượng quyền thương mại là một phương thức mở

rộng hệ thống kinh doanh, phân phối sản phẩm do các thương nhân tiến hành thông qua việc một thương nhân nhượng lại cho một hoặc nhiều thương nhân khác “quyền thương mại” là một tập hợp các quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ, công nghệ, cách thức bài trí, bí quyết kinh doanh, quảng cáo có mối liên hệ chặt chẽ và trong một thể thống nhất, đồng thời các thương nhân nhận quyền này phải chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ thương nhân nhượng quyền Như vậy, có thể khẳng định các yếu tố sở hữu trí tuệ là một bộ phận không thể thiếu trong “quyền thương mại” mà bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền thông qua hợp đồng nhượng quyền thương mại Do đó, pháp luật các nước có thể nhìn nhận hoạt động nhượng quyền dưới các góc độ khác nhau hoặc có thể gọi hoạt động này bằng những tên gọi không giống nhau nhưng đều thống nhất ở một điểm đó là luôn đề cập đến các yếu

tố sở hữu trí tuệ khi quy định về khái niệm nhượng quyền thương mại Có thể các

yếu tố sở hữu trí tuệ được đề cập trong khái niệm nhượng quyền thương mại theo pháp luật các nước là không hoàn toàn đồng nhất, có những đối tượng luôn luôn xuất hiện như nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kinh doanh…nhưng có những đối tượng như biểu tượng kinh doanh, bản quyền tác phẩm, cách thức vận hành…….không phải lúc nào cũng được pháp luật các nước ghi nhận Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến sự hiện diện của các yếu tố sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại bởi vì dù ở dạng này hay dạng khác các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ luôn có vai trò trong việc xác định nội hàm của khái niệm nhượng quyền thương mại

Hai là, các yếu tố sở hữu trí tuệ hiện diện trong quan hệ nhượng quyền thương mại có ý nghĩa phân biệt hoạt động này với các hoạt động thương mại khác tương đồng với nó Các yếu tố sở hữu trí tuệ tồn tại trong quan hệ nhượng quyền

không phải một cách độc lập mà là kết hợp chặt chẽ với nhau theo một thể thống nhất và được sử dụng theo những điều kiện nhất định giúp đặc định hoạt động nhượng quyền thương mại với các hoạt động thương mại khác có những nét tương đồng Cụ thể, sự tồn tại của các yếu tố sở hữu trí tuệ trong “quyền thương mại” mà bên nhượng trao cho bên nhận làm cho hoạt động nhượng quyền thương mại khác biệt với hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa hay hoạt động đại lý Bên cạnh đó, tính chất kết hợp chặt chẽ của các đối tượng sở hữu trí tuệ khi chuyển giao trong hoạt động nhượng quyền giúp việc phân biệt hoạt động nhượng quyền với hoạt động ly-xăng, chuyển giao công nghệ trở nên đơn giản

Ba là, việc quyền sở hữu trí tuệ đối với các yếu tố được đề cập trong quyền thương mại của bên nhượng quyền được pháp luật ghi nhận và bảo hộ là một trong những điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của hoạt động nhượng quyền thương mại Sở dĩ như vậy là do, hoạt động nhượng quyền ra đời xuất phát từ nhu

cầu mong muốn mở rộng hệ thống phân phối, mô hình kinh doanh, đồng thời lại thu được một khoản phí khổng lồ từ việc mở rộng đó bằng cách cho phép các bên nhận kinh doanh dưới sự nổi tiếng, uy tín cùng cách thức tổ chức kinh doanh của bên

nhận quyền Do vậy, để đảm bảo bên nhận quyền được phép kinh doanh dưới danh tiếng của bên nhượng quyền thì điều kiện đặt ra là bên nhượng quyền phải đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với các sản phẩm trí tuệ như tên thương mại, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bí quyết kinh doanhv.v…Và sự đảm bảo của bên nhượng quyền chính là việc pháp luật ghi nhận và bảo hộ quyền sở hữu đối với các đối tượng đó Điều này cũng đồng nghĩa với việc bên nhận quyền được sử dụng các đối tượng này một cách hợp pháp và bên nhượng quyền được quyền và có cơ chế để kiểm soát quá trình sử dụng của bên nhận quyền, nhằm đảm bảo các đối tượng này được vận hành theo đúng cách thức mà bên nhượng quyền cho là cần thiết, đồng thời loại bỏ được nguy cơ mất “quyền thương mại” trong mối quan hệ với bên nhận quyền Mặt khác, sự bảo hộ của pháp luật đối với các yếu tố sở hữu trí tuệ còn có tác dụng bảo vệ cả hệ thống nhượng quyền khỏi sự xâm phạm của một bên thứ ba bất kỳ, giúp cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền cùng yên tâm kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển không ngừng của hệ thống nhượng quyền thương mại

1.2.4 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là nhà nước và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ của mình, chống lại mọi sự xâm phạm để giữ nguyên vẹn quyền sở hữu các đối tượng này Dưới góc độ pháp lý, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại được quy định tại phần thứ năm của Luật sở hữu trí tuệ 2005 bao gồm các quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự; xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính và hình sự; kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến

sở hữu trí tuệ Theo đó, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm việc chủ thể có quyền

tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình thông qua việc áp dụng các biện pháp sau:

20áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; yêu cầu tổ chức, cá nhận có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; Yêu cầu

20

Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình Nhìn chung có thể hiểu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hệ thống chính sách và pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ nhằm chống lại sự xâm phạm của các chủ thể khác

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có những điểm khác biệt nhất định so với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bảo hộ quyền

sở hữu trí tuệ dưới góc độ pháp lý luôn được gắn với sự quản lý của nhà nước, là các giải pháp ghi nhận, hỗ trợ, giúp đỡ bằng chính sách, pháp luật mà trong luật sở hữu trí tuệ đã quy định tại các phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba và phần thứ

tư Có thể hiểu chung nhất bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc nhà nước đảm bảo quyền sở hữu với các đối tượng sở hữu trí tuệ cho cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ hoặc thừa nhận bảo hộ theo quy định của pháp luật Tuy nhiên, góc độ của bài nghiên cứu này không theo quan điểm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đơn thuần là việc

áp dụng quyền tự bảo vệ được quy định tại Điều 198 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 mà theo ý nghĩa bảo vệ là “làm tốt hơn”, nghĩa là làm thế nào để quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại được quy định của pháp luật bảo vệ tốt nhất, trong đó bao gồm cả việc hoàn thiện các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động nhượng quyền thương mại diễn ra trong thực tiễn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN

THƯƠNG MẠI

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

2.1.1 Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ phía bên nhượng quyền

Các xâm phạm quyền SHTT từ phía bên nhượng quyền chủ yếu là vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với quyền sở hữu trí tuệ cho bên nhận quyền: Một

trong những vấn đề đặt ra gây trở ngại cho một quan hệ hợp đồng NQTM cụ thể và hoạt động NQTM nói chung là tính chất mất cân xứng về thông tin và quyền lực giữ bên nhượng quyền và bên nhận quyền Bên nhượng quyền thường có thời gian tham gia thương trường lâu hơn, nắm giữ đối tượng quan trọng nhất của hợp đồng

mà bên nhận quyền hướng tới (quyền thương mại), là người chủ động xây dựng và hướng thương hiệu của mình đến hoạt động NQTM để phát triển hệ thống Vì thế, bên nhượng quyền có quyền lực và thông tin nhiều hơn bên nhận quyền, tạo nên sự mất cân xứng trong tương quan giữa hai bên

Trong bất kỳ hình thức kinh doanh nào cũng có nhiều đối tượng lợi dụng để tiến hành các hoạt động phi pháp Đặc điểm của hoạt động NQTM là hình thức kinh doanh mới, dựa vào lòng tin của bên nhận quyền về giá trị của một thương hiệu, bên nhận quyền phải trả một khoản phí ban đầu khá lớn là điều kiện thuận lợi

để thương nhân không đạo đức lừa bịp thương nhân mong muốn nhận quyền ít kinh nghiệm và thiếu thông tin Cho nên pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của đa

số các quốc gia đều yêu cầu bên nhượng quyền phải cung cấp rất nhiều tài liệu theo mẫu để bên nhận quyền xem xét, từ đó đánh giá được độ tin cây, uy tín thương hiệu, phương thức kinh doanh có hiệu quả hay không Quy định về việc cung cấp bản giới thiệu NQTM được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 287 Luật Thương Mại 2005, khoản 1 Điều 8 Nghị định 35/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật

thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại; theo đó, bên nhượng quyền có nghĩa vụ “cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền của mình cho bên

dự kiến nhận quyền ít nhất 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp động nhượng quyền thương mại”, nghĩa vụ này sẽ được bên nhượng quyền thực hiện nếu không

có “thỏa thuận khác” Hiểu theo điều luật thì nghĩa vụ cung cấp thông tin về hệ thống nhượng quyền không phải là nghĩa vụ bắt buộc của bên nhượng quyền trong mọi trường hợp Như đã phân tích ở trên, nếu bên nhận quyền thường được cho là bên yếu thế hơn trong quan hệ nhượng quyền thế nên bằng cách nào đó bên nhượng quyền thỏa thuận (hoặc ép) bên nhận quyền về việc không cung cấp trước thông tin

là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt các thông tin liên quan đến phần quyền sở hữu trí tuệ: bí mật kinh doanh, hoặc thông tin chứng minh bên nhượng quyền là chủ

sở hữu hợp pháp với các tài sản trí tuệ, từ đó bên nhận quyền có thể đưa ra những quyết định chưa phù hợp ý chí của bên nhận quyền, đồng thời chưa đảm bảo được quyền lợi của mình

Cho dù xét tới trường hợp bên nhượng quyền đã thực hiện việc cung cấp thông tin cho bên nhượng quyền một cách đầy đủ thì cũng không có cơ sở để xác định những thông tin được cung cấp cho bên nhận quyền là trung thực Đối với các quyền SHTT được ghi nhận bằng các văn bằng chứng nhận của Quốc gia thì việc

cơ quan chức năng và bên nhận quyền kiểm tra lại các thông tin về chứng nhận QSHTT là điều có thể được thực hiện một cách đơn giản Tuy nhiên, đối với BMKD hay QTG thì việc cung cấp thông tin trung thực về QSHTT hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thiện chí của bên nhượng quyền, chưa kể bên nhượng quyền có thể cung cấp các loại tài liệu, phần mềm máy tính vi phạm bản quyền, mục đích của các hành vi không trung thực này là thu hút được bên nhận quyền tham gia vào hệ thống, thu các loại phí từ bên nhận quyền Hành vi nếu ở mức độ nghiêm trọng có thể được xem là hành vi của “bên nhượng quyền giả hiệu” và gây thiệt hại lớn cho bên nhận quyền

Trước đây, theo quy định bên nhượng quyền phải đăng ký bản nhượng quyền cho cơ quan nhà nước xem xét và thẩm định21 Cụ thể nếu nhượng quyền từ nước ngoài vào trong nước và ngược lại thì đăng ký tại Bộ Công Thương, NQTM nội địa thì đăng ký tại Sở Công thương Đây là quy định nhằm đảm bảo hơn tính xác thực của thông tin về hệ thống nhượng quyền; Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện NQTM trong nước và NQTM từ Việt Nam ra nước ngoài không phải làm thủ tục đăng ký22 nên bên nhượng quyền cũng không phải gửi bản giới thiệu nhượng quyền lên Sở Công thương

Đơn cử một tranh chấp liên quan đến việc cung cấp thông tin chưa trung thực

về quyền sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền, vụ tranh chấp chuyển nhượng quyền

thương mại bộ phim The returneast heroes (Đông quy anh hùng truyện) giữa Công

ty Xian Hua International Video & Audio Co., Ltd (Đài Loan) với Công ty TNHH Truyền thông Tiến Việt (trụ sở tại quận Phú Nhuận)23 Theo hồ sơ, Tiến Việt ký hợp

đồng mua thương quyền bộ phim truyền hình 34 tập Đông quy anh hùng truyện của

Xian Hua với giá gần 500 triệu đồng Cho rằng mình đã chuyển giao tác phẩm cùng tài liệu, giấy tờ pháp lý liên quan đúng tiến độ nhưng Tiến Việt mới chỉ thanh toán được 40% giá trị hợp đồng (197 triệu đồng), Xian Hua khởi kiện yêu cầu tòa hủy hợp đồng giữa hai bên để sớm chuyển nhượng thương quyền bộ phim này cho đối tác khác nhằm giảm bớt thiệt hại Đồng thời, Xian Hua cũng yêu cầu tòa công nhận cho mình được sở hữu 197 triệu đồng mà Tiến Việt đã trả

Ngược lại, Tiến Việt không đồng ý, nói Xian Hua không cung cấp được giấy

tờ về bản quyền được cơ quan có thẩm quyền chứng thực Xian Hua cũng chỉ mới đưa cho Tiến Việt bốn đĩa DVD bộ phim để làm thủ tục xin phép kiểm duyệt chứ chưa cung cấp được băng từ betacam (loại băng lớn, nặng gần 1 kg) đảm bảo chất

lượng để phát trên truyền hình24 Như vậy, bên nhượng quyền trong vụ tranh chấp

đã không cung cấp cho bên nhận quyền các tài liệu cần thiết chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp đối với bộ phim trên, vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin về đối tượng QSHTT khi giao kết hợp đồng Cụ thể là không cung cấp được giấy chứng nhận QSHTT để bên nhận quyền có thể sử dụng đăng ký và triển khai các hoạt động khai thác tại Việt Nam

Hành vi xâm phạm quyền SHTT từ phía bên nhận nhượng nhượng quyền có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn khác trong quá trình thực hiện hợp đồng Đầu tiên phải kể tới là xâm phạm quyền SHTT từ phía bên nhận nhượng quyền ở giai đoạn trước khi ký hợp đồng, cụ thể là hành vi lợi dung để biết và làm lộ các BMKD ra bên ngoài Như đã phân tích ở trên, ở giai đoạn thương lượng trước khi ký hợp

đồng, mặc dù việc bên nhượng quyền có thể thương lượng không cung cấp cho bên nhận quyền bảng tài liệu hướng dẫn về hệ thống làm ảnh hưởng đến quyết định tham gia vào hệ thống nhượng quyền, tuy nhiên, giả sử việc cung cấp tài liệu về hệ thống nhận quyền là bắt buộc thì bản thân nó sẽ chỉ bảo vệ được quyền lợi hai bên khi bên nhận quyền thực sự mang thiện chí Bởi lẽ, thực tế sẽ có trường hợp bên nhận quyền sau khi nhận được bảng thông tin, có thể bao gồm những thông tin liên quan BMKD của bên nhượng quyền: như cơ cấu tổ chức, số lượng cơ sở hoạt động, cách thức hoạt động,… nhưng sau đó từ chối tham gia vào hệ thống nhượng quyền, lúc này phần BMKD của bên nhượng quyền có thể bị lộ ra ngoài, chưa kể đến những đối thủ cạnh tranh có thể lợi dụng điều này để khai thác hoạt động của hệ thống bên nhượng quyền

Trong trường hợp này nếu bên nhượng quyền không có những cam kết ràng buộc khác thì bên dự kiến nhận quyền hoàn toàn có thể sử dụng thông tin tiền hợp

đồng của bên nhượng quyền để gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bên nhượng quyền cũng như ảnh hưởng đến uy tín toàn hệ thống Hiện tại pháp luật điều chỉnh về hợp đồng NQTM chưa đề cập đến trách nhiệm tiền hợp đồng của bên

dự kiến nhận quyền, mặc dù đây là vấn đề khá quan trọng, vì vậy cần có sự điều chỉnh liên quan đến trách nhiệm bảo mật thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng đối với bên dự kiến nhận quyền

Hành vi xâm phạm quyền SHTT của bên nhận quyền còn biểu hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng khi bên nhận quyền cố tình thực hiện sai những thỏa thuận về quyền SHTT đã cam kết, cụ thể như sử dụng QSHTT để sản xuất, cung

cấp dịch vụ quá số lượng cho phép của bên nhượng quyền, không thực hiện đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn, làm thay đổi đặc điểm, tính chất của sản phẩm, dịch vụ; xâm phạm quyền tài sản đối với tác phẩm, phần mềm máy tính, bộc lộ BMKD ra bên ngoài25,… làm ảnh hưởng uy tín của bên nhượng quyền cũng như ảnh hưởng việc kinh doanh của toàn bộ hệ thống Tuy nhiên, về lý thuyết, khi ký hợp đồng các điều khoản cam kết về bảo mật thông tin đã được đề cập khá kỹ26 cùng với các điều khoản về duy trì tính đặc trưng và uy tín của hệ thống nhượng quyền Bên cạnh đó, pháp luật còn cho phép bên nhượng quyền bắt buộc bên nhận quyền phải chấp nhận thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến các đối tượng nhằm duy trì tính đặc trưng của hệ thống, trong đó, có việc đảm bảo nguyên vẹn của các đổi tượng SHTT Bên nhận quyền không được phép thay đổi, xâm phạm đến QSHTT của các đối tượng đã được chuyển giao, cho dù sự thay đổi đó có thể dẫn đến vi phạm pháp luật canh tranh Thực tế lại cũng có trường hợp việc vi phạm các QSHTT đã cam kết không phải chủ ý của bên nhận quyền, mà bởi một cá nhân đã từng làm nhân viên của bên nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền đó

Đơn cử cho trường hợp này là vụ kiện của Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie Việt Nam có trụ sở tại Q.1, TPHCM đối với ông Lê Như Hiếu (ngụ Q.12, TPHCM, giảng viên cũ của Đắc Nhân Tâm) Theo hồ sơ vụ án, năm

2007, trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm được thành lập trên cơ sở nhượng quyền

từ Dale Carnegie (Mỹ) Ông Lê Như Hiếu là một trong những giảng viên của trường Sau khi thôi dạy ở trường, ông Hiếu đã sử dụng các sản phẩm của Dale Carnegie để giảng dạy bên ngoài Không những thế, ông Hiếu thành lập công ty riêng nhưng trên trang web hiển thị những nội dung như bộ hệ thống giá trị cốt lõi, quy trình phát triển năng lực, quy trình triển khai huấn luyện, nguyên tắc thuyết trình giống đến 99% sản phẩm của Dale Carnegie Chính vì vậy, trường Đắc Nhân Tâm đã khởi kiện ông Hiếu ra tòa27

Dù ai đúng ai sai thì thực tế cũng đã có hành vi xâm phạm đến quyền tác giả mà việc xâm phạm này đến từ người thứ ba trong mối quan hệ nhượng quyền

Một điểm đáng chú ý khác là hành vi vi phạm các quyền SHTT sau khi chấm dứt hợp đồng NQTM, thường là hành vi vi phạm làm lộ các BMKD ra bên ngoài

Trên thực tế, sau nhiều năm hoạt động, bên nhận quyền có thể biết cặn kẽ BMKD của bên nhượng quyền và bên nhượng quyền rất khó kiểm soát được bí mật kinh doanh của mình có bị rò rỉ hay không28 sau khi hợp đồng chấm dứt, thậm chí lúc hợp đồng NQTM còn hiệu lực, việc bảo vệ QSHTT đối với các đối tượng đã thỏa thuận và việc tuân theo điều khoản bảo vệ bí mật giữa các bên đã tương đối khó khăn Tại Việt Nam, pháp luật mới chỉ quan tâm đến mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng ở các thời điểm giao kết hợp đồng, chứ chưa quan tâm đúng mực đến

27 Bài báo “Nhùng nhằng vụ giảng viên dạy đắc nhân tâm bị trường cũ khởi kiện” được đăng trên báo dân trí theo đường link http://dantri.com.vn/phap-luat/nhung-nhang-vu-giang-vien-day-dac-nhan-tam-bi-truong-cu- khoi-kien-1396938530.htm

28

Bí mật kinh doanh có nguy cơ bị mất khi: (i) khi quan hệ NQTM được thiết lập thì bên nhận quyền đã tiết

ộ bí mật kinh doanh mà không được sự đồng ý của bên nhượng quyền (ii) khi quan hệ nhượng quyền thương mại chấm dứt, bên nhận quyền không giữ về bí mật kinh doanh này hoặc tiếp tục sử dụng bí mật kinh doanh

đó và (iii) trong quá trình chuyển giao các kiến thức, kinh nghiệm cho bên nhận quyền thị BMKD đã bị tiếp cận, sử dụng, tiết lộ bởi bên thứ ba

mối quan hệ giữa các bên sau khi hợp đồng chấm dứt29, mặc dù tại Khoản 4 Điều

289 Luật thương mại có quy định về nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền là phải “giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền, kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt”, tuy nhiên mức độ quan tâm chỉ dừng lại ở đó

2.2 CƠ CHẾ BẢO HỘ CÁC YẾU TỐ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

2.2.1 Yếu tố sở hữu trí tuệ là nội dung của nhượng quyền thương mại

chưa được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ

Có ba đối tượng Luật SHTT 2005 không ghi nhận là các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ của mình, bao gồm: bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh mặc dù nó thuộc đối tượng cấu thành nên quyền thương mại được liệt kê tại Điều 284 Luật Thương mại 2005 và được cụ thể hóa hơn tại Khoản

6 Điều 3 Nghị định 35/2006/NĐ-CP Việc Luật SHTT không ghi nhận và bảo hộ các đối tượng trên dẫn tới sự thiếu nhất quán giữa hai bộ phận pháp luật đồng thời

là một bất cập trong thực trạng điều chỉnh các yếu tố sở hữu trí tuệ trong nhượng quyền thương mại ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại và phát triển của hoạt động nhượng quyền

Như đã đề cập ở trên, khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh là hai yếu tố xuất hiện khá nhiều trong các giao dịch nhượng quyền và là một trong những yếu tố trong quyền thương mại mà các bên chuyển giao cho nhau, vì vậy khẩu hiệu kinh doanh và biểu tượng kinh doanh cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và tạo nên thương hiệu của hệ thống nhượng quyền Thế nhưng chưa có cơ chế pháp luật bảo hộ một cách chính thức theo đúng tên gọi của hai yếu tố này mặc

dù nhu cầu bảo hộ trên thực tế có tồn tại, bởi vì trong Luật SHTT 2005 có ghi nhận

29 BLDS chỉ có một quy định về nghĩa vụ có thể tiếp tục tồn tại sau khi hợp đồng chấm dứt hợp đồng, đó là nghĩa vụ bảo hành tại Điều 446 BLDS 2015, tuy nhiên, đối với hợp đồng NQTM không chỉ đơn thuẩn là nghĩa vụ bảo hành