Le droit des marques vietnamien dans le processus dintergration economique et lexperience du droit français en la matiere

* Notion de marque selon le Code de la propriété intellectuelle frangais L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle donne la definition suivante: "La marque de fabrique, de

UNIVERSITE DE DROIT UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

Mémoire de DEA en droit

LE DROIT DES MARQUES VIETNAMIEN DANS LE PROCESSUS D’INTEGRATION ECONOMIQUE

ET L’EXPERIENCE DU DROIT FRANÇAIS EN LA MATIERE

Présenté par Dang Thi Thu Huyen

TRUNGTÂM THÔNG TINTHƯVỆ TRƯỜNG 0ẠI HỌC LUẬT HÀ NÇ PHÒNG DỌC c 5

Tuteurs:

1 Monsieur Julien Canlobe, professeur de l’Université Paris II

2.Monsieur Dinh Trung Tung, docteur en droit, directeur du

Département du droit civil et économique du Ministère de la Justice

Maison du Droit, Vietrçarfio-Française

BỈBLỈOTHEỢỘE

H A N O I - 2 0 0 4

Dès les premières lignes de ce mémoire de fin d’étude DEA, je remercie sincèrement Monsieur Julien Canlobe, professeur de l'Université Paris II et Monsieur Dinh Trung Tung, docteur en droit, directeur du Département du droit civil et économique du Ministère de

la Justice qui m’ont éclaircie et guidée dans la rédaction du présent mémoire

Mes remerciements vont également à mes chers Professeurs dans le programme des enseignements de DEA qui m’ont fourni des connaissances de droit précieuses

J’exprime aussi ma profonde et respectueuse gratitude aux membres du Cabinet d’avocat Thanh Dat ainsi qu'à ceux de l’Office National de la Propriété Intellectuelle et à la Maison du droit vietnamo- française qui m’ont permis d’avoir une approche pratique des questions de la marque

Mes remerciements sont enfin adressés à ma famille et à mes amis qui m’ont donné des conseils nécessaires pour accomplir ce mémoire

TABLES DES MATIERES

PARTIE 1 LES ENJEUX DE LA PROTECTION DES MARQUES

Chapitre I L'histoire du droit des marques français et vietnamien, 8

la notion et le rôle de la marque

1.1 L'histoire du droit des marques français et vietnamien 8

1.3 Le rôle de la marque dans les transactions commerciales 13

1.3.1 La valeur financière de la marque 13

1.3.2 Les fonctions de la marque dans une entreprise 16

Chapitre II L'accès à la protection du signe

2.1 Les signes susceptibles d'être choisis comme marque 21

2.2 La validité des signes choisis comme marque 26

2.2.1 Exigence du caractère distinctif 26

2.2.3 Les signes deceptifs 34

2.3.1 Les differents droits antérieurs opposables 35

2.3.2 Les conditions d ’opposabilite des droits antérieurs 41

PARTIE II LA PROTECTION DE LA MARQUE

Chapitre I L’acquisition et la perte du droit sur la marque 4 0

1.1 L’acquisition du droit de propriété industrielle sur la marque 46

1.1.1 Le dépôt de la demande d ’enregistrement 46

1.1.2 La reconnaissance de la marque notoire 55

1.1.3 Les contrats portant sur la marque 56

1.2.2 L'annulation de I'enregistrement 58

Chapitre II La protection de la marque

2.1 La situation actuelle des marques au Vietnam 65

2.2.1 Les conditions de I’action en contrefagon 69

2.2.2 La typologie contraction au droit des marques 70

2.2.3 La repression des infractions à la marque 732.3 L'experience de la mise en oeuvre des droits de marque en 79

France

2.3.1 La protection administrative 79

2.3.2 La protection judicial re 812.4 Les propositions d’amelioration du droit des marques 84

vietnamien

Les marques sont apparues dans la vie commerciale il y a fort longtemps Des form es embryonnaires de marque peuvent être déjà repérées dans 1’Antiquité dès qu’une activité de production et d’echange se met en place II y a trois milles ans, des artisans qualifies indiens ont fixe ses signatures sur leurs creations artistiques avant de les vendre en lran(1) Ce n’est toutefois qu’avec la revolution industrielle et notamment à partir de la deuxième moitié du XlXème siècle que les marques modernes font leur apparition(2) À partir de cette époque-là, ỉa valeur et le rôle de la marque dans la vie comm erciale ne cessent d'etre renforces La marque n’est pas sim plem ent un outil publicitaire mais elle fait aussi partie du capital de I’entreprise Actuellement, la protection des marques vietnamiennes devient une question d’actualite Tous les jours, la presse nous apprend que les marques vietnamiennes ont été “volées” par les étrangers et que les entreprises connues comme TRUNG NGUYEN, VINATABA, Bière SAIGON et PETROVIET ne peuvent plus exporter leurs produits vers les marches potentiels comme les Etats - Unis, I'lndonesie puisque nos marques ont été enregistrées par d’autres personnes

De plus, I’economie vietnamienne s’integrera dans le système de commerce multilateral Ce processus d'integration est notamment intensifie par I'adhesion du Vietnam à I’AFTA et à reorganisation Mondiale du Com m erce qui sera achevée en 2006 La concurrence sera beaucoup plus acharnée sur tous les marches, ce qui créera plus

de risque d'atteinte aux droits de marque C’est pour cette raison que les entreprises vietnamiennes doivent avoir absolument des connaissances nécessaires en matière de droit des marques afin de

se protéger non seulement sur les marches domestiques mais encore sur les marches régionaux et internationaux

Dans ce contexte, I’etude du droit des marques vietnamien en comparaison avec celui des Etats développés est très nécessaire

Ainsi, j ’ai choisi le sujet “Le droit des marques vietnamien dans le processus d ’integration économ ique et I’experience du droit frangais en la m atière” pour mon mémoire de DEA.

l,2V o ir A n d re a S E M P R IN I: La m cirque, “ Q u e s a is - je ? ” P re ss e s u n iv e rs ita ire s de F rance, Paris, 1995, p 3.

Ce mémoire de recherche comprend:

PARTIE I: ENJEUX DE LA PROTECTION DES MARQUES

Chapitre I: L'histoire du droit des marques íranẹais etvietnamien, la notion et le rôle de la marque

Chapitre II: L'acces à la protection du signe

PARTIE II: PROTECTION DE LA MARQUE

Chapitre I: L’acquisition et la perte du droit sur la marque

Chapitre II: La protection de la marque

CONCLUSION

PARTIE I

ENJEUX DE LA PROTECTION DES MARQUES

CHAPITRE I

L'HISTOIRE DU DROIT DES MARQUES FRANQAIS ET

VIETNAMIEN, LA NOTION ET LE ROLE DE LA MARQUE

1.1 L’histoire du droit des marques Frangais et Vietnamien

devolution historique des marques et leur développement ont rendu nécessaires leur contrôle et leur réglementation C'est ainsi que

la loi frangaise de 1857 sur les marques de fabrique et de commerce vit le jour Elle allait, pendant plus de cent ans, régir notre domaine C'est dans ce cadre legislatif qu'a la fin du XIXèmesiècle, sont apparues des marques plus élaborées combinant de fagon complexe des elements graphiques et verbaux Ce texte et la loi du 31 décembre

1964 qui lui succéda ont contribué à forger le droit contemporain des marques en France

Correspondant à une nouvelle phase de revolution des marques, la réglementation actuelle repose sur la loi du 4 janvier

1991, codifiee le 3 juillet 1992 aux articles L711-1 à L721-1 du Code

de la propriété intellectuelle qui a harmonise le droit íranẹaise avec la premiere directive prise en cette matière par le Conseil des Communautés européennes le 21 décembre 1988 Les modalités d'application ont été précisées par le décret n° 92-100 du 30 janvier

1992 et 1'arrêté du 31 janvier 1992

La directive du 21 décembre 1988 constitue une première étape vers le rapprochement des legislations des Etats membres de la Communauté européenne Un alignement complet des diverses legislations n'apparaissant à I'heure actuelle ni possible, ni même opportun, la Commission a décidé de limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant une influence directe sur le fonctionnement des marches intérieurs A cette fin, elle considère comme nécessaire de subordonner I'acquisition et la conservation d'un droit sur la marque dans tous les Etats membres, aux mêmes conditions Elle donne ainsi une liste exemplative des signes susceptibles de constituer une marque ainsi qu'une liste exhaustive des conditions de validité du signe choisi La directive ne régit les rapports entre Etats membres que pour les marques enregistrées, qu'elles soient individuelles, collectives, de garantie ou de certification

Elle ne leur enlève pas le droit de protéger les marques acquises par I'usage Ce rapprochement doit, toutefois, comme le rappelle la directive, s'inserer dans une perspective plus large 0Ù la marque communautaire sera appelée à jouer un role important Cette directive s'applique à toute marque ayant fait I'objet d'un enregistrement dans

un Etat membre et aux marques Internationales produisant effet dans

un Etat membre II faut signaler que la directive s'imposant aux Etats membres, elle est utilisée par le juge comme source (^interpretation de

la legislation frangaise En cas de conflit avec le droit national ou en cas de carence de celui-ci, c'est la directive qui prend le pas sur le droit national

Sur le plan international, la marque est insérée dans des normes juridiques depuis 1883 avec la Convention de Paris du 20 mars pour la protection de la propriété industrielle Huit ans après, I’Arrangement de Madrid pour I’enregistrement international de la marque a été apparu

Au sein de la Convention de Paris, rArrangement de Nice de 1957 concernant la classification Internationale des marques a été conclu Le

14 juillet 1967, des Etats signent la Convention de Stockholm pour la creation de reorganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle Dès ce moment-là, il existe une organisation unificatrice pour administrer des problèmes de la propriété industrielle, y compris la marque À ce jour, la France et le Vietnam ont déjà adhéré à tous les textes précités Cela signifie également que tous les textes juridiques nationaux régissant la propriété intellectuelle doivent être conformes à ces textes internationaux

Au Vietnam, avant le XlXème siècle, les producteurs avaient I’habitude d’utiliser les appellations d’origine pour marquer leurs

produits Au début du XlXème siècle, on a abordé la notion de “marque

de c o m m e r c e De 1945 à 1958, le Vietnam n’avait aucun texte juridique

régissant la marque de commerce au titre d’un bien du commerẹant Le problème de marque n’etait réglé que par les dispositions du Code civil

du Tonkin1 Le 3 janvier 1958, le premier texte sur la marque a été adopté II s’agit du Décret 175 du Gouvernement qui fixe le regime de gestion de I’usage des marques de commerce Le 14 décembre 1982,

un Règlement sur la marque a été adopté par le Conseil des Ministres Dans le cadre de la Renovation (Doi moi) et du développement de

1 V o ir Le X u an T hao: L a re fo rm e et le p e rfe c tio n n e m e n t dll m é ca n ism e de m ise en oeuvre d e s d ro its de p ro p r ié tẻ

1’économie de marché, la legislation sur ỉa protection des marques

se perfectionne progressivement Le 11 fevrier 1989, le President du Conseil d’Etat a promulgué I’Ordonnance sur la propriété industrielle Ce texte a une valeur juridique supérieure en matière de protection des droits de la propriété industrielle Ensuite, le Gouvernement a promulgué

en 1990 le Règlement sur les marques remplaẹant celui de 1982 En

1995, le Code civil a vu le jour Ce code a étabii une réglementation importante relative à la protection des marques, qui se substitue à I’Ordonnance de 1989 et au Règlement de 1990 La question des marques est ainsi traitée dans les chapitres II et IV de la Vème Partie et aux articles 837 et 838 de la Vllème Partie de ce code En application des dispositions du Code civil, le 24 octobre 1996, le Gouvernement a pris le Décret 63/CP réglementant de manière détaillée la propriété industrielle Ce Décret a été modifie et complete par le Décret 06/CP du

1 fevrier 2001

En ce qui concerne la procedure d’enregistrement d’une marque ainsi que la forme et le contenu de la demande d’enregistrement, le Ministère des Sciences et de la Technologie a promulgué la Circulaire 3055/TT-SHCN le 31 décembre 1996 pour fixer les modalités d’application des dispositions sur la procedure d’obtention du droit de propriétẻ industrielle

En dehors des textes susvisés, il y a d’autres textes qui visent à assurer la mise en oeuvre des droits sur la marque Nous pouvons citer ici I’Ordonnance sur le règlement des affaires civiles de 1989, I’Ordonnance sur les sanctions administratives de 2002, I’Ordonnance sur la protection des intérêts du consommateur de 1999, le Code pénal

de 1999 etc

Concernant la protection Internationale des marques, il faut citer la Convention de Marrakech du 15 avril 1994 créant I’Organisation Mondiale du Commerce incluant I’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

Dans les relations commerciales bilatérales, le Vietnam a signé avec un certain nombre de pays des accords sur la propriété intellectuelle qui traitent entre autres la question de la marque, à savoir: I’Accord Vietnamo-Suisse sur la propriété intellectuelle (1999),

le Memorandum de la cooperation entre le Vietnam et I’Australie

(1995), I’Accord bilateral de commerce entre le Vietnam et les Etats -U n is (2000).

Le seul point en le quel les pays different sur la notion de la marque concerne la determination des signes susceptibles d’etre enregistrés auprès des Bureaux de Marques

Dans le cadre de mon mémoire de recherche, je cite essentiellement les definitions de la marque données par les textes suivants: Le code de la propriété intellectuelle frangais, Le code civil vietnamien, I’Accord ADPIC que le Vietnam est en train de négocier pour en devenir membre d’ici 2005 et enfin I’Accord bilateral de commerce entre le Vietnam et les Etats - Unis

* Notion de marque selon le Code de la propriété intellectuelle

frangais

L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle donne la definition suivante: "La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de representation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale"

* Notion de marque selon le Code civil vietnamien

L’article 785 du Code Civil Vietnamien definit la marque de la manière suivante: "La marque comprend I’ensemble des signes servant à distinguer des produits ou des services de la même catégorie d’une entreprise des autres La marque peut être des mots, des graphiques ou bien la combinaison des signes au-dessus”

* Definition de la marque selon I ’Accord ADPIC - OMC

L’article 15 stipule que: "Tout signe ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services peut être enregistré comme marque de fabrique ou de commerce, à condition qu’il soit perceptible visuellement De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les

elements figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que

toute combinaison de ces signes, doivent être susceptibles d’etre

enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce

Dans les cas Ó les signes n’ayant pas le caractère distinctif, les

pays membres peuvent exiger, comme condition additionnelle de

I’enregistrement, que le caractère distinctif des signes ait été acquis

par I’usage Les Membres sont libres d’autoriser I’enregistrement de

signes qui ne sont pas perceptibles visuellement (marques concernant

par exemple des sons ou des odeurs)"2

* Definition de la marque selon I’Accord bilateral de commerce entre le Vietnam et les Etats - Unis (BTA)

Dans le cadre du BTA, la marque doit être constituée par tout

signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits

ou les services d’une personne (physique ou morale) de ceux d’autres

personnes De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms

de personne, les lettres, ies chiffres, les combinaisons de couleurs, les

elements figuratifs sur les produits ou services, et sur I’emballage de

produits ou services Les marques sont classées en marques de

produits, marques de services, marques collectives et marques de

certification” 3

Outre les definitions tirées dans les textes juridiques, la marque

est definie d ’une fagon similaire sur le plan économique, notamment

dans le domaine de marketing Evidemment, le concept de marque

dans la théorie de marketing se concentre essentiellement sur la

fonction publicitaire La marque est I’ensemble des signes matériels

servant à differencier des produits ou des services d’une entreprise à

ceux de ses concurrents La marque permet également à une

entreprise de diversifier sa gamme de produits ou de services afin de

guider la clientele dans le choix des produits ou des services qui

s’adaptent mieux à leurs propres besoins4”

1.3 Le rôle de la marque dans les transactions commerciales

Dans une économie de marché, les entreprises doivent faire face à la concurrence en satisfaisant le mieux possible les besoins les plus divers des clients Les clients sont en effet libres de choisir des produits ou services

C’est pour cette raison que la marque joue un role indispensable dans les activités de marketing des entreprises, elle est un "outil de communication” La marque donne des indications sur le produit ou le service la portant, en ce qui concerne I’origine, la garantie de la qualité etc La marque est un element de reference sur lequel est fondee la decision du client de choisir les produits ou services d'une telle ou telle entreprise plutôt que ceux de ses concurrents Ainsi, la marque occupe une place essentielle dans la vie des entreprises

Outre sa fonction de communication comme mentionnée c i- dessus, la marque est encore utilisée comme un "outil de vente” dans les transactions commerciales Dans certains cas, une entreprise peut lancer de nouvelles marques afin d'ameliorer I’image de ses produits

ou services mal vendus Cette méthode permet à I'entreprise d'attirer plus la clientele Cependant, elle ne fonctionne que pour des produits

ou services ayant un bon concept

1.3.1 La valeur financiere de la marque

"La marque fait partie du capital de I’entreprise” II s'agit là d'un

slogan bien connu des entreprises dans le système de I’economie de marché La marque devient désormais un moyen de communication très efficace pour développer Taction de marketing

Pour avoir une marque forte, les entreprises doivent investir à la fois beaucoup d’argent et de temps pour les campagnes publicitaires dont I'objectif est souvent d'ameliorer I'image d'un produit ou d'un service determine et de fideliser la clientele5

En réalité, la marque commence à jouer un role important à I'epoque de I’industrialisation, et elle devient un facteur clé de la vie commerciale Internationale et de 1’économie de marché Dans le contexte actuel de I’integration active au sein de I’economie mondiale,

5 n/e/r/a, E co n o m ic R ational and legal B ackgro un d

la marque est considérée comme un elem ent de capital d'une société et représente une valeur financiere très importante.

La marque peut être cédée ou concédée Le prix de cession ou

de concession d'une marque varie selon sa valeur Pendant les années 80, les marques avaient été témoin d’une revolution dans les achats avec des multiples de 1’ordre de sept ou huit fois leur résultat Même pour le cas de BSN qui a acheté la marque de Nabisco Europe2,5 m illiards de u s dollars soit un multiple de 27 et le cas de Nestle qui a acheté Rowntree Macintosh 26 fois de ses résultats6 La marque P/S du Vietnam coũte 7,3 millions USD lors de sa consession7

On pourra trouver une estimation de la valeur financiere des marques notoires dans le tableau 1.2 ci-dessous Les valeurs des dix premieres marques du monde sont ainsi presentees:

Table 1.3: Une estimation de ia valeur financiere des marques

Valeur financiere en 2002 (en milliards de u s dollars)

Source: Interbrand, Business Week 2003s

Autrem ent dit, la marque devient un outil indispensable pour développer la stratégie de concurrence d’une entreprise La notoriété et

la crédibilité cristallisées des caractéristiques d’une marque que les consommateurs ont acceptée constituent une supériorité de

6 Je an N oel K a p fe re r, E d itio n d ’O rg a n is a tio n , Les m a rq u e s , c a p ita l de I’e n tre p ris e , p 19

7 N g u ye n N hu Q u yn h , R e v u e du d ro it de fe v rie r 2 0 0 2

8 Je an N oel K a p fe re r, E d itio n d ’O rg a n is a tio n , Les m a rq u e s , c a p ita l de I’e n tre p ris e

concurrence de I’entreprise En outre, grace à une marque notoire,

la dépense de la publicité sera réduite à cause des connaissances et de

la fidelite des consommateurs envers cette marque L’entreprise a alors

en position plus avantageuse par rapport à ses concurrents dans la négociation du contrat La marque aide à vendre plus cher, à augmenter

ou à maintenir des parts de marché Un consommateur est prêt à payer plus pour acheter un produit portant une marque qui lui paraĩt la plus credible La reputation de sa marque permet à I’entreprise de maintenir

et de fideliser sa clientele

Une forte marque crée encore la capacité de réguler le marché, qui

se traduit par le changement de prix, le contrôle du réseau de distribution ou I’insertion plus profonde de I’entreprise dans un nouveau marché Par consequent, I’intervention des entreprises sur le marché est plus forte Dès lors, à son tour, la marque apporte une certaine reputation à I’entreprise

1.3.2 Les fonctions de la marque dans une entreprise

La marque est un signe distinctif, un signe de qualité servant à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents La marque a en general quatre fonctions principales sụịvantes;

1.3.2.1 La fonction distinctive

La marque apposée sur un produit ou un service doit être tout

d ’abord distinctive Si les marques des produits ou services offerts n'ont pas ce caractère, les consommateurs n’arrivent pas à les distinguer et par consequent à faire leur choix C'est en tenant compte

de I'importance de cette fonction distinctive de la marque que les agents de marketing cherchent toujours des moyens pour établir une marque forte et pour la laisser s'ancrer dans la mémoire des consommateurs Le but est simplement d’attirer I’attention des clients

et d'influencer leur choix

1.3.2.2 La fonction indicative

En vue d’individualiser un produit ou un service, la marque doit

en general indiquer I’origine de ce produit ou service Cette indication

a pour objet d'etablir une confiance chez les consommateurs à regard

de I'entreprise qui fournit les produits ou services revêtus de la marque

et qui doit en être responsable

Un exemple peut être cité à ce propos Quand on prepare un voyage, quelqu'un dit: "On va prendre le Coca - Cola” Tout le monde comprend qu'il veut viser la boisson à base de cola fabrique par Coca

- Cola mais pas par Pepsi Coca

Malgré la pertinence incontestable de la fonction indicative de la marque, il importe encore que I'entreprise qui la possède sache bien la gérer car les elements indicatifs de la marque peuvent être considérés comme des termes génériques qui ne sont pas proteges par les differents systèmes du droit des marques à cause de I'absence de caractère distinctif

1.3.2.3 La fonction de garantie ou fonction de qualité

En remplissant cette fonction, la marque est dans certains cas le gage de la qualité stable des biens ou services fournis aux clients C’est-à-dire que le client est rassuré au niveau de la qualité du produit

ou du service sur lequel la marque est apposée Par exemple, si l’on achète une bouteille de Jonnie W alker’s Black Label, de Napoléon ou

de Hennessy à n’importe ó et n’importe quand, on pense que ce produit aura le goũt authentique Un autre exemple, si un touriste vietnamien prend des vols internationaux de Vietnam Airlines, il croit beneficier des services de la même qualité pour differentes destinations

Cette fonction de la marque joue un rơle très important d'autant plus dans la mesure Ó la tendance de mondialisation se développe fortement à ce jour Afin d'ameliorer leur compétitivité, beaucoup d’entreprises appliquent la stratégie de delocalisation C’est à dire que leurs produits ou services qui sont revêtus d'une même marque peuvent être fabriques en lieux differents (en vertu d'un licence ou d'une franchise ) À condition que ces produits ou services doivent avoir la même qualité

1.3.2.4 La fonction de communication

Àux yeux des agents de marketing, la marque a un rơle indispensable qui est celui de communication ou de publicité Dans 1’économie de marché, aucun produit ou service ne peut pénétrer sur

un marché sans publicité Si I'on regarde les passages publicitaires dans la presse, on peut facilement constater que aujourd’hui, la marque est devenue un moyen de publicité très efficace auquel les producteurs ont recours plus frequemment Effectivement, la marque

aide à renseigner !es consommateurs sur les produits ou services proposes en leur faisant savoir quel type de produit ou de service s'agit-il, quelles en sont les caractéristiques et Ó peut-on les acheter Pourtant, il ne faut pas se confondre entre la marque et I’etiquette.

La fonction de communication de la marque sert à attirer I’attention et à influencer le choix des clients On vit actuellement dans

un monde Ó les moyens de communication sont développés de manière extraordinaire A cơté des moyens habituels de la presse écrite ou télévisée, il faut citer notamment la communication via Internet Dans un environnement ainsi modernise, les entreprises peuvent facilement faire connaitre leurs marques au public En profitant également des outils de communication très propices à la promotion de leurs marques, elles n'hesitent pas de payer des coũts importants pour les activités publicitaires

1.4 Classification des marques

La classification des marques en droit vietnamien s'effectue de

la manière suivante

1.4.1 Marque de fabrique

Le droit vietnamien des marques n'etablit pas une distinction entre.la marque de fabrique et la marque de commerce Cependant, le Décret,n° 63/CP en date du 24 octobre 1996 distingue deux types de dépơt de la marque: dépơt pour les activités de production et dépơt pour les activités de commerce

"lin e personne morale ou physique qui effectue des activités de production conformement à la loi a le droit de déposer des demandes d’enregistrement des marques apposées sur les produits qu’elle fabrique ou fabriquera” 9

‘T ou te personne morale ou physique ou toute autre entitẻ qui effectue des activités commerciales conformement à la loi a le droit de déposer des demandes d’enregistrement des marques apposées sur les produits qu’elle commercialise sur le marché même si ces produits sont fabriques par des tiers à condition que les fabricants n’utilisent pas ces marques en faveur desdits produits et ne s'opposent pas à I’enregistrem ent” 10

9 L ’a rticie 1 4 2 a, D écret 6 3/C P du 2 4.1 0.19 96 sur la p ro priété industrielle

10 L 'a rticle 14.2 c, D écret 63/C P du 2 4 1 0 1 9 9 6 sur la pro priété in d ustrie lle

Ainsi peut-on utiliser la definition de la "marque de fabrique" prévue en droit frangais qui n'est pas contraire aux dispositions juridiques vietnamiennes En droit frangais, la marque de fabrique est

la "marque que le fabricant appose sur les produits qu’il fabrique” 11

Au sens de cette definition, le produit peut être aussi bien un produit fini qu’un produit de base Un produit commercialise bien sur peut être revêtu de plusieurs marques appartenant à des fabricants successifs En effet, un ordinateur se compose de differentes pieces, à savoir le micro processeur, I’ecran, le clavier, le souris, le ram etc Chaque piece est fabriquee par une société et porte une marque de fabrique differente Le micro processeur porte la marque FUJITSU, I’ecran SAMSUNG etc mais I’ordinateur dans son ensemble porte la marque IBM

1.4.2 Marque de commerce

De même, pour la marque de commerce, on peut se réíérer à la definition frangaise selon laquelle les marques de commerce sont "les marques apposées par un distributeur sur les produits qu’il comm ercialise” 12 Done, la marque de fabrique et la marque de commerce peuvent coexister sur un produit Pourtant, cette coexistence doit respecter I’article 14.2.C, c’est-à-dire que le commerẹant doit avoir la permission du fabricant des produits qu’il commercialise

1.4.3 Marque de service

Bien qu’il n’existe pas une definition de la marque de service dans le système juridique vietnamien, mais le mot "service” est bien mentionné dans le Code civil de 1995 en son article 758 D’autre part,

le Vietnam est membre de la Convention de Paris et applique toujours I’Arrangement de Nice (en date du 15 juin 1957) pour la classification

In tern atio na le des marques bien qu'il ne soit pas encore membre de cet Arrangement Dans ce système de classification, les marques sont classées en 42 classes dont 8 relèvent du domaine des services La Convention de Paris exige également de ses membres la mise en oeuvre de la protection de la marque de service

11 L 'a rticle 711-1 C ode de P ro prié té In te lle ctue lle frangais

12 L 'a rticle 711-1 C ode de P ro prié té In te lle ctue lle íranẹais

II est done nécessaire d’avoir une definition de la marque deservice Dans les pays développés, la marque de service est definie comme "la marque qui accompagne les differents services qui peuvent être vendus par les commerẹants ou par d'autres agents économ iques” 13 La marque de service doit assurer les mêmes fonctions d’indication d’origine et de distinction etc que la marque de produit14.

1.4.4 Marque collective

Le Décret 63/CP definit la marque collective comme "la marque exploitée par un groupe de personnes morales ou physiques d’une manière indépendante en respectant le règlement d’usage établi par le titulaire d’enregistrement15”

Au niveau international, il y a deux types de marque collective: la marque collective pure et simple qui est “la marque exploitée par un groupe de personnes” et la marque de certification Au Vietnam, il existe un seul type de marque collective pure et simple Les marques collectives sont souvent utilisées dans le cadre d'une corporation dans laquelle les filiales ont le droit d’apposer la marque développée par la corporation Exemple: la marque VIGLACERA de la corporation VIGLACERA (Vietnam Glass and Ceramic Corporation) est utilisée par plusieurs entreprises filiales en faveur des produits les plus clivers tels que les briques, les produits sanitaires, les objets d'art en céramique etc

Le cas de Petro Vietnam est similaire La marque Petro Vietnam est utilisée par tous les membres de la corporation Pétrole du Vietnam

et elle est la propriété de tous les membres

13 Je an C h ris to p h e G alloux, M aison d 'e dition D alloz 2000, D roit de la P ro prié té Industrielle, p 321

14 G e n e v a 2001, W IP O Intellectual P roperty H andbook, Policy, Law and Use, p.66

15 L a rticle 2 8 D écret 6 3/C P du 2 4.1 0.19 96

TRUNG TÂM THỐNG TIN THƯVIl TRƯỜNG OẠI HỌC LUẬT HÀ K'

PHÒNG ĐỌC _

L'article L711-1 du CPI franẹais établit une liste non limitative de signes susceptibles d'etre choisis comme marque:

a Les denominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymique et géographiques, pseudonymes, lettre, chiffes, sigles;

b Les signes sonores tels que: sons, phases musicales;

c Les signes figuratifs tels que: dessins, etiquettes, cachets, lisières, relief, hologrammes logos, images de synthèse, les formes, notam ment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service, les dispositions, combinaisons ou nuances

de couleurs.

Au Vietnam, les signes répondant ả Particle 785 du Code civil

peuvent devenir une marque Selon cet article, "une marque peut être

un ou plusieurs mots, signes figuratifs, ou bien une combinaison de ces elements représentée en une ou plusieurs couleurs17”.

En basant sur les dispositions du Code civil vietnamien du CPI íranẹais, nous pouvons analyser d’une manière plus détaillée les signes qui sont acceptẻs comme marques, à savoir: les signes verbaux (2.1.1), les signes figuratifs (2.1.1), les signes sonores (2.1.3)

et les signes complexes (2.1.4)

16 G e n e v a 2 00 1, W IP O Intellectual P roperty H andbooc: Policy, Law and Use, p.69

17 M aison d ’e dition P o litique 1995, C ode C ivil V ie tna m ie n, I’article 758, p 349

2.1.1 Les signes verbaux

Une distinction préalable doit être faite entre la marque verbale composée de la denomination en elle-même sans presentation particulière et celle qui revet, au contraire, une apparence plus

"fantaisiste", le caractère fantaisiste pouvant lui-même découler soit du graphisme, soit du "decor" la marque Pour que la denomination ainsi traitée conserve le caractère de marque verbale, il faut bien évidemment que les elements ajoutes à la marque revêtent un caractère accessoire et non distinctif en eux même Elle recouvre une grande variété de signes: mot, assemblage de mots, néologisme, onomatopée, phase, slogan, titre de journal, nom patronymique ou géographique, prénom, pseudonyme, sigle, lettres et chiffres etc

* Mots simples ou assemblages de mots

Les marques sont quelquefois presentees sous la forme d'un ou

de plusieurs mots ayant ou n’ayant pas de sens Une denomination ayant un caractère distinctif par rapport au produit ou service désigné est susceptible de constituer une marque Tel est le cas de la marque

"Alcootest" pour I'appareil de dépistage et de mesure de I'impregnation alcoolique d'un être humain, la marque "Debon" pour les produits cosmétiques et la marque "Nescafe" pour les produits de café instantanés etc

Une combinaison de deux ou plusieurs termes constitue une marque verbale valable, lorsqu'elle forme un ensemble original et spécifiqụe C'est le cas des marques "Catour international" et "Red Tour" qui désignent les agences de voyages Par ailleurs, on rencontre assez souvent des marques composées d'un slogan Bien sũr, ces slogans doivent avoir un caractère distinctif bien qu'ils n'aient pas comme fonction de distinguer les produits ou les services; ils servant plutôt d'un argument publicitaire destine à constituer une bonne marque

* Noms patronymiques et pseudonymes

Un nom patronymique est susceptible d'etre protégé à titre de marque dès lors qu'il est distinctif et ne porte pas atteinte aux éventuels droits antérieurs de ceux qui le partagent, par exemple: FORD, GILLETTE, KAWASAKI, HONDA etc

La marque peut être le nom patronymique du déposant lui-même

ou celui d’un tiers Lorsque les noms patronymiques sont acceptés

comme marques, ils ne seront plus régis par le droit civil mais deviennent des elements incorporels du fonds de commerce et ils perdent presque totalement leurs aspects personnels pour être soumis

à toutes les regies du droit des marques18

En cas de dépơt du nom patronymique d’un tiers en tant que marque, le tiers peut s’opposer à ce dépơt Dans ce cas, le droit civil pourra s’appliquer pour protéger des noms patronymiques Par contre

en France et dans les regions rurales du Vietnam, le dépơt du nom d’un tiers comme marque est juge comme un acte insultant et inexcusable

Le pseudonyme peut être protégé comme marque à condition que la personne qui utilise le pseudonyme ait acquis une notoriété dans le milieu Ó elle exerce son activité, par exemple la marque

"JearvPierre Santana" (TGI Paris 1er mars 1988, RDPI 1988 n)20

* Noms géographiques

Les noms géographiques peuvent être également déposés en tant que -marque à condition que tout risque de confusion avec une indication de provenance ou une appellation d’origine soit écarté II est souhaitable que les noms géographiques doivent être combines avec d’autres signes pour pouvoir être acceptés comme marque

En France, on a annulé les marques constituées du mot

"Champagne" teiles que: Champagne meilleur xrus de Virginie, Champagne Prestige et Tradition etc pour designer des produit de la classe 34 Ces dépơts constituaient un acte de parasitisme, étant donné la notoriété particulière qui s'attache à I'appellation d’origine Champagne De même, la marque "Champagne" déposée et utilisée pour les produits de parfum par la Société Yves Saint Laurent a été annulée (CA Paris 15 décembre 1993,RJDA 3/94 n° 352)

• * LesJettres, les chiffres et les sigles

Les lettres, les chiffres ou les sigles sont susceptibles d'etre acceptés comme marque Ils peuvent être également acceptés s’il y a une corobinaison d'entre eux ou si leur presentation s’ecarte de la presentation courante comme SNCF, LG

13 J S c h m id t - S zalew ski, D roit de la P ro prié té Industrielle, p 475

3F 1.2.3

ANONYME (Classe 03, 18, 25)

2.1.2 Les signes figuratifs

Il s'agit là d'une combinaison des signes destinés tout d’abord à

la vue des clients Ces signes comprennent des logos, des dessins, des portraits, des images de synthèse, des formes du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service Ces signes peuvent être représentés en une ou plusieurs couleurs

* Les signes figuratifs ou emblématiques

N’importe quel signe figuratif comme dessin, étiquette, cachet, lisière, relief, hologramme, logo, image de synthèse, forme etc peut servir de marque, s’il remplit la fonction distinctive

* Forme du produit ou du conditionnement

La loi consacre la protection des marques constituées par la forme notamment celle du produit lui-même ou celle de son conditionnement En ce qui concerne la forme du produit, il faut qu’elle soit arbitraire, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas imposée par la nature ou

la fonction du produit Il en va de même pour le conditionnement (emballage, récipient ou autre) qui constitue une marque valable s’il n’est ni usuel, ni imposé par une fonction technique

* Couleur

On ne saurait adopter comme marque une couleur “plate” ou primaire (bleu, vert, rouge, orange) car le nombre des couleurs de base est limité et le monopole serait contraire à la liberté du commerce car il permettrait d’empêcher les concurrents, non seulement d’opter pour un tel type de marque On peut choisir un signe constitué par une certaine combinaison de couleurs ou par la disposition d’une ou plusieurs couleurs dans une certaine forme

2.1.3 Les signes sonores

[-’article L711-1 du CPI frangais garantit la protection de tous les

“signes susceptibles de representation graphique”: une portée musicale peut done être considérée comme telle De plus, la protection des “signes sonores tels que sons, phrases musicales” est expressément prévue Par exemple, les “Jingles” et les indicatifs d’emission de radio sont par consequent protégeables au titre du droit des marques

2.1.4 Marques complexes

Les marques complexes sont réalisées par la combinaison de deux ou plusieurs elements, I’un verbal, I’autre graphique, susceptibles d’etre proteges Cette complexité peut se presenter sous differents aspects:

- par la reunion de plusieurs elements, dont chacun est individuellement protégeable;

- par la combinaison d’elements qui, pris individuellement, sont dépourvus de caractère distinctif et arbitraire mais qui, combines, peuvent constituer une marque valable;

- ou encore par I’association cTéléments distinctifs et elements banaux

Actuellement, les ‘’form es” (marques à tro is dimensions) ne sont pas encore abordées p a r les textes juridiques vietnamiens mais en réalité, le Bureau National de Produits Intellectuels du Vietnam accepte I'enregistrement de telles marques Bien sũr, la forme du produit ou de son conditionnement doit satisfaire avant tout les exigences du droit sur les dessins et modèles industriels Quant aux marques sonores et olfactives, le droit vietnamien des marques ne les protege pas encore pour I’instant.

De nos jours, la protection des marques tridimensionnelles, des marques sonores et des marques olfactives n’est pas exigée ni par le ADPIC de reorganisation Mondiale de Commerce, ni par le Traité du droit des marques (Trademark Treaty Law) Ainsi, le droit national des marques est libre de prévoir ou de se passer de la protection de ces marques

Pourtant, les entreprises vietnamiennes devront penser à la protection des marques tridimensionnelles et sonores puisque ces

marques sont largement protegees sur les marches d ’exportation ciblệs du Vietnam tels que les Etats-Unis, I’Union européenne, le Japon etc De plus, les marques olfactives sont bien protegees sur le marché américain (premièrement en 1990) et run ion européenne a supporté I’enregistrement de ce type de marque par la decision du 11 fevrier 1999 de I’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (Enregistrement No R156/1998-219, marque communautaire).

2.2 La validité des signes choisis comme marque

En general, pour être protegees, les marques doivent satisfaire les exigences de caractère distinctif (2.2.1) et non deceptif (2.2.2) ou

la licéité du signe choisi comme marque (2.2.3) Faute de remplir ses conditions, la marque serait nulle

2.2.1 Exigence du caractère distinctif

Un signe ne constitue une marque que s’il est apte à distinguer les produits ou services du titulaire de la marque de ceux de ses concurrents Cette condition est essentielle puisqu’elle touche à I'essence et à la fonction même de la marque Un signe non distinctif n’entrame pas seulement la nullité de la marque: il n’est en rien une marque II ne remplit pas la fonction de garantie d’origine, ne permet pas au consommateur de faire un choix raisonné et a un caractère anticoncurrentiel puisqu’il prive les concurrents d’un terme usuel ou nécessaire pour décrire leurs propres produits

2.2.1.1 Appreciation de la distinctivité

Le mot "Apple” (pomme) ou bien I’image d’une pomme ne sont pas distinctifs s'ils sont enregistrés pour les pommes, mais ils sont vraiment distinctifs s’ils sont enregistrés pour les ordinateurs20 Le dessin d ’un Olivier ou la denom ination com portant le term e ‘’Olivier” seront considérés comme descriptifs et non distinctifs pour designer I’huile cTolive ou des produits à base de cette substance, alors que les mêmes signes seront considérés comme distinctifs pour une bière ou des services de communication audiovisuelle21

Bien sũr, le caractère distinctif de la marque s’apprecie par rapport aux produits ou aux services revêtus de cette marque C’est

19 G e ne va 2001, W IP O Intellectual P roperty H andbook: Policy, Law and Use, p.69

20 G e n e v a 2001, W IP O Intellectual P ro pe rty H andbook: Policy, Law and Use, p.70

21 Jean C hris to p h e G a llo ux, M aison d 'e d itio n D alloz 2000, D roit de P ro prié té Industrielle, p.353

pour cette raison que la distinction de la marque est done relative

et non pas absolue Cette notion de distinctivité, qui présente un

certain caractère de subjectivite, est appréciée diversement par les

tribunaux qui exercent en la matière leur pouvoir souverain II en

résulte une jurisprudence complexe, souvent difficile à interpreter

2.2.7.2 Le rơle de I’usage dans ỉ ’acquisition du caractère distinctif

Un signe peut acquérir un caractère distinctif en raison de la

durée de 1’usage qui en est fait Les marques constituées par des

termes ayant plus ou moins un caractère descriptif ou banal, peuvent

acquérir un caractère distinctif du fait des circonstances et notamment,

d’un usage ancien et largement établi II est vraisemblable qu’une

place accrue serait faite au rơle de I’usage et au concept de

distinctivité acquise par I’usage Cependant, une marque peut obtenir

et perdre également son caractère distinctif par I’usage dans le temps

* L’acquisition de caractère distinctif par I’usage

Ce principe était déjà posé par les traités internationaux comme

la Convention de Paris et I’Accord ADPIC/ADPIC de reorganisation

Mondiale de Commerce L’article 6 quinquies, alinéa c.l, de la

Convention de Paris precise que "Pour apprécier si la marque est

susceptible de protection, on doit tenir compte de toutes les

circonstances de fait, notamment la durée d’usage de la marque”

L’article 15 de I’Accord ADPIC/ADPIC de reorganisation

Mondiale de Commerce stipule que "Dans les cas Ó des signes ne

sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services

pertinents, les pays Membres peuvent exiger, comme condition

additionnelle de I’enregistrement, que le caractère distinctif des signes

ait été acquis par I’usage Les Membres sont libres d’autoriser

I’enregistrement de signes qui ne sont pas perceptibles visuellement

(marques concernant par exemple les sons ou les odeurs)”

En vertu de ces deux articles, on peut dire qu’un signe qui n’a

pas de caractère distinctif au moment de son dẻpơt à titre de marque

peut avoir acquis ce caractère en raison de son usage antérieur22 On

pourra citer ici un exemple de marque japonaise qui a acquis le

caractère distinctif par I’usage dans le temps La marque HONDA pour

22 Je an C h ris to p h e G alloux, M aison d ’edition D alloz 2000, D roit de P ro prié té Industrielle, p 354

tes motos est une tran slitera tion en lettres romans de Honda, un prénom populaire au Japon23.

Toutefois, I’usage ne purge pas le vice deceptif ou le fait que le signe soit insusceptible d’etre accepté comme marque, par exemple,

le signe générique ou nécessaire

Un signe constituant une marque enregistrée avec succès auprès du Bureau National de Propriété Intellectuelle du Vietnam peut

en principe perdre son caractère distinctif par I’usage dans le tem ps si cette m arque est usuelle dans le comm erce du produit ou du service Dans ce cas, la marque est usuelle et bien connue du public comme une m arque qui désigne un produit ou un service donné (par exemple,

la marque devient un nom générique du produit)

Pourtant, le nombre d’enregistrem ents de marques au Vietnam est encore très limité (50.000) Ainsi, la perte de caractère distinctif par I’usage dans le temps n’est pas encore le cas Mais il faut quand même imaginer une telle situation qui pourra se produire dans I’avenir

En France, il y a un certain nombre de signes qui ont été reconnus distinctifs par la jurisprudence:

- M arque constituée de termes étrangers: il existe une

jurisprudence constante qui considère comme distinctif un mot d ’une langue étrangère, dès lors que celui-ci n’est pas entré dans les usages

de la langue íranẹaise et que sa signification n’est pas perẹue par I’ensem ble du public íranẹais, par exemple “The Financial Tim es” pour designer des journaux (TGI Paris 31 janvier 1990, FIBD 1990 n° 480- III-403)

- M arque constituée d ’un néologisme: Un néologisme, mot

c o m p o s e ou a s s e m b la g e de m ots, est c o n s id é ré c o m m e une denom ination nouvelle, et à ce titre protégé comme marque, même si chacune de ses composantes est descriptive ou n’evoque que la qualité essentielle du produit ou du service, par exemple: “C ottonelle” pour designer des papier d’hygiene et de toilette bien qu’il n’y figure point de coton (Cass.com, 4 octobre 1988, PIBD 1985 n° 450-111-113);

"Alcootest" pour designer I'appareil de dépistage et de mesure de

23 J a p a n P a te n t O ffice , A s ia P a c ific In d u s tria l P ro p e rty C e n tre , J ll, © 1 9 9 9 , T ra d e m a rk M a n a g e m e n t

in E n te rp ris e s , p 24.

rimprégnation alcoolique d'un être humain (Cass.com, 23 octobre

1990, PIBD 1991 n °495-111-131)

- Marque ayant un caractère évocateur Les marques peuvent être plus ou moins évocatrices selon le domaine concerné, c’est ainsi que les marques de produits pharmaceutiques évoquent souvent I’application thérapeutique ou la composition chimique du produit

2.2.2 Les signes non distinctifs

Pour être valable, une marque doit avoir suffisamment le caractère distinctif au moment de son dépôt II serait impossible en effet qu’un commerẹant puisse designer ses produits ou ses services

à I’aide des signes ou des denominations qui sont courants et indispensables à ses concurrents pour definir ou indiquer la composition, la qualité et les caractéristiques essentielles de leurs produits ou services Car ce fait ne facilite pas le commerce

Pour definir la distinctivité, radicle L711-2 du CPI frangais procède négativement en énumérant deux grandes categories de signes dépourvus de caractère distinctif: Les signes génériques,

usuels ou nécessaires (2.2.2.1) et les signes descriptifs {2.22.2).

À ce sujet, I'approche du droit des marques vietnamien est la même Les textes juridiques vietnamiens indiquent que les signes génériques ou descriptifs qui ne présentent pas une distinctivité suffisante ne peuvent être enregistrés comme marques L’article 6.2

du Décret n°63/CP du Vietnam mentionne que les signes suivants ne peuvent être déposés comme marques

- Des signes, des symboles conventionnels, des images ou des noms usuels représentés en differentes langues, qui ont été largement

et frequemment utilises et reconnus pour des produits ou services comme Téléviseur, Réfrigérateur

- Des signes qui n’ont pas de caractère distinctif comme les

de ssin s g é o m é triq u e s sim ples, les lettres, les chiffres, les lettres imprononẹables, les lettres étrangères des langues inusuelles sauf si I’usage de ces lettres est largement reconnu

- Des signes indiquant le temps, le lieu, I’origine, les méthodes

de production, la catégorie, la quantité, la qualité, les caractéristiques,

la composition (matières premieres), I’usage ou tout autre signe descriptif du produit ou du service

2.2.2.1 Les signes nécessaires, usuels ou génériques

Le signe ne doit pas être exclusivem ent la designation nécessaire, usuelle ou générique du produit ou du service Ce caractère s’apprecie aussi bien à regard du langage courant que du langage professionnel, certaines marques s ’adressant plutôt à une clientele de professionnels qu’au grand public On cherche à éviter ainsi q u ’une personne ne s’approprie un signe qui est le nom même

du produit ou du genre qu’il appartient, qui est nécessaire ou habituel pour le designer que ce soit dans le langage technique ou professionnel ou dans langage courant, voire familier

Par consequent, on ne peut pas utiliser le mot "ta b le ” comme marque pour les tables, "cig are ” pour le tabac, "a pple” pour les pommes Quelquefois, les marques figuratives peuvent aussi être nulles puisqu’elles sont considérées comme marques génériques ou banales Par exemple, une feuille de vigne pour designer les vins24, une tête de vache pour designer un from age25, "café instantané” pour designer le café Done, I’utilisation m onopolistique de ces marques limitera le comm erce et rintérêt des consommateurs On peut égalem ent citer I’exemple des marques de poissons BASA et TRA du Vietnam dont le dépôt a été refuse par le Bureau de Patent des Etats- Unis (USPO-United sta te Patent Office) puisque les noms BACOURTI BASA et HYPOBASA sont des noms génériques indiquant I’espece de poissons au Vietnam 26

Les noms CATFISH, BASA et TRA des poissons vietnam iens Saigon Economic Times, No 27-2002 (602), p.8.

Depuis 1997, la quantité d ’exportation des produits de m er vietnamiens aux Etats-Unis a connu une forte croissance27 En particulier, les poissons ‘’C ATFISH ” re p re se n te d 2% du marché américain de ce poisson Le 5 octobre 2001, le parlem ent américain a ratifie la loi HR 2964, section 75528 qui stipule que les poissons CATFISH vietnamiens ne peuvent plus être exportés vers le marché américain s ’ils continuent à p o rte r le nom CATFISH Puisque le norm

24 A C h a v a n e e t J-J Burst, D a llo z1 9 9 6 , D ro it de P ro p rié té In d u s trie lle , p 521

25 Je an C h ris to p h e G a llo u x , D alloz 2000, D ro it de P ro p rié té In d u s trie lle , p 356

26 S a ig o n E c o n o m ic T im e s , No 2 7 -2 0 0 2 (60 2) le 27 ju in 2 00 2, p 8

27 T h e C a tfis h W a r

28 Dr, N g u y e n H uy D zun g, V A S E P , C a tfis h C a m p a ig n A g a in s t V ie tn a m e s e C atfish, 14 N o v e m b e r

2001

CATFISH sert à designer exclusivement les poissons de I ’espece lctaluridae venant de I’Amerique.

Face à cette situation, VASEP (Vietnam’s Association of Seafood Export and Processing) a fait recours aux experts et aux avocats vietnamiens en vue de trouver une bonne solution Finalement, VASEP et son mandataire ont decide de choisir les termes BACOURTI BASA et HYPOBASA comme des marques apposées sur les anciens poissons CATFISH vietnamiens.

Ces nouveaux noms ont été déposés auprès du bureau de Patent des Etats-Unis (US Patent Office) afin d ’obtenir une protection sur le marché américain Malheureusement, BACOURTI BASA et HYPO BAS A sont les noms usuels vietnamiens design ant cette espèce

de poisson, ils sont, done, les noms génériques et n ’ont pas de caractère distinctif exigé p a r le droit des marques

Les marques BACOURTI BASA et HYPOBASA ONT été refusees officiellement par USPO comme des marques sur le marché américain Done, le caractère générique de la marque n’est pas bien compris par les entreprises et même pour certains avocats vietnamiens

2.2.2.3 Les signes descriptifs

L’article L711 -1 b) du CPI íranẹais prohibe les marques

constituées des “signes ou denominations pouvant servir à designer une caractéristique du produit ou du service, et notamment I’espece, la qualité, la quantité, la destination la valeur, la provenance géographique, 1’époque de la production du bien ou de la prestation de service" Les signes qui se bornent à décrire le produit ou ses

caractéristiques n’est pas distinctif car ils sont dépourvus de fantaisie

ou de caractère arbitraire et pourraient s’appliquer aussi bien aux produits ou services des concurrents

En s'inscrivant dans la même logique, I’article 6.2.a et c du Décret n° 63/CP énumère les signes qui ne peuvent être proteges au Vietnam en tant que marque en raison de leur caractère descriptif II s'agit:

“Des signes qui n ’ont pas de caractère distinctif com me les dessins géométriques simples, les lettres, les chiffres, les lettres impronoriẹables, les lettres étrangères des langues usuelles sauf si I’usage de ces left res est large merit reconn u”.

“Des signes indiquant le temps, le lieu, I’origine, les méthodes de production, la catégorie, la quantité, la qualité, les caractéristiques, la composition (matières premieres), I’usage ou tout autre signe descriptifdu produit ou du service”.

Exemples: signes indiquant la qualité (Deluxe, Premium, High quality, Super ), signes indiquant la composition (Laine, Polyester ou Cotton pour designer les vêtements ), signes indiquant la quantité (Cent grams, une douzaine ), signes indiquant le prix ( Trente Dollars), signes indiquant le temps {24 heures - services bancaires)

etc

[-'appreciation de la distinctivité de la marque doit être effectuee auprès du public concerné (c'est-a-dire les clients auxquels est adressé le produit ou le service en question) II faut cependant souligner que les agents de marketing choisissent en general une marque ayant un lien proche avec le produit ou le service en question dans le but de pérenniser I'existence de cette marque dans la mémoire des clients Ainsi, cette marque est plus ou moins descriptive

Pourtant, il faut distinguer les marques descriptives (qui ne seront pas protegees par le droit des marques au Vietnam) des marques suggestives (qui sont généralement protegees par le droit des marques)

La question qui se pose ici est: quand une marque est descriptive ou suggestive? Normalement, cette question est jugee en fonction de la loi locale et de la jurisprudence de chaque pays en tenant compte également des circonstances de chaque cas specifique Mais il y a une regie commune en se basant sur laquelle,

on peut dire si une m arque est suggestive: “une marque suggestive est une marque descriptive qui est distinctive pour des produits ou des services sur lesquels cette marque est revêtue grace à sa signification secondaire et que cette signification est considérée par la clientele comme Vindication des produits ou des services provenant d ’une source de commerce particulier29”.

En cas de doute, I’usage reel de la marque sur le marché pour

un certain temps est peut-être suffisant pour I’enregistrement Pourtant, plus la marque est descriptive, plus la signification

29 G e n e v a 2001, W IP O Intellectual P roperty H andbook: Policy, Law and Use, p u b lic 71

secondaire est difficile à prouver et un pourcentage de I’opinion des clients plus grand est exigé.

2.2.3 Les signes deceptifs

Une marque est jugee qu’il n’y a pas de licéité si les signes constituant cette marque sont d’une part, contraires ả I’ordre public ou bien aux bonnes moeurs D’autre part, ces signes font I’objet des interdictions juridiques concernées

2.2.3.1 Les signes contraires à I’ordre public et aux bonnes moeurs

Les signes contraires à I’ordre public et aux bonnes mceurs ne peuvent être adoptés comme marque ou comme element d’une marque, lin e marque constituée par un slogan subversif ou par un dessin pornographique ne fera pas I’objet d’une protection légale Etant indépendante avec I’objet sur lequel elle est apposée, une marque n’est pas contraire à I’ordre public ou bien aux bonnes moeurs par le fait qu’elle désigne des produits ou des services contraires à ceux-ci

La notion de I’ordre public est très vaste, elle s’etend à I’ensemble de dispositions juridiques comportant des prescriptions imperatives Les marques qui induisent le public en erreur sont considérées comme opposée à I’ordre public Le public peut être induit

en erreur par la marque sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur, I’espece ou I’origine du produit ou service désigné C’est pour cette raison que ‘Teau minérale naturelle” ne peut pas être accepté comme marque pour I’eau purifiee

2.2.3.2 Les signes interdits p a r la Convention d ’Union de Paris et

p a r les accords instituant I’OMC.

Ce sont les signes interdits par des textes internationaux L’article 6 ter de la CUP prohibe I’emploi de certains signes officiels ainsi que leur imitation: les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays membres de I’Union ou des organisations Internationales, intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de I’Union sont membres, ainsi que les sigles ou denominations de ces organisations; les signes et poinẹons officiels de contrôle et de

30 Je an C h risto p h e G a llo ux, M aison d ’e dition D alloz 2000, D roit de P ro prié té Industrielle, p 347

garantie adoptés par les Etats de I’Union, ainsi que toue imitation

au point de vue héraldique31 comme marques ou elements de marques

Lorsque le Vietnam deviendra membre de reorganisation Mondiale de Commerce, I’enregistrement d’une marque contenant ou constituée par une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux devra être refuse ou declare nul pour des vins ou des spiritueux qui ne viennent pas de cette location géographique32 D’autre part, les marques qui sont constituées par les indications géographiques seront refusees ou nulles si elles sont apposées sur des produits ou des services qui ne viennent pas de cette location géographique et qui induisent le public en erreur33

2.2.3.3 Les signes trompeurs

L’article L711-3 du CPI frangais et I’article 6.2,c du Décret No 63/CP vietnamien prohibe les signes qui induisent en erreur, en confusion ou bien en tromperie le public sur la nature, la qualité, la provenance géographique du produit ou du service C’est-à-dire des signes susceptibles de faire penser au consommateur que le produit

ou le service en cause possède des caractéristiques qu’il ne possède pas Exemple: “Mokalux” pour du café ordinaire; “Lavablaine” pour des produits qui ne sont ni lavables ni en laine; “évian fruite” pour des sirops sans eau d’evian etc

2.3 La disponibilité des signes

La propriété des marques est déterminée par leur enregistrement Pour qu’une marque soit protegee, elle doit être

“nouvelle”, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas faire déjà I’objet d’un droit exclusif Le droit de marque ne peut porter sur un signe déjà approprié car il ne saurait y avoir deux droits exclusifs sur un même objet

2.3.1 Les differents droits antérieurs opposables

2.3.1.1 Les marques

L’existence des marques antérieures entraĩnera la nullité d’un dépôt ultérieur La naissance du droit antérieur d’une marque est le résultat de I’enregistrement d’une marque selon le système de

31 J e a n C h risto p h e G alloux, M aison d ’e dition D alloz 2000, D roit de P ro prié té Industrielle, p 348

32 [.'a rtic le 23.2, L 'a ccord A D P IC /A D P IC de I'OM C.

33 L ’a rticle 23.3, L 'a ccord A D P IC /A D P IC de I'OM C.

protection des marques nationale et le système d’enregistrement international (I’Arrangement de Madrid) Le droit de marque n’est opposable que s’il est pubỉié au Registre national des marques (RNM) Pour rendre le signe indisponible, il faut que la marque antérieure ait été enregistrée et soit relative à des produits ou services identiques ou similaires Toutefois, il suffit que la demande d'enregistrement de la marque ait été déposée antérieurement ou beneficie d’une priorité antérieure pour permettre I’opposition Si les produits ou services ne sont ni identiques ni similaires ou si la marque n’a pas été déposée, le signe est disponible Pour apprécier si la similitude des produits ou services crée ou non un risque de confusion, il convient de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure et, en particulier, de sa renommée.

L’article L711-4 du CPI frangais dispose que Ton ne peut pas adopter comme marque un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs II donne ensuite une liste de huit categories d ’anteriorites Les quatre premieres categories couvrent des antériorités constituées par des droits sur des signes distinctifs (marque, denomination sociale, nom commercial et appellation d’origine); les quatre autres concernent soit d’autres droits de propriété intellectuelle: droit d’auteur, droit sur un dessin ou modèle, soit ies droits de la personnalité et la defense de certains intérêts des collectivités territoriales

Les textes juridiques vietnamiens stipulent qu’une marque est disponible si elle remplit les conditions suivantes:

- “Une marque ne doit pas être identique ou confusement similaire aux marques protegees des autres titulaires au Vietnam, y compris des marques protegees selon les accords internationaux dont

le Vietnam est membre34

- “Une marque ne doit pas être identique ou confusement similaire aux marques mentionnées dans les demandes d’enregistrement déposées auprès des autorités compétentes bénéticiant des dates de priorité plus tôt, y compris des demandes d’enregistrement déposées par voie Internationale selon les accords Internationaux dont le Vietnam est membre35”

34 D é c re t No 63/C P , I'article 6.b

35 D é c re t No 63/C P , I'article 6.C

- Une marque ne doit pas être identique ou co n fu se m e n t similaire aux marques déposées par d'autres titulaires et frappees de

déchéance à condition que le temps écoulé après la déchéance ne

dépasse pas 5 ans sauf si la déchéance est due à la non - exploitation

de la marque36” Une marque enregistrée qui ríétait pas exploitée

pendant une période ininterrompue de cinq ans à partir du moment de

1’enregistrement entraĩnera sa déchéance dès le premier jour après

I'expiration de cette période d’inexploitation37

- “ lin e marque ne doit pas être identique ou confusement similaire aux marques d’autres titulaires, jugees comme des marques

notoires selon I’article 6bis de la Convention de Paris de 1883, ou aux

marques largement utilisées et connues38”

La Convention de Paris, en son article 6bis.1, stipule que “les

pays de I’Union s’engagent, soit d’office si la legislation du pays le

permet, soit à la requête de rintéressé, à refuser ou à invalider

I’enregistrement et à interdire I’usage d’une marque de fabrique ou de

commerce qui constitue la reproduction, I’imitation ou la traduction,

susceptibles de créer une confusion, d’une marque que I’autorite

compétente du pays de I’enregistrement ou de I’usage estimera y être

notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne

admise à beneficier de la présente Convention et utilisée pour des

produits identiques ou similaires II en sera de même lorsque la partie

essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque

notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une

confusion avec celle-ci"

Done, il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité d’une

marque par des recherches antérieures avant de faire des procedures

d’enregistrement Pourtant, au Vietnam, les bases de données en

matière de propriété industrielle en general et de marques en

particulier, ne sont pas encore mises en ligne Les recherches doivent

être effectuees auprès des mandataires ou bien directement auprès

du Bureau National de Propriété Intellectuelle du Vietnam

36 D é c re t No 63/C P , I'article 6.d

37 D é c re t No 63/C P , I’a rticle 2 8 c

38 D é c re t No 63/C P , (’a rticle 6.e

2.3.1.2 Les noms commerciaux

Le nom commercial se definit comme la denomination sous laquelle un établissement commercial est connu et exploite son fonds

de commerce ou comme I’appellation sous laquelle le commerẹant exploite son fonds et le distingue des autres fonds de commerce similaires39 Done, le nom commercial sert à distinguer une entreprise des autres

L’article L711-4 c) dispose que le choix de la marque ne doit pas porter atteinte “à un nom commercial ou à une enseigne connus sur I’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans I’esprit du public” Tout d’abord, seuls les noms commerciaux et enseignes qui ont un rayonnement national et non local peuvent antérioriser une marque Ensuite, les noms commerciaux et enseignes seront opposables à une marque déposée postérieurement s’i! existe

un risque de confusion entre ces signes dans I’esprit du public

Etant un pays signataire de la Convention de Paris, le Vietnam doit protéger les noms commerciaux sans qu'une obligation d’enregistrement, ne soit prévue Selon I’article 8 de cette convention,

“Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de I’Union sans obligation de dépôt ou d ’enregistrement, q u ’il fasse ou non partie

d ’une marque de fabrique ou de com m erce”.

Le Décret No.63/CP confirme que les noms commerciaux constituent des antérieures opposables pour des marques au Vietnam

L’article 6.1.f de ce décret stipule que “une marque ne doit pas être identique ou bien confusement similaire aux noms com m erciaux ”

Cependant, les noms commerciaux ne seront opposables qu’a partir

du moment d’obtention du certificat d’immatriculation commerciale s'agissant des entreprises locales ou de I’autorisation d’investissement s'agissant des entreprises à capitaux d'investissement étranger Les certificats cTimmatriculation commerciale ou les licences d'investissement sont délivrés par les services du plan et de I’investissement des provinces (SPI) ou par le Ministère du Plan et de I’lnvestissement (MPI) du Vietnam

Ainsi, les noms commerciaux et les droits de marque ne sont pas attribués par la même administration et il n’y a pas encore une bonne coordination entre le Office National de la Propriété

39 J e a n C h risto p h e G alloux, D alloz 2000, D roit de P ro prié té Industrielle, p 316, 317

Intellectuelle et le Ministère du Plan et de rinvestissem ent pour la

gestion des noms commerciaux À cet égard, I'exemple du nom

commercial et de la marque (NMC; licence d ’investissements

No.4602000127) de la société Nippon Mechanics & Crane et celui du

nom commercial (NMC) de la société Nagoya Machinery Co.Ltd sont

intéressants à étudier40

II n’est pas done facile d'etablir si une marque est identique ou confusement similaire aux noms commerciaux existants

2.3.1.3 Indication géographique et appellation d ’origine

Une marque ne doit pas être identique ou confusement similaire

aux indications, y compris des appellations d’origine protegees41 Les

marques identiques ou confusement similaires à une indication

géographique ou bien à une appellation d’origine sont nulles même si

I indication géographique ou I’appellation d’origine a été attribuée

postérieurement au dépôt de la marque L’adoption de la marque

“Cham pagne” pour un nouveau parfum par Yves Saint-Laurent a été

jugee illicite comme constituant un parasitage de la notoriété de

I’appellation “Champagne” Selon la Cour, I’utilisation du terme

"champagne" est en effet contraire aux dispositions de la loi du 2 juillet

1990 qui stipule qu’un nom géographique constituant une appellation

d’origine ne saurait être utilise par un tiers pour identifier des produits

analogues ne provenant pas de la même origine ou tout autre produit

si cette utilisation est de nature à affaiblir ou à détourner la notoriété

de I’appellation d’origine Par ailleurs, elle a considéré que les sociétés

incriminées ont “détourné la notoriété dont seuls les producteurs et

négociants en champagne peuvent se prévaloir pour commercialiser le

vin ayant droit à cette appellation”42

2.3.1.4 Les dessins et modèles industriels

Les dessins et modèles industriels constituent ẻgalement des

antérieures opposables pour une marque selon le droit vietnamien des

marques L’article 6.1 g du Décret No.63/CP mentionne que “une

marque ne doit pas être identique ou confusement similaire aux

dessins et modèles industriels proteges au Vietnam ou dont les

demandes d'enregistrement sont deposes avec une date prioritaire

40 M a g a z in e Phap Luat, N o.2 -8 -2 0 0 2 ,p 11

41 L ’a rtic le 6.1 f du D é c re t N o.63/C P

42 D o s s ie rs p ra tiq u e s F rancis Lefebvre, p64-65

plus tô t” Done, la disponibilité d ’une marque depend également

des droits sur les dessins et modèies déposés antérieurement

2.3.1.5 Les droits d ’auteur (Copyright)

Des elem ents creatifs sont proteges par le droit d ’auteur

(Copyright) II est done impossible de déposer une marque constituée

ou com prenant des creations sans autorisation du titulaire de ces

droits A defaut d’une telle permission, la marque sera considérée

comme indisponible

L’article 6.1.h du Décret No.63/CP stipule que “une marque ne

doit pas être identique à une image, à un elem ent creatif ou à un

personnage protégé par le droit d’auteur sauf s'il y a I’autorisation de

I auteur

Autres droits antérieurs

Comme mentionné dans la partie précédente concernant la

marque nominale, les noms patronym iques ou portraits peuvent être

deposes comme marques Mais selon les articles 28 et 31 du Code

civil vietnam ien (relatifs aux droits de la personnalité), I’utilisation de

ces signes en tant que marque nécessite I’autorisation du tiers

En France, un nom de domaine peut aussi constituer une

antériorité faisant obstacle à I’enregistrem ent d ’une marque dès lors

qu’il y avait un risque de confusion entre le nom de dom aine et la

m arque43

2.3.2 Les conditions d ’opposabilite des droits antérieurs

II existe, bien sur, des droits antérieurs opposables pour le dépôt d’une marque Un déposant doit savoir précisém ent quelles sont les

conditions d ’opposabilite des droits antérieurs afin d ’eviter la nullité du

dépôt de sa marque

Le droit vietnamien des marques ne precise pas ces conditions

L'article 6 du Décret No.63/CP est la base unique sur laquelle est

déclarée la nullité des marques, e'est-a-dire que la marque déposée

sera déclarée nulle si elle est considérée comme identique,

confusem ent similaire ou provoquant un risque de confusion Cet

article n’est pas precis sur ses termes Cela cause beaucoup de

difficultes pour les déposants, les agents adm inistratifs et même les

43 J e a n C h ris to p h e G a llo u x, D alloz 2000, D ro it de P ro p rié té In d u s trie lle , p 363

mandataires de propriété industrielle dans la mise en oeuvre de la protection des marques au Vietnam44.

Pour faciliter la comprehension des conditions d’opposabilite des droits antérieurs de marques, I'analyse des trois points principaux ci- dessous présentés nous paraĩt utile

2.3.2.1 Le principe de spécialité du droit de marque

Une marque constitue une antériorité opposable à une autre

marque si elle est dans le même secteur commercial que celui 0Ù Ton veut déposer la marque II est toujours possible qu’une marque déjà enregistrée par un titulaire peut être enregistrée par un autre titulaire mais pour des produits et/ou des services differents s’il n’y a pas de

risque de confusion.

D’une part, la marque est protegee seulement pour des produits

ou des services revendiqués et mentionnés clairement dans I’acte de dépôt par son titulaire II ne faut pas confondre ces produits et/ou ces services avec ceux qui figurent dans les classes administratives des produits ou des services de NICE (15 Juin 1957) puisque la classification des produits et/ou des services sert uniquement à calculer des frais administratifs et elle ne determine pas rẻtendue de

la protection des marques En effet, les mêmes marques appartenant

à deux propriétaires differents pourront coexister pacifiquement pour des vêtements et des chaussures, produits qui sont dans la même classe 2 545

D’autre part, la marque est aussi protegee pour des produits ou des services similaires qui ca u se ro n t un risque de confusion avec des produits ou des services mentionnés dans la demande d'enregistrement La similitude peut tout à fait exister entre des produits et/ou des services appartenant à des classes differentes, même entre des classes de produits et des classes de services

La marque du lait “TRUONG SINH” est un bon exemple Fondee

en octobre 1996, la SARL Truong Sinh fabrique et commercialise le lait de soja au Vietnam Le 1/11/1998, cette entreprise a fait un dépôt

d ’enregistrem ent de la marque ‘’Truong Sinh” avec des graphiques

44 Q u y n h Mai, la vio la tio n du droit des m arqu es et des d essins e t m od èle s ind ustrie ls au V ietnam ,

M ag azin e Phap L ua t N o.2-8-2002, p.6

45 A C h a v a n e et J-J Burst, D alloz 1996, D roit de la P ro prié té In du strie lle, p 535