nhãn hiệu màu sắc nhìn từ vụ tranh chấp giữa christian louboutin và ysl, liên hệ với việc bảo hộ nhãn hiệu màu sắc ở việt nam trong bối cảnh gia nhập tpp

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu  Điều kiện bảo hộ: Để được bảo hộ là nhãn hiệu, dấu hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hì

I Cơ sở lý luận

II.1 Tìm hiểu chung về nhãn hiệu

I.1.1 Một số khái niệm

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khácnhau

Chức năng chính của nhãn hiệu là để phân biệt các nhà sản xuất, kinh doanh và chỉ dẫnnguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ Ngoài ra, nhãn hiệu còn có một số chức năng phụ mà cácdoanh nghiệp cần quan tâm khai thác như chức năng chỉ dẫn chất lượng, chức năng quảng cáo

và chức năng hỗ trợ kiểm soát và tổ chức thị trường

-Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ

chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thànhviên của tổ chức đó

-Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác

sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ,nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độchính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu Ví dụ, ISO

9000 là một nhãn hiệu chứng nhận được công nhận rộng rãi trên thế giới

-Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự

nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau

- Nhãn hiệu ba chiều là hình dáng bề ngoài của sản phẩm được thể hiện dưới dạng không gian ba chiều Trên thế giới, nhãn hiệu ba chiều được bảo hộ và sử dụng khá phổ biến Việt namhiện nay chưa có văn bản cụ thể nào qui định về việc bảo hộ nhãn hiệu ba chiều Tuy nhiên, trênthực tế, Cục Sở hữu Trí tuệ vẫn chấp nhận đăng ký nhãn hiệu ba chiều Các tiêu chuẩn và quy trình xét nghiệm nhãn hiệu ba chiều cũng giống như đối với các nhãn hiệu bình thường khác

-Nhãn hiệu nổi tiếng: Nhãn hiệu được coi là nổi tiếng khi nó được sử dụng liên tục cho

hàng hóa, dịch vụ có uy tín và do vậy được biết đến một cách rộng rãi Theo Công ước Paris vềbảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (mà Việt Nam là một thành viên), nhãn hiệu nổi tiếng nghiễmnhiên được hưởng chế độ bảo hộ đặc biệt tại tất cả các nước thành viên mà không cần qua bất

kỳ thủ tục đăng ký nào

I.1.2 Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu

 Điều kiện bảo hộ:

Để được bảo hộ là nhãn hiệu, dấu hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc

sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch

vụ của chủ thể khác Hay nói cách khác, không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn vớinhãn hiệu của người khác đang được bảo hộ

Như vậy, một nhãn hiệu có thể được bảo hộ nếu đáp ứng được hai điều kiện Thứ nhất,dấu hiệu phải “nhìn thấy được” Quy định này hẹp hơn quy định của TRIPs “bất kỳ dấu hiệunào” Điều này có nghĩa rằng, các dấu hiệu như âm thanh, mùi vị… không thể được đăng ký lànhãn hiệu theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam Thứ hai, “khả năng phân biệt” là điềukiện bắt buộc của nhãn hiệu Đây cũng là chức năng chính của nhãn hiệu Đặc điểm này là đặcđiểm chung của nhãn hiệu và do đó, nó giống với các điều ước quốc tế cũng như luật về nhãnhiệu của các nước trên thế giới

Luật sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam và của nhiều quốc gia khác đều có các quy định cụthể dấu hiệu nào bị coi là không có khả năng phân biệt Nói chung, đó là các hình và hình hìnhhọc đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm như một từ ngữ; chữnước ngoài thuộc các ngôn ngữ không thông dụng… Tuy nhiên, một số dấu hiệu có thể đượcbảo hộ nếu chúng được sử dụng và được biết đến một cách rộng rãi… Các luật sư, chuyên giatrong lĩnh vực nhãn hiệu có thể giúp làm rõ vấn đề này khi bạn muốn đăng ký mnột nhãn hiệu

 Chủ thể của đối tượng được bảo hộ:

Bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp Việt Nam nào cũng có quyền nộp đơn trực tiếp vào Cục Sởhữu trí tuệ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu

+Phụ thuộc vào ý đồ kinh doanh, phát triển thương hiệu, duy trì tuyền thống…và luậtnhãn hiệu của từng quốc gia, chủ nhãn hiệu có thể quyết định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu trêncác khía cạnh: (i) Ở đâu (trong nước hoặc những nước nào), (ii) cho loại hàng hoá, dịch vụ gì,

và (iii) trong bao lâu (thời hạn bảo hộ).Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải xácđịnh rõ đang và sẽ sử dụng nhãn hiệu đó cho những loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể nào Thỏa ướcNice về phân loại hàng hóa, dịch vụ liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu (mà Việt Nam đang ápdụng) đã phân các hàng hóa thành 34 nhóm và các dịch vụ thành 11 nhóm.Một nhãn hiệu đăng ký cho nhiều nhóm hàng hoá dịch vụ thì lệ phí đăng ký sẽ cao hơn so vớimột nhóm

+ Ở Việt Nam, quyền đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng

ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp Vì vậy, khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng kýnhãn hiệu, khó có khả năng ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu tương tự hay hoàn toàngiống với nhãn hiệu đang được thẩm định

 Thời hạn hiệu lực

+Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, có thể gia hạn nhiều lầnliên tiếp.Nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ không thể được sửa đổi sau khi đăng ký, trừtrường hợp sửa đổi để giới hạn danh mục hàng hóa,dịch vụ

+Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy hiệu lực nếu chủ Giấy chứng nhậnđăng ký nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu trong 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu đìnhchỉ hiệu lực, mà không có lí do chính đáng Trong trường hợp này, hiệu lực của Giấy chứngnhận đăng ký nhãn hiệu bị đình chỉ kể từ ngày đầu tiên sau thời hạn 5 năm nói trên

II.2 Xác định các dấu hiệu, hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu

Điều kiện đầu tiên để tiến hành xác định các hành vi vi phạm đó là nhãn hiệu được yêucầu xem xét phải xác định được chủ sở hữu rõ ràng, thuộc phạm vi nhãn hiệu đang được bảo hộ

ở Việt Nam và hành vi vi phạm được thực hiện trong lãnh thỗ Việt Nam

I.2.1 Xác định một nhãn hiệu có dấu hiệu bị nghi ngờ là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Theo quy định của pháp luật nước ta, trong số những người cùng nộp đơn bảo hộ chocùng một nhãn hiệu, quyền bảo hộ được dành cho đơn đăng ký được nộp sớm nhất tại Cục Sởhữu trí tuệ, các đơn được nộp sau cho cùng một nhãn hiệu hàng hóa sẽ bị từ chối bảo hộ Vì vậy

để giữ nhãn hiệu của mình doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ càng sớm càng tốt

Để được chấp nhận bảo hộ, một nhãn hiệu cùng một lúc phải đáp ứng các điều kiện bảo

hộ và không thuộc một trong các dấu hiệu loại trừ Nhiều nhãn hiệu được nộp đơn và kèm theo

đó là các khoản phí và lệ phí, nhưng do khâu thiết kế không chuẩn nên việc bảo hộ nhãn hiệu bị

từ chối sau vài tháng nộp đơn, vì không đáp ứng điều kiện bảo hộ Trước khi nộp đơn bạn cầnđánh giá nhãn hiệu định đăng ký theo các điều kiện bảo hộ (Điều 72 và 73 của Luật Sở hữu trítuệ năm 2005)

Nhãn hiệu hàng hóa sẽ bị từ chối bảo hộ nếu có các dấu hiệu loại trừ sau:

- Không có khả năng phân biệt của nhãn hiệu (cấu tạo quá đơn giản, mang tính mô tảhàng hóa, trùng với dấu hiệu có chức năng thông dụng khác…);

- Trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy các nước, với biểutượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp của quốc gia và quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnhcủa lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam và nước ngoài;

- Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo

hộ hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn, hoặc được coi là nổi tiếng hoặc được thừa nhận rộng rãi; 2

- Trùng hoặc tương tự với những đối tượng đã thuộc quyền sở hữu công nghiệp củangười khác, gồm tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả;

- Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảohành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính

tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận; - Làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫnhoặc có tính chất lừa dối người tiêu dung về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chấtlượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ

Ví dụ đối với dấu hiệu chữ:

Nhãn hiệu được

bảo hộ

Dấu hiệu (nhãn hiệu)

bị coi là tương tự tới mức gây nhầm lẫn

Phân tích

PHÚ MỸ TÂN PHÚ MỸ phần chữ PHÚ MỸ được coi là thành phần chủ

yếu của nhãn hiệu được bảo hộ, do đó việcthêm thành phần TÂN (Tân nghĩa là mới- PHÚ

MỸ MỚI) không làm thay đổi bản chất củanhãn hiệu PHÚ MỸ

Ví dụ với dấu hiệu hình/ dấu hiệu kết hợp:

Nhãn hiệu được bảo hộ Dấu hiệu (nhãn hiệu) bị coi

là tương tự tới mức gây nhầm lẫn

Phân tích

Thành phần chính trong nhãnhiệu bảo hộ là phần chữ HOÀ

KÝ và hình, trong khi đó dấuhiệu vi phạm chứa phần lớn cácdấu hiệu đã được bảo hộ, chỉthêm một số thành phần phụtrong cách trình bày

Ví dụ về các nhãn hiệu là dấu hiệu dạng chữ thông thường có cùng cách phát âm:

Nhãn hiệu được

bảo hộ

Dấu hiệu (hãn hiệu) bị coi là tương tự gây nhầm lẫn

Ký tự C và các ký tự K hoặc CC khi phát âm đều như nhau

DECOLGE

N

DECONGEL/DEKOLGELCác dấu hiệu trên và nhãn hiệu được bảo hộ đều được phát âm làđê-côn-gen, mặc dù khác nhau bởi chữ cái C và K hoặc N và L

Dấu hiệu trên và nhãn hiệu được bảo hộ khác nhau chữ cl và d,

Nhãn hiệu được

bảo hộ

Dấu hiệu (hãn hiệu) bị coi là tương tự gây nhầm lẫn

về hình thức trình bày d rất giống chữ cl viết liền, hơn nữa thứ tự xuấthiện các nguyên âm trong nhãn hiệu là như nhau

Ví dụ về các nhãn hiệu là dấu hiệu hình có cùng cách trình bày:

Nhãn hiệu được bảo hộ Dấu hiệu bị coi là tương tự gây nhầm lẫn

Thành phần chính của nhãn hiệu đượcbảo hộ là hình quả địa cầu bao bọc bởi hai dảibăng, trong đó chữ KG nổi bật lên trên Dấuhiệu bị coi là tương tự gây nhầm lẫn có hìnhquả địa cầu màu xanh và hai dải băng màusáng, phần chữ KG có thêm chữ BEARINGS phía dưới, ngoài racòn có thêm hai cung tròn phái trên và dưới Tổng thể đây là haidấu hiệu/nhãn hiệu này bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhau

Ví dụ về các nhãn hiệu/dấu hiệu có cùng nghĩa:

Nhãn hiệu được bảo hộ Nhãn hiệu bị coi là

tương tự gây nhầm lẫn

Phân tích

GOLD STAR KIM TINH, SAO VÀNG Nhãn hiệu GOLD STAR khi sang

tiếng việt là KIM TINH, SAO VÀNG

La vie The life La vie (tiếng Pháp) và The life (tiếng

Anh) có cùng ý nghĩa là Cuộc sốngNÚI VÀNG KIM SƠN chữ NÚI VÀNG và KIM SƠN có

cùng ý nghĩa trong tiếng Việt

I.2.2.Các hành vi trực tiếp vi phạm quyền đối với nhãn hiệu

I.2.2.1.Sử dụng nhãn hiệu không được chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép

Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

+ Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh,phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

Trong quy định này, từ “gắn” phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất với ý nghĩa là mọiphương thức đưa nhãn hiệu lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh v.v Ví dụ,việc gắn nhãn hiệu có thể là in, dập, đúc trực tiếp nhãn hiệu lên sản phẩm (trên bánh xà phòngchẳng hạn), hoặc dán đề can mang nhãn hiệu lên sản phẩm (ví dụ, xe máy) v.v

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu đượcbảo hộ;

Điểm lưu ý trong các hành vi sử dụng ở điểm này là mục đích của hành vi, đó là “để bán” Hành vi tàng trữ hoặc quảng cáo nhưng không nhằm mục đích “để bán sản phẩm, dịch vụ

mang nhãn hiệu sẽ không thuộc trường hợp quy định tại điểm này

+ Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ

Theo quy định của pháp luật, việc cho phép sử dụng nhãn hiệu phải được thực hiện dướihình thức hợp đồng bằng văn bản (Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ) Hợp đồng chuyển giao quyền

sử dụng này có hiệu lực (nội dung, thời điểm có hiệu lực v.v) theo sự thoả thuận của hai bên và

nó chỉ có ý nghĩa là để có hiệu lực đối với bên thứ ba, dùng để chứng minh việc sử dụng nhãnhiệu của bên thứ ba không bị coi là sử dụng mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãnhiệu

I.2.2.2 Hành vi sử dụng thuộc một trong các trường hợp bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp

Theo Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây được thực hiện mà không đượcphép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Khi xác địnhmột hành vi như vậy, có hai yếu tố phải xác định là dấu hiệu bị nghi ngờ xâm phạm và hàng hoáhoặc dịch vụ mang dấu hiệu đó

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng vớihàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặcliên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sửdụng như vậy có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng vớihàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khảnăng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tựhoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc

sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ

Nhãn hiệu được bảo hộ:

Sản phẩm mang nhãn hiệu được đăng ký: Bột giặt

Sản phẩm: Bột giặt

2 Sử dụng nhãn hiệu trùng chosản phẩm tương tự

SỐMỘtSản phẩm: Xà phòng

2.2.3.Vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng

Để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, trước hết phải chứng minh nhãn hiệu đó đượcngười tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam (Điều 4 Luật Sở hữu trítuệ) Các tiêu chí được sử dụng để xem xét một nhãn hiệu nổi tiếng hay không được quy định tạiĐiều 75 Luật sở hữu trí tuệ Một điều cần lưu ý trong khi xem xét để công nhận một nhãn hiệunổi tiếng là: các tiêu chí được quy định tại Điều 75 Luật sở hữu trí tuệ chỉ mang tính ví dụ vàkhông chỉ giới hạn ở các tiêu chí đó Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng các tiêu chí khác đểchứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng Hơn nữa, một nhãn hiệu không phải đáp ứng tất cảcác tiêu chí quy định tại Điều 75 mới được coi là nổi tiếng Tuỳ từng trường hợp, có thể chỉ cầnthoả mãn một tiêu chí trong số đó cũng có thể coi một nhãn hiệu là nổi tiếng và việc công nhậnmột nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được thực hiện cho từng mục đích và vụ việc cụ thể và không phảisau khi được công nhận nhãn hiệu nổi tiếng (để xử lý một vụ kiện cụ thể), chủ sở hữu nhãn hiệu

có thể sử dụng căn cứ này cho các mục đích khác, vụ việc khác

Theo quy định tại khoản 1.d Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ thì các hành vi sau đây bị coi

là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng:

“Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạngdịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch

vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hànghoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồngốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó vớichủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.”

Nhãn hiệu thông thường

Nhãn hiệu nổi tiếng

Tình huống Hệ quả

Nhãn hiệu thông thường

Nhãn hiệu nổi tiếng

tương tự cho hàng hoá/dịch

hoá/dịch vụ không tương tự

hoặc không liên quan

Không xâm phạm Xâm phạm, nếu :

- Làm giảm khả năngphân biệt của nhãn hiệu được bảohộ

- Lợi dụng uy tín, danhtiếng của nhãn hiệu được bảo hộ

- Gây nhầm lẫn

- Gây ấn tượng sai lệch

về mối quan hệ với chủ sở hữunhãn hiệu nổi tiếng

2.2.4.Một số trường hợp đặc biệt

-Đối với các nhãn hiệu đã được chuyễn nhượng, người được chuyển nhượng cần đưa racác giấy tờ chứng nhận đăng ký hợp đồng li-xăng, đồng thời phải được tòa án đã công nhận làchủ nhãn hiệu ở thời điểm hiện tại

-Một vài trường hợp đặc biệt không bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: Theoquy định tại Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ sở hữu nhãn hiệu không được ngăn cấm ngườikhác thực hiện các hành vi sau đây (nói cách khác, đây là những hành vi không bị coi là xâmphạm quyền đối với nhãn hiệu):

+ Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được chủ sở hữu nhãn hiệuhoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài

+ Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số lượng, chấtlượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.Ví dụ:

Một người thứ ba có tên là TRUNG NGUYÊN (Trung là họ và Nguyên là tên riêng) và mở một

cơ sở rang xay, đóng gói cà phê và sử dụng trên bao bì sản phẩm dòng chữ “RANG XAY VÀĐÓNG GỌI TẠI CƠ SỞ TRUNG NGUYÊN, 36 PHỐ HUẾ, HÀ NỘI” và các hình ảnh trên bao

bì này không giống với hình ảnh mà cà phê TRUNG NGUYÊN đã đăng ký thì không bị coi làxâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ nêu trên

- Ngoài việc xác định sự trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn của các nhãn hiệu/dấu hiệu,còn phải xác định sự trùng hoặc tương tự, liên quan của hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu/dấuhiệu để khẳng định có hay không tồn tại hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Cách xácđịnh cụ thể như sau:

- Hai hàng hoá được coi là cùng loại nếu có cùng bản chất (cấu tạo, thành phần, hìnhdáng v.v.), có cùng chức năng (công dụng hoặc mục đích sử dụng) và có cùng phương thức thựchiện chức năng đó;

- Hai hàng hoá được coi là tương tự nếu tương tự nhau về bản chất (thành phần, cấu tạo,hình dáng v.v.) hoặc/và tương tự về chức năng (công dụng hoặc mục đích sử dụng) và tương tự

về phương thức thực hiện chức năng đó

Hai hàng hoá cũng được coi là tương tự nếu liên quan đến nhau về bản chất (được cấuthành từ cùng loại nguyên liệu, hàng hoá này được cấu thành từ toàn bộ hay một phần của hànghoá kia v.v.) và/hoặc liên quan với nhau về chức năng (để hoàn thành chức năng của hàng hoánày phải sử dụng hàng hoá kia, thường được sử dụng cùng với nhau, có cùng phương thức thựchiện chức năng v.v.) hoặc liên quan chặt chẽ về phương thức lưu thông trên thị trường (đượcbày bán cùng nhau, đưa ra thị trường cùng nhau)

II.3 Xử lý khi có tranh chấp về quyền đối với nhãn hiệu

I.3.1 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Trong ba loại biện pháp được áp dụng để giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trítuệ, ranh giới giữa biện pháp hình sự và hai biện pháp còn lại là biện pháp dân sự và biện pháphành chính tương đối rõ ràng.[1] Thông thường, hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền sở hữucông nghiệp bị xử lý hình sự nếu trước đó đã bị xử lý hành chính Trong khi đó, ranh giới giữabiện pháp dân sự và biện pháp hành chính lại chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt vấn đề những tranhchấp nào được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự và những tranh chấp nào được giải quyết

bằng “con đường” hành chính Hệ quả là, nhiều tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ lẽ ra phảiđược giải quyết theo thủ tụng tố tụng dân sự nhưng lại giải quyết theo thủ tục hành chính Theothống kê, trong những năm qua, hầu hết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ được giải quyếtbằng biện pháp hành chính Không ít người lo ngại rằng, việc giải quyết các tranh chấp vềquyền sở hữu trí tuệ đang bị hành chính hoá Quy định không rõ ràng về thẩm quyền dẫn đến sựchồng chéo trong hoạt động của các cơ quan, các cơ quan đôi khi thực hiện công việc khôngthuộc thẩm quyền của mình, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989 lần đầu tiên quy định cho Toà ánthẩm quyền xét xử các tranh chấp về quyền trí tuệ mà cụ thể là quyền sở hữu công nghiệp tạiĐiều 29 Theo quy định của Pháp lệnh, thẩm quyền xét xử các tranh chấp sở hữu công nghiệpcủa Toà án rất hẹp Cụ thể, Toà án chỉ có thẩm quyền xét xử bốn loại tranh chấp và vi phạm sau:hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của chủ văn bằng bảo hộ; tranh chấp liên quanđến việc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phảitrả khoản tiền cho chủ văn bằng bảo hộ trong trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụngđối tượng sở hưũ công nghiệp; tranh chấp liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ cho tổ chức,

cá nhân không có quyền nộp đơn; tranh chấp liên quan đến việc trả thù lao cho tác giả và ngườithừa kế của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp[2]

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 chỉ quy định tranh chấp về quyền sở hữu trí tụê, chuyểngiao công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án (khoản 40-Điều 25, khoản 2-Điều 29)

Bộ luật dân sự năm 1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành về quyền tác giả và quyền sở hữucông nghiệp trong Bộ luật[3] cũng chỉ quy định: tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, tác giả, chủ sởhữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền khởi kiện yêu cầu cơ quan nhà nước thẩm quyềnbảo vệ quyền của mình khi bị xâm hại; tranh chấp về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệpđược giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự[4] Ngày 21/8/1997, Toà án nhân dân tối cao đã banhành Công văn số 97/KHXX xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền tác giả vàquyền sở hữu công nghiệp Tiếp đó, ngày 5/12/2001, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sátnhân dân tối cao và Bộ văn hoá-thông tin đã ban hành Thông tư liên tịch số01/2001/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT về giải quyết các tranh chấp liên quan đếnquyền tác giả tại Toà án nhân dân Tuy nhiên, tất cả những văn bản pháp luật này cũng chưa quyđịnh rõ, đầy đủ các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ cụ thể nào thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Toà án theo thủ tục tố tụng dân sự

I.3.2 Áp dụng biện pháp dân sự để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ, toà án áp dụng các biện pháp dân sự sauđây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

- Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

- Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

- Buộc bồi thường thiệt hại;

Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thươngmại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất,kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đếnkhả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ

II.4 Một số quy định riêng về màu sắc của nhãn hiệu

Không phải luật pháp sở hữu trí tuệ của quốc gia nào cũng có quy định cụ thể về phạm vibảo hộ của nhãn hiệu đen-trắng và nhãn hiệu màu, thêm nữa không phải các quy định liên quanđến vấn đề trên cũng giống nhau giữa các quốc gia trên thế giới Tuy vậy, theo quy định về bảo

hộ nhãn hiệu của Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới, một nhãn hiệu có thể xin đăng kýbảo hộ ở dạng đen-trắng, dạng màu hoặc cả đen-trắng lẫn màu sắc

Một nhãn hiệu được đăng ký ở dạng màu sắc nói chung được bảo hộ mạnh hơn so vớicùng nhãn hiệu được bảo hộ dưới dạng đen-trắng Bởi ngoài việc được bảo hộ về mặt nội dung(hình/chữ) như một nhãn hiệu đen-trắng, nhãn hiệu màu sắc còn được bảo hộ cả màu hoặc kếthợp màu, giúp bảo vệ nhãn hiệu chống lại cả các hành vi xâm phạm bằng cách sử dụng kết hợpmàu sắc tương tự gây nhầm lẫn Tuy nhiên, khi đã đăng ký dạng màu sắc chủ nhãn hiệu lại bịhạn chế trong việc sử dụng, nghĩa là chỉ được sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu đã đăng ký.Trong khi đó, nhãn hiệu đen-trắng lại có ưu thế giúp chủ nhãn hiệu có thể linh hoạt sử dụngnhãn hiệu một cách rộng hơn, theo các phương án màu khác nhau phù hợp với các điều kiệnthực tế Do đó, nếu có đủ điều kiện, chủ nhãn hiệu nên tiến hành đăng ký nhãn hiệu cả trongdạng đen trắng lẫn màu sắc để đạt được sự bảo hộ hiệu quả nhất

Ngày 15.04.2014 các nước EU đã ban hành “Thông cáo chung về việc thực hành chungphạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đen-trắng” (The Common Communication on the commonpractice of the scope of protection of black& white marks) đây là kết quả của sự hợp tác giữacác cơ quan sở hữu trí tuệ trong EU nhằm hài hòa hóa thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu đen-trắngtrong phạm vi các quốc gia của Liên minh này.

Thông cáo chứa quy định chung về cách áp dụng luật cho việc bảo hộ nhãn hiệu trắng:

đen-• Về quyền ưu tiên

Theo quy định một nhãn hiệu muốn được hưởng quyền ưu tiên phải dựa trên cùng nhãnhiệu đã được nộp đơn đăng ký trước đó nên mọi sự khác biệt giữa các nhãn hiệu liên quan sẽvấp phải sự phản đối Do đó, một nhãn hiệu đã được đăng ký ở dạng đen-trắng sẽ không đượccoi là cơ sở để xin quyền ưu tiên cho cùng nhãn hiệu xin đăng ký ở dạng màu Tuy nhiên, nếu

sự khác biệt về màu nhỏ đến mức người tiêu dùng trung bình không nhận biết được thì các nhãnhiệu đó có thể coi là trùng nhau để có thể xin hưởng quyền ưu tiên

• Về khả năng dùng làm cơ sở để từ chối đăng ký nhãn hiệu:

Sự khác biệt giữa nhãn hiệu đen-trắng và màu, tuy có cùng hình dạng và đường nét,nhưng nói chung người tiêu dùng trung bình đều có thể nhận biết được nên không thể coi làtrùng nhau để làm cơ sở cho việc từ chối đăng ký nhãn hiệu Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, khi

sự khác biệt không đáng kể và người tiêu dùng trung bình không dễ nhận biết được thì các nhãnhiệu đó mới được coi là trùng nhau

• Về khả năng dùng làm chứng cứ về sử dụng nhãn hiệu:

Việc sử dụng phiên bản màu của một nhãn hiệu đen-trắng đã đăng ký có được coi là nhãnhiệu đen-trắng đó đã được sử dụng hay không sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể Sự sửdụng màu cho một nhãn hiệu đen-trắng đã đăng ký sẽ không bị coi là làm thay đổi nhãn hiệu đónếu: các thành phần chữ/hình vẫn được giữ nguyên và là các thành phần chính; tương phản tốisáng được giữ nguyên; màu sắc không mang tính phân biệt tự thân và không phải là một đặcđiểm phân biệt của nhãn hiệu

Các quy định theo Thông cáo trên bước đầu thống nhất được cách tiếp cận liên quan đếnphạm vi bảo hộ của nhãn hiệu đen-trắng trong phạm vi của các nước châu Âu Tuy nhiên, cácquy định này mới chỉ giải quyết được một vế của vấn đề, tức là chỉ mới quy định ảnh hưởng củanhãn hiệu đen-trắng đến các phương án màu của nó Còn chiều ngược lại: một nhãn hiệu màu có

thể coi là trùng lặp để tạo quyền ưu tiên cho nhãn hiệu đen-trắng hay có thể làm cơ sở để từ chốinhãn hiệu đen-trắng hay không thì chưa được đề cập tới.

II Vụ tranh chấp giữa Christian Louboutin và Yves Saint Laurent

II.1 Giới thiệu hai công ty

 Christian Louboutin

Christian Louboutin là một thương hiệu đến từ Pháp, chuyên về giày và phụ kiện cao cấp

do nhà thiết kế Christian Louboutin sáng lập năm 1991.Khách hàng đầu tiên của ChristianLouboutin năm 1991 là công chúa Caroline của Monaco Cô đã hết lời khen ngợi cửa hàng trongmột bài phỏng vấn, và từ đấy tên tuổi của Louboutin nổi lên như cồn Chỉ trong năm đầu tiên ramắt thương hiệu, ông đã bán được 200 đôi giày Và cho đến thời điểm hiện tại, ChristianLouboutin đạt doanh thu hơn 300 triệu đô-la Mỹ hàng năm với hơn 700.000 đôi giày được bánra

Trong khoảng 10 năm đầu, hãng chỉ tập trung phát triển dòng sản phẩm thế mạnh là giàycao gót nữ do chính tay ông chủ công ty thiết kế Sang đến năm 2003, Christian Louboutin mởrộng sản xuất dòng sản phẩm túi xách và ví da Và mãi đến năm 2011, thương hiệu mới cho rađời bộ sưu tập giày dép đầu tiên dành cho nam giới Năm 2012, Christian Louboutin lấn sânsang thị trường làm đẹp khi hợp tác với Batallure Beauty LLC cho ra mắt LouboutinBeauté Năm 2014, thương hiệu làm đẹp này tung ra một loạt các màu sơn móng tay độc quyền

có thiết kế nắp chai nhọn cao như gót giày đế đỏ huyền thoại – mặt hàng làm nên tên tuổi củachính công ty này, các tín đồ thời trang lẫn làm đẹp đã xem đây như một sản phẩm “must-have”

từ đế chế Louboutin Và đặc biệt là khi thương hiệu này tuyên bố tung ra bộ sưu tập son môi đầutiên vào tháng 9 năm 2015 thì các cô gái lại một lần nữa “phát sốt” vì những thỏi son hình viênđạn mang đầy tính biểu tượng của Christian Louboutin

Trải qua 25 năm phát triển với nhiều sản phẩm ghi được dấu ấn trong lòng công chúng,nhưng đến nay giày cao gót vẫn là biểu tượng quyền lực của hãng, đồng thời cũng là sản phẩmđem lại doanh thu chính cho Christian Louboutin.Ông được ca tụng là một trong những nhàthiết kế giày nổi tiếng nhất thế giới Mỗi một đôi giày của ông, với đế đỏ đặc trưng, là niềm mơước của phái đẹp trên toàn cầu “Xe Ferrari màu đỏ, túi Hermes màu cam, và giày ChristianLouboutin phải có đế đỏ - màu đỏ sậm nhưng vẫn rất tươi tắn!” đó là tuyên ngôn của nhà thiết

kế đầy đam mê này Vì thế, mọi thiết kế giày của hãng, dù có đa dạng về kiểu cách, màu sắc đếnđâu, cũng có chung một đặc điểm: đều có đế màu đỏ - tượng trưng cho nét nồng nàn, quyến rũ

và sức mạnh rất riêng của phái đẹp

 Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent (YSL) là hãng thời trang cao cấp do Yves Saint Laurent và PierreBergé thành lập năm 1961 Hãng nổi tiếng với những thiết kế may sẵn hiện đại và độc đáo dànhcho nữ giới Trong suốt những năm 1960 đến 1970, những sản phẩm chính của YSL là dòngthời trang mang phong cách beatnik bụi bặm, những chiếc áo khoác thợ săn, những đôi bốt caoquá gối, quần bó và cả những bộ vest tuxedo cho phụ nữ gây nhiều tranh cãi Có thể nói YSL làthương hiệu đầu tiên sử dụng những sản phẩm thời trang của mình để đem lại quyền lực và bìnhđẳng cho nữ giới Cũng chính những thiết kế táo bạo này đã góp phần đưa YSL trở thànhthương hiệu nổi tiếng số một vào thời bấy giờ

Năm 1978, Yves Saint Laurent lần đầu tiên cho ra đời một dòng mỹ phẩm Trong nhữngnăm 1980-1990, thương hiệu tiếp tục mở rộng sản xuất các loại nước hoa cho nam và nữ Cũngtrong những năm này, các mẫu thiết kế của hãng đã mất dần cảm hứng và thương hiệu YSL đãkhông còn giữ được vị tríhàng đầu như xưa Doanh thu chủ yếu được mang về từ việc bán nướchoa và mỹ phẩm

Ngày nay, YSL Paris mở rộng sang kinh doanh rất nhiều mặt hàng từ quần áo may sẵn,

đồ da, giày dép đến đồ trang sức Dòng mỹ phẩm của Yves Saint Laurent cũng rất nổi tiếng trênthị trường mỹ phẩm cao cấp mặc dù dòng sản phẩm này hoạt động độc lập do L’Oréal Paris giữbản quyền

II.2 Vụ kiện “giày đế đỏ”

II.2.1 Hoàn cảnh xảy ra vụ việc

Việc kiện tụng giữa hai hãng thời trang bắt đầu nổ ra vào tháng 4 năm 2011 khiLouboutin đệ trình lên tòa án, cáo buộc Yves Saint Laurent đã vi phạm bản quyền thương hiệucủa mìnhvì đã trình làng các mẫu giày có đế màu đỏ nằm trong bộ sưu tập mùa xuân resort

2011 Theo đó, 4 mẫugiày bị kiện nằm trong bộ sưu tập này đều có phần đế được sơn màu đỏmang tên: the Tribute, Tribtoo, Palais, và Wood Stock với giá bán khoảng 925$ TheoLouboutin, đế giày màu đỏ là dấu ấn thương hiệu mà bất cứ tín đồ thời trang nào cũng có thểnhận biết và hãng cũng đã đăng ký bản quyền thương hiệu giày đế đỏ Điều đó lý giải cho câu

hỏi tại sao Christian Louboutin lại đưa YSLra tòa khi hãng này cho ra đời 4 mẫu giày platformđơn sắc hoàn toàn màu đỏ, bao gồm cả phần đế, vì có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Bốn mẫu giày gây tranh cãi của YSL

II.2.2 Diễn biến:

Giai đoạn 1: Tại tòa án New York

Tháng 04/2011, thương hiệu Louboutin vốn nổi tiếng với những gót giày đế đỏ đặc trưngđược ưa chuộng bởi các ngôi sao hàng đầu như Victoria Beckham, Kate Moss và Sarah JessicaParker đã gửi đơn kiện Yves Saint Laurent với cáo buộc hãng thời trang này đã đánh cắp mẫugiày “Red Sole” (đế đỏ)

Louboutin đã tung ra thị trường những mẫu giày với đế đỏ từ năm 1992 và được cấp giấyđăng ký thương hiệu ở Mỹ vào năm 2008 Khoản bồi thường 1 triệu đô la cho hành vi “vi phạmthương hiệu và cạnh tranh không lành mạnh” đã được Louboutin đệ trình nhằm cáo buộc YSLgây ra nhầm lẫn cho người tiêu dùng

Không im lặng trước những cáo buộc trên, YSL cho rằng việc sử dụng màu đỏ ở đế giày

đã có trong lịch sử từ rất lâu và Yves Saint Laurent cũng đã từng tạo ra những đôi giày với phần

đế có màu đỏ từ năm 1962 (rất lâu trước khi Louboutin bán chúng) và giày đơn sắc của nhà thiết

kế này là tiền đề của thương hiệu Yves Saint Laurent ngày nay

YSL cũng cáo buộc rằng nhà thiết kế Louboutin đã gian lận trong việc đăng ký bảnquyền và độc quyền thiết kế giày đế đỏ với lý lẽ: “Với tư cách là một người đi đầu trong lĩnhvực thời trang, là người đã cống hiến cả cuộc đời của mình để tạo ra những đôi giày tuyệt đẹpcho phụ nữ trên thế giới, ông Louboutin nên biết hoặc cần phải biết rằng có hàng trăm nhữngmẫu giày có thể chứng minh lời tuyên bố của ông là sai”.

Và quả nhiên phán quyết của thẩm phán Toà án Liên bang đã đứng về phía YSL khi ôngMarrero cho rằng việc giao cho bất cứ một hãng thiết kế giày cao gót nào quyền được độc quyền

sử dụng màu đỏ trong thiết kế của mình đều là hành vi ngăn cản sự cạnh tranh của các thànhviên khác

Ngày 10 tháng 8 năm 2011, thẩm phán Victor Marrero đã bác bỏ cáo buộc của ChristianLouboutin và từ chối yêu cầu đòi chấm dứt việc bán những đôi giày bị cho là “đạo ý tưởng”nằm trong bộ sưu tập resort 2011 của YSL trong thời gian tố tụng của tòa án Ông còn khẳngđịnh không nên để bất kì ai trong nền công nghiệp sáng tạo như thời trang lại có quyền sử dụngmột màu duy nhất làm thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá cho riêng mình

Christian Louboutin đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm ở Manhattan, tòa án cấp trên củaTòa án quận Manhattan

 Giai đoạn 2: Tại tòa phúc thẩm ở ManhattanTháng 01/2012, Christian Louboutin lại một lần nữa yêu cầu tòa án bảo vệ quyền sở hữucủa mình đối với những chiếc đế giày màu đỏ

Trong hồ sơ tòa án, đế đỏ của Louboutin đã được giới thiệu vào năm 1992 và ChristianLouboutin đã sở hữu giấy đăng ký nhãn hiệu của Hoa Kì số 3.361.597 ghi rõ: Louboutin là nhãnhãng duy nhất được sơn màu đỏ trên đế giày/dép, để ngăn chặn các nhà thiết kế khác sử dụngmàu đỏ trên đế giày

6/9/2012, tòa phúc thẩm Manhattan đã ra phán quyết, giày đế đỏ Louboutin được quyềnbảo hộ thương hiệu trong giới hạn màu đỏ sơn ở đế khác biệt với màu sắc của phần còn lại củađôi giày, mà không bảo hộ với những đôi giày có màu đỏ toàn bộ

Tòa phúc thẩm cho rằng quyết định của Marrero về việc một màu sắc không thể đăng kíthương quyền trong ngành công nghiệp thời trang dựa trên sự hiểu biết thiếu chính xác về họcthuyết chức năng thẩm mỹ “Kết luận của tòa án quận rằng một màu sắc nào đó không thể được