Ngày 12072008, Công ty TNHH Thành Công (gọi tắt là Công ty Thành Công) được UBND tỉnh H cho phép xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại xã Trung Thành, huyện Trung Sơn, tỉnh H. Ngày 27102012, Công ty Thành Công nộp 02 đơn đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành” và nhãn hiệu kết hợp “Trung Thành và hình” cho sản phẩm giấy của Công ty. Ngày 12112013, Công ty Thành Công được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số XX76 cho nhãn hiệu “Trung Thành” và ngày 25122013 được cấp GCNĐKNH số XX88 cho nhãn hiệu “Trung Thành và hình”.
Trang 1ĐỀ BÀI
Ngày 12/07/2008, Công ty TNHH Thành Công (gọi tắt là Công ty Thành Công) được UBND tỉnh H cho phép xây dựng nhà máy sản xuất giấy tại xã Trung Thành, huyện Trung Sơn, tỉnh H Ngày 27/10/2012, Công ty Thành Công nộp 02 đơn đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành” và nhãn hiệu kết hợp “Trung Thành và hình” cho sản phẩm giấy của Công ty Ngày 12/11/2013, Công ty Thành Công được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số XX76 cho nhãn hiệu “Trung Thành” và ngày 25/12/2013 được cấp GCNĐKNH số XX88 cho nhãn hiệu “Trung Thành và hình”.
Ngày 05/07/2014, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Đại An (Công ty Đại An) gửi đơn khiếu nại đến Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hiệu lực GCNĐKNH số XX76 cho nhãn hiệu “Trung Thành” và hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số XX88 đối với nhãn hiệu “Trung Thành và hình” (hủy bỏ cụm từ
“Trung Thành”).
Lý do mà Công ty Đại An đưa ra là nhãn hiệu mà Công ty Thành Công đăng
ký không đáp ứng được điều kiện bảo hộ theo khoản 2 Điều 74 Luật SHTT do: (i) Cụm từ “Trung Thành” trùng với thành phần phân biệt trong tên thương
mại “Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành” của Công ty Đại An Dự án Nhà máy giấy Trung Thành của Công ty Đại An là một dự án lớn đã được UBND Tỉnh H phê duyệt, cấp phép từ năm 2010 (trước thời điểm Công ty Thành Công đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành”) Việc đăng ký nhãn hiệu Trung Thành của Công ty Thành Công là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm gây ra sự nhầm lẫn giữa sản phẩm của Công ty Thành Công
và sản phẩm của Nhà máy Giấy Trung Thành trong tương lai.
Trang 2(ii) Cụm từ “Trung Thành” trùng với tên địa danh xã “Trung Thành” Việc
Công ty Thành Công đăng ký nhãn hiệu này không được UBND cho phép.
NỘI DUNG
Để giải quyết bài tập này, nhóm chúng em sử dụng các cơ sở pháp lý sau:
- Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 (Luật SHTT)
- Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp
Nhóm chúng em xin làm rõ các vấn đề sau đây:
1.Công ty Đại An có quyền yêu cầu hủy GCNĐKNH của Công ty Thành Công hay không?
Khoản 3 Điều 96 Luật SHTT quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu
cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với điều kiện phải nộp phí và lệ phí” Theo đó, khoản 1 và khoản 2 Điều 96 quy định về các
trường hợp văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hoặc hủy bỏ một phần hiệu lực
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của
Trang 3người nộp đơn1 Ngày 12/11/2013, Công ty Thành Công được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) số XX76 cho nhãn hiệu “Trung Thành” và ngày 25/12/2013 được cấp GCNĐKNH số XX88 cho nhãn hiệu “Trung Thành và hình” Ngày 05/07/2014, công ty Đại An gửi đơn khiếu nại đến Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu hủy toàn bộ hiệu lực với nhãn hiệu “Trung Thành” và một phần hiệu lực với nhãn hiệu “Trung Thành và hình” của công ty Thành Công Vậy yêu cầu của công ty Đại
An đã đáp ứng yêu cầu thời hiệu
Với những quy định trên, công ty Đại An hoàn toàn có quyền yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hiệu lực GCNĐKNH số XX76 cho nhãn hiệu “Trung Thành” và hủy bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH số XX88 đối với nhãn hiệu “Trung Thành và hình” (hủy bỏ cụm từ “Trung Thành”)
2.Phân tích những lý do mà Công ty Đại An đưa ra
2.1 Cụm từ “Trung Thành” trùng với thành phần phân biệt trong tên thương mại “Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành” của Công ty Đại An (đã được UBND tỉnh H cấp phép từ năm 2010) Việc đăng ký nhãn hiệu Trung Thành của Công
ty Thành Công là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm gây ra sự nhầm lẫn giữa sản phẩm của 2 Công ty trong tương lai.
Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức,
cá nhân khác nhau2.Theo pháp luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây:
- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể
cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc
Trang 4- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác1
Bên cạnh đó, nhãn hiệu muốn được bảo hộ phải không thuộc các điều kiện quy định tại Điều 73 và Điều 74 Luật SHTT
Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc
có danh tiếng2 Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng
- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh
- Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng3
Tuy nhiên, những lý do khởi kiện mà Công ty Đại An đưa ra có phù hợp với quy định pháp luật hay không, ta cần tiến hành phân tích những điểm đáng lưu ý như sau:
Một là, Công ty Đại An cho rằng tên “Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành”
của mình là tên thương mại Tuy nhiên ở đây cần làm rõ vấn đề: Theo quy định
Trang 5của pháp luật thì đây có được xem là tên thương mại và có đủ điều kiện được bảo hộ đối với tên thương mại hay không?
Để trả lời cho câu hỏi này, ta cần làm rõ những điểm sau:
- Điều kiện bảo hộ tên thương mại: Theo quy định tại Điều 76 Luật SHTT,
điều kiện chung để tên thương mại được bảo hộ là “tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh” Khi đáp ứng điều kiện bảo hộ thì
quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký1
- Thời điểm bảo hộ tên thương mại: Điều 16 Nghị định số
103/2006/NĐ-CPquy định: “Phạm vi quyền đối với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp”.
Với các quy định trên, thời điểm tên thương mại được bảo hộ là thời điểm được chủ thể mang tên thương mại đó sử dụng hợp pháp trên thực tế Vì vậy, có thể nói để được pháp luật bảo hộ, bên cạnh các điều kiện được quy định tại Điều 76 và Điều 78 Luật SHTT, tên thương mại trước hết phải là tên của cơ sở kinh doanh, có nghĩa là cơ sở kinh doanh đó phải được hình thành và được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Mặc dù việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó nhưng đó là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp Do đó
Trang 6trong trường hợp tranh chấp cụ thể này chưa thể phát sinh quyền SHCN đối với tên thương mại là tên của nhà máy
Khoản 6 Điều 124 Luật SHTT quy định sử dụng tên thương mại “là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo” Do đó, ta có thể thấy, “Dự án nhà máy giấy Trung Thành”
của công ty Đại An mới chỉ tồn tại là một dự án chưa có những hoạt động thương mại cụ thể do chính nhà máy này thực hiện, mà mọi hoạt động liên quan đến việc
sử dụng tên “Nhà máy giấy Trung Thành” đều do công ty Đại An đứng ra thực hiện với tư cách là chủ đầu tư Tên dự án “Nhà máy Giấy Trung Thành” đã được công ty Đại An sử dụng, là tên của Nhà máy và dùng để chỉ sản phẩm trong tương lai Với những phân tích trên, tên của “Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành” chưa được doanh nghiệp mang tên thương mại đó sử dụng trên thực tế do đó chưa làm phát sinh quyền SHCN đối với tên thương mại này Vì vậy, trong trường hợp này, tên Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành mặc dù được công ty Đại An sử dụng trong các hoạt động đầu tư nhưng không thể xem việc sử dụng đó là điều kiện để bảo hộ tên thương mại theo tinh thần Điều 123 và Điều 124 Luật SHTT Như vậy, tên doanh nghiệp trong dự án thành lập doanh nghiệp chưa thể được pháp luật SHTT bảo hộ là tên thương mại
Từ đó, với lý do mà công ty Đại An đưa ra là nhãn hiệu của Công ty Thành Công trùng với tên thương mại “Dự án Nhà máy Giấy Trung Thành” của công ty Đại An là không phù hợp quy định, bởi lẽ “Dự án nhà máy giấy Trung Thành” không được xem là tên thương mại được bảo hộ
Trang 7Hai là, Công ty Đại An cho rằng : Việc đăng ký nhãn hiệu Trung Thành của
Công ty Thành Công là hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm gây ra sự nhầm lẫn giữa sản phẩm của công ty Thành Công và sản phẩm của Nhà máy giấy Trung Thành trong tương lai
Căn cứ vào khoản 1 Điều 130 Luật SHTT quy định về các hành vi bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
“Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ;
b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ;
”
Và theo khoản 2 Điều luật này quy định “Chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá”.
Theo như dữ liệu mà tình huống đưa ra thì cả hai công ty này đều có chung một lĩnh vực kinh doanh là sản xuất giấy Mặt khác, “Dự án nhà máy giấy Trung Thành” của công ty Đại An đã được UBND tỉnh H phê duyệt, cấp phép trước đó từ lâu (năm 2010) Vì vậy, việc công ty Thành Công đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành” và nhãn hiệu kết hợp “Trung Thành, hình” cho sản phẩm giấy của công ty sau “Dự án nhà máy giấy Trung Thành” cần được xem xét Tuy nhiên “Dự án Nhà
Trang 8máy Giấy Trung Thành” chưa hoạt động kinh doanh trên thực tế và cũng không phải là nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ
Và, khi căn cứ vào điểm k, khoản 2, Điều 74 LSHTT, ta thấy quy định này chỉ bảo hộ đối với tên thương mại khi xuất hiện nhãn hiệu khác sử dụng tên trùng hoặc tương tự và có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng Mặt khác, như đã phân tích ở trên, “Dự án nhà máy giấy Trung Thành” chưa được xem là tên thương mại Như vậy, với những phân tích ở trên thì lý do công ty Đại An đưa ra là không phù hợp với quy định của pháp luật
2.2 Cụm từ “Trung Thành” trùng với tên địa danh xã “Trung Thành” Việc công ty Thành Công đăng ký nhãn hiệu này không được UBND cho phép
Trên thực tế, không ít doanh nghiệp đã lấy tên địa danh làm dấu hiệu để đăng
ký bảo hộ nhãn hiệu Và vì nhiều lý do khác nhau, có nhiều trường hợp tên của một địa danh được các doanh nghiệp khác nhau cùng sử dụng nhãn hiệu cho hàng hoá, dịch vụ của mình, gây ra hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại
Xét trong vụ việc trên, công ty Đại An gửi đơn khiếu nại yêu cầu bác bỏ toàn
bộ hiệu lực GCNĐKNH đối với nhãn hiệu “Trung Thành” và bác bỏ một phần hiệu lực GCNĐKNH đối với nhãn hiệu “Trung Thành và hình” (cụm từ “Trung Thành”) của công ty Thành Công với lý do cụm từ “Trung Thành” trùng với tên địa danh xã
“Trung Thành” với lí do việc công ty Thành Công đăng kí nhãn hiệu này không được UBND cho phép
Theo quy định của pháp luật trước khi Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, Điều 29 Nghị định 63/CP năm 1996 được sửa đổi năm 2001 quy định về các trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu
Trang 9công nghiệp, trong đó điểm d khoản 2 Điều 29 quy định một trong những lý do hủy
bỏ là “Đối tượng được bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ” Điểm g, khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP quy định không bảo hộ nhãn hiệu: “Dấu hiệu, tên gọi (bao gồm cả ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, biểu tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình quốc kì, quốc huy, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh
nhân, địa danh, các tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài nếu không
được các cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép” Thông tư số 3055
cũng yêu cầu trong trường hợp dấu hiệu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được quy định trong khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP thì trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền1 Tuy nhiên, không có sự giải thích từ quy định của pháp luật về việc sử dụng tên địa danh trong trường hợp nêu trên: tên địa danh yêu cầu sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền là tên nước, tên vùng lãnh thổ, tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hay bao gồm cả tên xã, huyện? Trường hợp nào việc sử dụng tên địa danh làm nhãn hiệu cần được sự cho phép của
cơ quan có thẩm quyền? Trước khi Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn Luật SHTT có hiệu lực, những vấn đề trên chưa được pháp luật quy định cụ thể Điều này đã tạo cho cơ quan có thẩm quyền quyền hạn rất lớn trong việc áp dụng pháp luật khi xác định trường hợp nào tên địa danh khi sử dụng làm nhãn hiệu cần được
cơ quan có thẩm quyền cho phép, trường hợp nào không cần sự cho phép
Luật SHTT ra đời đã có quy định rõ ràng hơn về trường hợp nào thì tên địa danh khi sử dụng làm nhãn hiệu thì cần được cơ quan có thẩm quyền cho phép
Theo Khoản 3 và khoản 4 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ thì “đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép” được áp dụng đối với nhãn
hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận Văn bản cho phép đăng ký nhãn hiệu tập thể,
31/12/1996.
Trang 10nhãn hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực địa lý tương ứng với địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương (trong trường hợp khu vực địa lý thuộc một địa phương) cấp1
Theo quy định này,nếu đăng ký nhãn hiệu tập thể trùng với tên địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng
ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Còn nếu đăng ký nhãn hiệu thông thường hoặc nhãn hiệu tập thể của một sản phẩm không phải đặc sản địa phương mà trùng với tên địa danh nơi sản xuất, đặt trụ sở thì không cần có sự cho phép của Ủy ban nhân dân
Trong trường hợp này, Công ty Thành Công đăng ký nhãn hiệu “Trung Thành” không phải là một nhãn hiệu tập thể mà là một nhãn hiệu thông thường, nên việc đăng ký nhãn hiệu như vậy không cần có văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân, do đó lý do trên mà công ty Đại An đưa ra là không phù hợp
3 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của công ty Thành Công có thể bị hủy
bỏ hiệu lực không? Tại sao?
Ngày 12/11/2013 công ty Thành Công được cấp GCNDKNH số XX76 cho nhãn hiệu “Trung Thành”, ngày 25/12/2013 được cấp GCNDKNH số XX88 cho nhãn hiệu “Trung Thành và hình” Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau, khi không đáp ứng mục đích dùng
để phân biệt hàng hóa thì GCNDKNH sẽ hiệu hủy bỏ hiệu lực
Khoản 1 Điều 87 Luật SHTT về Quyền đăng ký nhãn hiệu quy định: “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất
hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN