Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự việt nam

Tính cấp thiết của đề tài Hàng ngày chúng ta tiếp cận với các thông tin: Theo đại diện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, "Mỗi năm, giả mạo, ăn cắp bản quyền sản phẩm gây thiệt h

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

NGUYỄN THỊ PHA

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

NGUYỄN THỊ PHA

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

THEO PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Chuyên ngành : Luật dân sự

Mã số : 60 38 30

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Quế Anh

HÀ NỘI - 2011

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

7

1.1 Khái niệm nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu

công nghiệp đối với nhãn hiệu

7

1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu và phân biệt nhãn hiệu với các đối

tượng khác

7

1.1.3 Khái niệm hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối

1.2 Phân biệt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối

với nhãn hiệu với các hành vi vi phạm pháp luật khác

33

1.2.1 Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại

33

1.2.2 Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý

33

1.2.3 Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với

cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu

34

Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

36

2.1 Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 36 2.1.1 Hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông thường 38 2.1.2 Hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng 47

2.2 Phương thức xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công

nghiệp đối với nhãn hiệu

55

2.2.3 Chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm 65

2.2.4 Địa điểm thực hiện hành vi xâm phạm 66

2.3 Tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gây ra

68

2.3.4 Phương thức xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm

nhãn hiệu

77

Chương 3: THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM VÀ PHƯƠNG

HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU

84

3.1 Thực trạng và tác động của hành vi xâm phạm quyền sở hữu

công nghiệp đối với nhãn hiệu

84

3.1.2 Tác động của hành vi xâm phạm 94 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

106

3.2.1 Phương hướng hoàn thiện các quy định về hành vi xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

106

3.2.2 Phương hướng hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền sở

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

108

3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

110

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

SHCN : Sở hữu công nghiệp SHTT : Sở hữu trí tuệ

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu

bảng

2.1 Đơn khiếu nại về xâm phạm nhãn hiệu trong tổng số đơn

khiếu nại về xâm phạm quyền SHCN từ năm 1995-2007

2.3 Đơn đề nghị cơ quan hải quan phối hợp phát hiện, xử lý

hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu

87

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Số hiệu

biểu đồ

2.1 Đơn khiếu nại về xâm phạm nhãn hiệu trong tổng số đơn

khiếu nại về xâm phạm quyền SHCN từ năm 1995-2007

tại Cục SHTT

85

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hàng ngày chúng ta tiếp cận với các thông tin: Theo đại diện của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), "Mỗi năm, giả mạo, ăn cắp bản quyền sản

phẩm gây thiệt hại ít nhất 100 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu" [60]; "trên chuyên

cơ Air Force One của Tổng thống Hoa Kỳ cũng có gắn phụ tùng giả" [59]; theo

số liệu tại Hội thảo "Hàng nhái và các biện pháp ngăn chặn" tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003, "tại Việt Nam, hàng nhái, hàng giả đang gia tăng với tốc

độ năm sau gấp 2,5 lần so năm trước" [21]; theo ông Trần Việt Hùng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, mỗi năm, các lực lượng thực thi quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đã "phát hiện và xử phạt khoảng 3.000 vụ vi phạm hành chính liên quan đến hàng giả, vi phạm quyền sở SHCN" [10]…

Các số liệu trên chứng tỏ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) nói chung và xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng đang trở thành một vấn nạn mà thế giới và Việt Nam đang phải đối mặt hàng ngày Hành vi này gây thiệt hại nhiều mặt cho Nhà nước và xã hội Ở Việt Nam, xâm phạm nhãn hiệu đang ngày càng mở rộng về phạm vi, tăng lên về quy mô, số lượng

2009 (sau đây gọi tắt là Luật SHTT 2005) và các văn bản hướng dẫn thi hành

cũng chưa hình thành nên một hệ thống pháp luật điều chỉnh hành vi xâm phạm nhãn hiệu hiệu quả

Trong khi đó, hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu là một đề tài mới và khó nên có rất ít các công trình nghiên cứu chuyên sâu, các chuyên gia hay cơ chế tham vấn chính thức để có thể sử dụng là nguồn tham khảo cho việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này

Vì vậy, các chủ thể kinh doanh, người tiêu dùng và các cơ quan thực thi mất đi cơ hội có được công cụ pháp lý hiệu quả để bảo vệ nhãn hiệu, các quyền và lợi ích hợp pháp của mình và đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Dựa trên các cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, với mong muốn tìm hiểu bản chất pháp lý và thực trạng hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp giúp cho việc hoàn thiện pháp luật

về xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, tác giả đã lựa chọn đề tài này

2 Tình hình nghiên cứu đề tài

Xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu là một đề tài mới nên có rất ít luận án, luận văn, khoá luận và bài viết chuyên sâu về đề tài này Có thể chia các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài làm ba nhóm sau:

- Nhóm thứ nhất xem xét đề tài như một nội dung trong các đề tài lớn

về hành vi xâm phạm quyền SHTT hoặc SHCN:

+ Bài viết: "Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và vấn đề xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Công ty Honda Việt Nam", của Vũ Lê Trung,

đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 5 năm 2005;

+ Bài viết: "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp - những vấn đề đặt

ra từ thực tiễn", của Lê Việt Long, đăng trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật,

số 5 năm 2005

- Nhóm thứ hai nghiên cứu đề tài như một phần liên quan mật thiết cấu thành nên các vấn đề về bảo hộ, bảo vệ, thực thi… quyền SHTT hoặc SHCN:

+ Luật văn thạc sỹ luật học: "Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Việt Nam", của Trần Nguyệt Minh,

bảo vệ năm 2004 tại Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Luận văn thạc sỹ luật học:"Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự",của Vũ Thị Hương Giang, bảo vệ năm

2007 tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Bài viết: "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập và xây dựng nền kinh tế tri thức", của Trần Thanh Lâm, đăng trên thongtinphapluatdansu

wordpress.com ngày 27/09/2008

- Nhóm thứ ba nghiên cứu một hoặc một phần nội dung của đề tài:

+ Bài viết: "Xác định thiệt hại trong pháp luật về sở hữu công nghiệp",

của Đinh Thị Mai Phương, tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 9 năm 2008;

+ Khoá luận: "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

ở Việt Nam hiện nay", của Đặng Mai Anh, bảo vệ tại Đại học Quốc gia Hà

Nội năm 2008;

+ Khoá luận: "Xác định các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm dịch vụ", của Vũ Thị

Vân Nga, bảo vệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008

Trong các công trình nghiên cứu trên, khoá luận của tác giả Đặng Mai Anh được coi là gần gũi với đề tài nghiên cứu nhất Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một khoá luận, tác giả Đặng Mai Anh chỉ trình bày các nội dung rất

sơ lược, thiên về việc nêu hậu quả của hành vi xâm phạm và hệ thống cơ quan thực thi quyền SHCN Với các công trình khác, đề tài có sự khác biệt rõ ràng

Vì vậy, với cách tiếp cận mới vừa có chiều sâu (làm nổi bật bản chất pháp lý

của hành vi) vừa có chiều rộng (xem xét tổng thể hành vi trong mối quan hệ với các nội dung liên quan, mối quan hệ nhân quả giữa nguyên nhân, hành vi

và hậu quả của hành vi và tương quan giữa quy định của Việt Nam với pháp luật của các nước và quốc tế về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn

hiệu) có thể thấy tính mới vượt trội của đề tài Bên cạnh đó, việc nghiên cứu bài bản, khoa học đề tài sẽ bảo đảm cơ sở cho việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào trong công tác bảo vệ và thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu Đó

là các lý do chính thúc đẩy tác giả nghiên cứu đề tài này

3 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý

luận về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, đánh giá pháp luật

hiện hành quy định về hành vi này và thực trạng xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật

về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Từ mục đích trên, luận văn đặt ra các mục tiêu nghiên cứu sau:

- Đưa ra khái niệm và phân tích các đặc trưng của hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam;

- So sánh hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu với các

hành vi vi phạm pháp luật khác có nhiều điểm tương đồng với hành vi này;

- Phân tích các quy định pháp luật về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo Bộ luật Dân sự 2005, Luật SHTT 2005 và các văn bản liên quan;

- Phân tích nội dung hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu;

- Đánh giá quy định về xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, thực trạng hành vi trên và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: là một dạng hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể

là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, Luật SHTT 2005 và các văn bản liên quan

Phạm vi nghiên cứu: trên cơ sở đối tượng nghiên cứu có thể xác định

phạm vi nghiên cứu của đề tài như sau:

- Tập trung phân tích khái niệm, bản chất pháp lý của hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, Luật SHTT 2005 và các văn bản liên quan trong tương quan với các nội dung liên quan, các điều ước quốc tế và pháp luật các nước;

- Nghiên cứu thực tiễn hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu để phát hiện những bất cập trong pháp luật điều chỉnh hành vi và đưa ra phương hướng khắc phục

5 Phương pháp nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lênin để làm sáng tỏ các vấn đề pháp lý trong mối liên hệ với các vấn đề kinh tế, xã hội Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác như: so sánh pháp luật, lịch sử, phân tích, tổng hợp…

6 Những điểm mới của luận văn

Qua quá trình nghiên cứu pháp luật Việt Nam về hành vi xâm phạm quyền SHCN, so sánh các quy định này với các quy định tương ứng trong các điều ước quốc tế, pháp luật các nước và nghiên cứu thực trạng của hành vi xâm phạm nhãn hiệu, luận văn có các điểm mới sau:

- Luận văn phân tích một cách khoa học hệ thống khái niệm về hành

vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam;

- Luận văn so sánh những quy định của các điều ước quốc tế và pháp luật của các nước nhằm mục đích làm rõ bản chất pháp lý của hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam;

- Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu và hiện trạng xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu;

- Luận văn đã đưa ra được một số phương hướng hoàn thiện pháp luật

về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

7 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công

nghiệp đối với nhãn hiệu

Chương 2: Những quy định của pháp luật hiện hành về hành vi xâm

phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Chương 3: Thực trạng hành vi xâm phạm và phương hướng hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu

Xuất phát từ bản chất là dấu hiệu để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau, nhãn hiệu ra đời trên cơ sở nền sản xuất hàng hoá nên lịch sử hình thành và phát triển của nó gắn bó chặt chẽ với lịch sử hình thành và phát triển của nền sản xuất hàng hoá Dưới góc độ khoa học pháp lý, khi đưa ra khái niệm nhãn hiệu, chúng ta không những phải chú ý đặc điểm trên mà còn phải xem xét khái niệm này theo các giai đoạn lịch sử, các trường phái, hệ thống pháp luật trên thế giới

Vào thời Cổ đại, các nhãn hiệu đầu tiên đã xuất hiện tại Ấn Độ cách đây 3.000 năm, tại Trung Quốc và La Mã cách đây 2.000 năm dưới dạng các chữ

ký, dấu hiệu trên các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ… đem giao lưu trong nước hoặc trao đổi giữa các nước và nó đặc biệt phát triển vào thời Trung đại Theo

TS Đào Minh Đức trong bài "Thương hiệu-lôgô-nhãn hiệu", nhãn hiệu (brand) bắt đầu từ việc đánh dấu sản phẩm bằng cách đốt tro (to burn) của

người Ai Cập và La Mã nhằm "bảo đảm tín nhiệm và khả năng mua lại sản phẩm của khách hàng" [34] Như vậy, nhãn hiệu khi mới ra đời chỉ là dấu

hiệu đơn giản dùng để phân biệt hàng hoá của các thương gia và nhà sản xuất hơn là có giá trị về mặt kinh tế

Ở thời hiện đại, dựa trên chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chức năng

phân biệt của nhãn hiệu, người ta định nghĩa: "Một nhãn hiệu hàng hoá là bất

kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá của doanh nghiệp này với hàng hoá của các đối thủ cạnh tranh" [62] Dựa trên chức năng phân biệt, có thể định nghĩa "Nhãn hiệu là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá của một doanh nghiệp này với hàng hoá của những doanh nghiệp khác" [62] Đây

là cách tiếp cận tại Mục 1(1)(a) của Luật Mẫu WIPO về Nhãn hiệu hàng hoá, Tên thương mại và Cạnh tranh không lành mạnh cho các nước phát triển năm

1967 cũng là cách tiếp cận phổ biến trên thế giới và ưu việt hơn các cách tiếp cận trên Nguyên nhân là mặc dù chức năng nguồn gốc và chức năng phân biệt có sự gắn bó chặt chẽ, nhưng trong tương quan so sánh với chức năng nguồn gốc, chức năng phân biệt là chức năng chính, dễ nhận biết, tiếp cận, ghi nhớ hơn và quan trọng hơn vì nó gắn bó chặt chẽ với việc phân biệt hàng hoá thông qua việc nhãn hiệu được sử dụng trên thực tế

Khoản 1, Điều 15, Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT (TRIPS) quy định:

Bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch

vụ của một doanh nghiệp với hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp khác đều có thể làm nhãn hiệu Các dấu hiệu phải có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu Trường hợp bản thân các dấu hiệu không có khả năng phân biệt, các Thành viên có thể quy định khả năng được đăng ký phụ thuộc vào tính phân biệt đạt được thông qua việc sử dụng Các Thành viên có thể quy định điều kiện

để được đăng ký là nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được [79]

Đây là khái niệm rất rộng Nhãn hiệu theo quy định trên bao gồm nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ, không giới hạn ở nhãn hiệu được nhìn thấy mà có thể

cả các nhãn hiệu được cảm nhận thông qua các giác quan khác miễn là nó "có khả năng phân biệt" và "có khả năng được đăng ký là nhãn hiệu" Chức năng

phân biệt của nhãn hiệu của nhãn hiệu có thể đạt được từ chính bản thân dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu hoặc đạt được qua quá trình sử dụng

Khoản 1, Điều 6, Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 2001 về quan hệ thương mại (BTA) định nghĩa:

Nhãn hiệu được cấu thành bởi dấu hiệu bất kỳ hoặc sự kết hợp bất kỳ của các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch

vụ của một người với hàng hoá, dịch vụ của người khác, bao gồm

từ ngữ, tên người, hình ảnh, chữ cái, chữ số, tổ hợp màu sắc, các yếu tố hình, hình dạng của hàng hoá hoặc hình dạng của bao bì hàng hoá [79]

Khái niệm nhãn hiệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đưa ra dựa trên quy định của Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ (Lanham Act):

Nhãn hiệu hàng hoá (trademark) là bất kỳ từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào được sử dụng hoặc nhằm mục đích sử dụng trong thương mại để nhận biết, phân biệt hàng hoá của người sản xuất, kinh doanh này với hàng hoá của người sản xuất, kinh doanh khác và chỉ ra nguồn gốc của hàng hoá

Nhãn hiệu dịch vụ (service mark) là bất kỳ từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hoặc bất kỳ sự kết hợp nào được sử dụng hoặc nhằm mục đích sử dụng trong thương mại để nhận biết, phân biệt dịch vụ của nhà cung cấp này với dịch vụ của nhà phân phối khác

và chỉ ra nguồn gốc của dịch vụ [82]

Nhìn chung, hai khái niệm trên đều đưa ra những đặc điểm chung nhất của nhãn hiệu được hầu hết các quốc gia và TRIPS điều chỉnh Nhãn hiệu bao gồm nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ ở dạng hai chiều hoặc dạng ba chiều, có cả chức năng nguồn gốc lẫn chức năng phân biệt

Với các nội dung khác, luật pháp Hoa Kỳ đều có cơ chế điều chỉnh bổ

sung Về tính phân biệt của sản phẩm đạt được thông qua quá trình sử dụng,

Luật pháp Hoa Kỳ cho phép các nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (thoả mãn ngay từ đầu tính phân biệt) như trường hợp mang tính mô tả sản phẩm, đang được sử dụng và được đăng bạ tại sổ đăng bạ phụ (supplemental register) có thể được thừa nhận là có tính phân biệt nếu người chủ sở hữu chứng minh được rằng qua quá trình khai thác, tuyên truyền và tiếp thị, ý nghĩa mang tính mô tả ban đầu của nhãn hiệu đã bị thay thế bởi khái niệm nhận biết nguồn gốc sản phẩm Trong trường hợp ấy, nhãn hiệu có thể được tiếp tục đăng ký vào sổ đăng bạ chính (principal register) áp dụng với các

nhãn hiệu đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ Về các loại nhãn hiệu không trực tiếp

"nhìn thấy được" bằng mắt thường, mặc dù không trực tiếp đề cập trong khái

niệm trên nhưng vẫn được pháp luật Hoa Kỳ thừa nhận và USPTO thực tế đã cấp rất nhiều nhãn hiệu đăng ký cho các nhãn hiệu âm thanh và mùi vị Hoa

Kỳ là nước đầu tiên cấp đăng ký cho nhãn hiệu mùi vị là nhãn hiệu mùi thơm tươi mát của Plumeria dùng cho chỉ may và thêu ren vào năm 1990 [62]

Philip Kotler, chuyên gia marketting hàng đầu thế giới, tương tự như

vậy cũng cho rằng: "Nhãn hiệu là tên, thuật ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình

vẽ hay sự phối hợp giữa chúng, có công dụng dùng để xác nhận hàng hoá, dịch vụ của người bán và phân biệt chúng với các hàng hoá, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh" [12]

Như vậy, đa số các khái niệm hiện đại trên đều đề thể hiện ba nội dung: về thuật ngữ, nhãn hiệu theo nghĩa rộng bao gồm cả nhãn hiệu hàng hoá

và nhãn hiệu dịch vụ; về chức năng, nhãn hiệu có cả chức năng nguồn gốc và chức năng phân biệt trong đó chức năng phân biệt là cơ bản; về dấu hiệu, nhãn hiệu có thể gồm các dấu hiệu hình, chữ hoặc kết hợp giữa chúng ở dạng hai hoặc ba chiều

Đối với pháp luật Việt Nam, khái niệm nhãn hiệu cũng có sự thay đổi qua các thời kỳ

Giai đoạn trước năm 1975, Dụ số 5 ngày 01/4/1952 về nhãn hiệu của chính quyền Bảo Đại quy định về "nhãn hiệu" hay "thương hiệu" dùng cho sản phẩm hay thương phẩm, Luật số 13/57 ngày 01/8/1957 của Nghị viện Việt Nam Cộng Hoà về nhãn hiệu sản xuất và thương hiệu quy định "nhãn

hiệu sản xuất" dùng cho các sản phẩm kỹ nghệ hoặc canh nông, Nghị định

số 175/TTg của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 03/04/1958 về thể lệ nhãn hiệu thương phẩm quy định về "nhãn hiệu thương phẩm" dùng cho thương phẩm Tuy nhiên, "nhãn hiệu" ở đây nghiêng

về khái niệm "nhãn hàng hoá" nhiều hơn và chưa có sự phân biệt rõ với

"thương hiệu"

Giai đoạn từ năm 1975-2004, Nghị định số 197/HĐBT ngày 4/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa, Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 1989, Bộ luật dân sự

1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều thống nhất quy định: Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau Nhãn hiệu hàng hóa có thể là

từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc "Tính phân biệt" của dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu không

chỉ được xem xét trên cơ sở bản thân dấu hiệu mà còn thông qua quá trình dấu hiệu được sử dụng rộng rãi (Điểm a, khoản 2, Điều 3 của Nghị định 197/HĐBT) Mặc dù là khái niệm pháp lý đầu tiên phản ánh đúng bản chất của nhãn hiệu nhưng nó cũng bộc lộ rất nhiều hạn chế Nội dung khái niệm rất hẹp khi xếp các nhóm dấu hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt vào nhóm các dấu hiệu không được chấp nhận là nhãn hiệu hàng hoá Quy định về dấu hiệu giống hoặc tương tự cũng rất hẹp vì nó chỉ áp dụng cho "cùng một loại hàng hoá" Trong giai đoạn này, Quyết định số 191/QCXN ngày 06/4/1994 của Cục trưởng Cục SHCN (nay là Cục SHTT) về việc ban hành Quy chế xét nghiệm nhãn hiệu hàng hoá (Quyết định 191/QCXN) là một văn bản quan trọng vì nó đã cơ bản khắc phục được những hạn chế trên Theo

Điều 1, Quy chế, "Nhãn hiệu dùng để chỉ dấu hiệu thoả mãn tiêu chuẩn bảo

hộ và dùng để chỉ chung nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ" Tiếp đó Mục 19

và 21 đã gián tiếp phân loại rõ ràng hai nhóm dấu hiệu không được bảo hộ, xác định tính chất phân biệt của dấu hiệu không chỉ dựa vào sự giống (trùng)

và tương tự gây nhầm lẫn giữa dấu hiệu với nhãn hiệu mà còn dựa vào tiêu chí cùng loại (trùng) và tương tự về hàng hoá (sản phẩm) thuộc danh mục nhãn hiệu bảo hộ, trong đó có tính đến trường hợp đặc biệt của nhãn hiệu nổi tiếng

Giai đoạn từ năm 2005 đến nay, Bộ luật Dân sự 2005 và Luật SHTT

2005 ra đời đã đánh dấu bước tiến mới trong quy định về nhãn hiệu Theo đó,

"Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức,

cá nhân khác nhau" (Khoản 16, Điều 4) Nhãn hiệu được bảo hộ nếu thoả mãn các điều kiện bảo hộ chung (Điều 72) : "Dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc; và có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác" "Tính phân biệt" của dấu hiệu đăng ký làm nhãn hiệu có thể

đạt được từ chính bản thân dấu hiệu hoặc thông qua quá trình nó được sử dụng (Điều 74)

Khái niệm nhãn hiệu nói riêng và quy định về nhãn hiệu nói chung trong Luật SHTT 2005 về cơ bản là phù hợp với quy định của TRIPS, BTA

và đa số các nước Đồng thời các quy định này cũng thể hiện sâu sắc kết quả của việc hệ thống hoá các quy định trong các văn bản trước một cách khoa học, rõ ràng và đầy đủ hơn

Từ các khái niệm trên, tác giả đưa khái niệm nhãn hiệu như sau: nhãn hiệu là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể khác nhau Trong đó, hình thức nhãn hiệu (dấu hiệu)

và chức năng của nhãn hiệu (phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các

chủ thể khác nhau) là hai yếu tố cơ bản xác định bản chất nhãn hiệu và giúp phân biệt nó với các đối tượng tương đồng khác

1.1.1.2 Phân biệt nhãn hiệu với các đối tượng khác

Nhãn hiệu với tư cách là dấu hiệu có chức năng phân biệt và chức năng chỉ dẫn nguồn gốc cho hàng hoá, dịch vụ mang nó có sự tương đồng với nhiều đối tượng Tuy nhiên, với mục đích làm rõ bản chất của nhãn hiệu, dưới đây tác giả chỉ phân biệt nhãn hiệu với một số đối tượng có nhiều điểm chung nhất hay có nhiều nguy cơ nhầm lẫn nhất với nhãn hiệu là chỉ dẫn địa lý, tên

thương mại, kiểu dáng công nghiệp và tên miền

Nhãn hiệu và tên thương mại: Khoản 21, Điều 4, Luật SHTT 2005 định nghĩa: "Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh danh để phân biệt cá nhân, tổ chức kinh doanh mang tên gọi đó với cá nhân, tổ chức kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh" [54]

Tên thương mại không phải là tên đầy đủ của doanh nghiệp theo đăng ký kinh doanh mà chỉ là một phần tên doanh nghiệp ngắn gọn và có khả năng phân biệt cao được sử dụng thường xuyên trong các giao dịch Nhãn hiệu và tên thương mại thường bị nhầm lẫn với nhau vì đa số các tên thương mại được sử dụng để đăng ký làm nhãn hiệu chính dạng chữ của các doanh nghiệp Tuy nhiên, về hình thức, nhãn hiệu tồn tại ở rất nhiều dạng dấu hiệu còn tên thương mại chỉ có ở dạng dấu hiệu là tên gọi riêng của chủ thể kinh doanh Về chức năng, nhãn hiệu dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các

cá nhân, tổ chức kinh doanh còn tên thương mại dùng để phân biệt các cá nhân, tổ chức kinh doanh với nhau, không xét đến hàng hoá, dịch vụ mà các chủ thể này kinh doanh

Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý: Khoản 22, Điều 4, Luật SHTT 2005 quy định: "Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể" [54] Điểm giao nhau

giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý là chỉ dẫn địa lý có thể được sử dụng để đăng

ký nhãn hiệu dạng chữ Tuy nhiên, về mặt hình thức, nhãn hiệu có thể là dấu hiệu chữ, hình hoặc kết hợp cả hai ở dạng hai hoặc ba chiều còn chỉ dẫn chỉ là các dấu hiệu chữ, chủ yếu là tên địa danh Về chức năng, nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác nhau, trong khi chỉ dẫn địa lý dùng để phân biệt hàng hoá cùng loại của các khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia khác nhau Sự phân biệt hàng hóa của nhãn hiệu

là sự phân biệt về hình thức hàng hoá thông qua việc nhận biết dấu hiệu gắn trên hàng hoá còn sự phân biệt hàng hoá của chỉ dẫn là sự phân biệt về chất lượng hàng hóa mang chỉ dẫn

Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp: Khoản 13, Điều 4, Luật SHTT

2005 quy định: "Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu

tố này" [54] Điểm tương đồng giữa hai đối tượng này là một dấu hiệu ba chiều

dùng cho hàng hóa có thể được dùng để đăng ký làm nhãn hiệu và/hoặc kiểu dáng công nghiệp Tuy nhiên, giữa hai đối tượng này cũng có sự khác biệt rõ nét Về hình thức, ngoài dạng ba chiều, nhãn hiệu còn có các dạng dấu hiệu hai chiều Về tiêu chuẩn bảo hộ, dấu hiệu là nhãn hiệu phải thể hiện được tính chất phân biệt cho hàng hóa mang nó còn dấu hiệu là kiểu dáng phải thể hiện được tính mới, sáng tạo của nó so với các kiểu dáng công nghiệp cùng loại khác của chính chủ thể quyền hoặc của các chủ thể khác và có khả năng áp dụng công nghiệp Tính chất bảo hộ của nhãn hiệu là bảo hộ cho cả uy tín, tên tuổi (yếu tố bảo đảm về chất lượng) của hàng hóa mang nhãn hiệu còn tính chất bảo hộ của kiểu dáng là bảo hộ hình dáng bên ngoài của sản phẩm, không bảo hộ cho nội dung bên trong của hàng hóa

Nhãn hiệu và tên miền: Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày

24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên internet định nghĩa:

"Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm "."" [4, Mục I.2.2]

"Tên miền đăng ký được chứa các ký tự từ A đến Z; 0 đến 9, các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường" [4, Mục II.2]

Với quy định như trên, tên miền sẽ luôn bao gồm hai phần: một phần

là tên miền cấp thấp nhất là tên của tổ chức, cá nhân hoặc là tên do họ đặt và phần còn lại là một hoặc nhiều cấp phía trên của tên miền như tên miền cấp cao nhất (tên miền chung cấp cao nhất, ví dụ:.COM;.NET), tên miền quốc gia cấp cao nhất (ví dụ của Việt Nam là.VN) và tên miền cấp 2, 3 (ví dụ.COM.VN)… Việc sử dụng tên miền chính là một trong những cách nhằm bảo vệ nhãn hiệu khỏi bị chiếm dụng (Mục I.2.7)

Và "Dãy ký tự hoặc ký tự là nhãn hiệu hàng hóa nằm trong cấu trúc tên miền nếu chỉ đăng ký bảo vệ trên mạng sẽ không được bảo vệ trên thực tế

và ngược lại, nhãn hiệu hàng hóa nếu chỉ đăng ký bảo hộ trên thực tế cũng

sẽ không được bảo vệ trên mạng nếu không đăng ký chúng trong tên miền"

(Mục II.2)

Như vậy, gây nhầm lẫn giữa hai đối tượng này chính là phần "ký tự"

là tên của tổ chức, cá nhân hoặc là tên do họ đặt có thể đăng ký làm nhãn hiệu chữ và ngược lại Thêm nữa, mặc dù không thuộc vào tên miền nhưng các

"icon" (biểu tượng) của chủ sở hữu luôn được sử dụng kèm theo tên miền (đứng ở phía trước) thông thường là các nhãn hiệu màu dưới dạng ba chiều Bên cạnh đó, pháp luật cũng không có cơ chế "bảo hộ kép" về việc dấu hiện được đăng ký làm tên miền cũng có thể được bảo hộ là nhãn hiệu và ngược lại Tuy nhiên, về hình thức, tên miền chỉ giới hạn ở các dấu hiệu dạng chữ (các chữ cái và con số) ở dạng hai chiều trong khi nhãn hiệu bao gồm rất nhiều các dấu hiệu chữ, hình, kết hợp giữa chúng ở cả dạng ba chiều Về chức năng, tên miền dùng để định danh địa chỉ internet của máy chủ còn nhãn hiệu

dùng để phân biệt sản phẩm, hàng hoá cùng loại của các chủ thể khác nhau

1.1.2 Phân loại nhãn hiệu

Như trên đã trình bày, trên thế giới cũng như tại Việt Nam có rất nhiều quan điểm, khái niệm khác nhau về nhãn hiệu, vì vậy cũng có rất nhiều cách phân loại nhãn hiệu dựa trên các tiêu chí khác nhau Với mục đích làm rõ các nội dung cơ bản trong bản chất pháp lý của nhãn hiệu, dưới đây tác giả đưa ra một số cách phân loại nhãn hiệu phổ biến trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia Trừ cách phân loại dựa trên hình thức nhãn hiệu, ba cách phân loại sau đều sử dụng phương pháp loại trừ, nghĩa là trong từng cách phân loại, chỉ đưa ra tiêu chí xác định một loại nhãn hiệu như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng, các nhãn hiệu không thỏa mãn các tiêu chí trên được ngầm hiểu là loại nhãn hiệu còn lại

1.1.2.1 Phân loại dựa trên hình thức nhãn hiệu

Theo tiêu chí này, nhãn hiệu được chia thành 04 nhóm sau:

- Dựa trên thành phần của nhãn hiệu, nhãn hiệu được phân chia thành

nhãn hiệu chữ, nhãn hiệu hình và nhãn hiệu hỗn hợp: Nhãn hiệu chữ là các

dấu hiệu dưới dạng chữ cái và/hoặc từ ngữ Nhãn hiệu này chiếm số lượng chủ yếu trong các nhãn hiệu được phân chia theo tiêu chí này vì tính chất dễ dàng tạo ra, sử dụng, ghi nhớ và có phạm vi bảo hộ rộng nhất (bao gồm cả các nhãn hiệu hình được nhãn hiệu chữ gọi tên) Nhìn chung, nhãn hiệu chữ có thể phát âm và có nghĩa có tính chất phân biệt cao hơn so với các nhãn hiệu

chữ còn lại Nhãn hiệu hình là các dấu hiệu dưới dạng hình vẽ và/hoặc hình

ảnh Nhãn hiệu hình có thể được gọi tên hoặc không Nhãn hiệu này thể hiện phạm vi bảo hộ hẹp hơn so với nhãn hiệu chữ (chỉ có thể bao gồm nhãn hiệu chữ là tên gọi của hình và các phương án tương tự với nhãn hiệu hình khi nhãn hiệu hình đạt đến mức độ được biết đến nhất định) Những nhãn hiệu hình có thể gọi tên sẽ có phạm vi bảo hộ rộng hơn so với các nhãn hiệu hình

không thể gọi tên Nhãn hiệu hỗn hợp là nhãn hiệu gồm cả nhãn hiệu chữ và

nhãn hiệu hình Trong một nhãn hiệu có nhiều phần, bao giờ cũng có phần

"mạnh" (thể hiện tính chất phân biệt chủ yếu của nhãn hiệu) và phần "yếu" Trong nhãn hiệu hỗn hợp, phần "mạnh" thường là phần nhãn hiệu chữ

- Dựa trên tiêu chí không gian, nhãn hiệu được chia thành nhãn hiệu hai chiều và nhãn hiệu ba chiều: Nhãn hiệu hai chiều là nhãn hiệu được trình bày trong không gian hai chiều (mặt phẳng) còn nhãn hiệu ba chiều là nhãn hiệu được trình bày trong không gian ba chiều (thể hiện cả chiều sâu của nhãn hiệu) Trong thực tế, các nhãn hiệu ba chiều thường là các nhãn hiệu thể hiện hình khối, bao bì sản phẩm, nhãn hiệu dạng nghệ thuật có bóng… Nhãn hiệu hai chiều được coi là có phạm vi bảo hộ rộng hơn nhãn hiệu ba chiều Người

ta chỉ đăng ký nhãn hiệu ba chiều khi loại nhãn hiệu này giúp thể hiện rõ hơn tính phân biệt của nhãn hiệu

- Dựa trên khả năng nhận biết nhãn hiệu, nhãn hiệu được phân chia thành nhãn hiệu nhìn thấy được và nhãn hiệu không nhìn thấy được: Nhãn hiệu nhìn thấy được là nhãn hiệu có thể nhận biết bằng thị giác (nhãn hiệu dạng chữ, hình dưới dạng hai chiều hoặc ba chiều) còn nhãn hiệu không nhìn thấy được là nhãn hiệu không thể nhận biết bằng thị giác (ví dụ nhãn hiệu mùi

vị, âm thanh) Đa số các nhãn hiệu là nhãn hiệu nhìn thấy được, có rất ít nhãn hiệu không nhìn thấy được thừa nhận theo quy định của TRIPS và pháp luật một số nước như Hoa Kỳ

- Dựa trên tiêu chí màu sắc của nhãn hiệu, nhãn hiệu được phân chia thành nhãn hiệu đen trắng và nhãn hiệu màu: Nhãn hiệu đen trắng là nhãn hiệu có màu đen và/hoặc trắng còn nhãn hiệu màu là nhãn hiệu có các màu sắc khác Nhãn hiệu đen trắng là nhãn hiệu chiếm số lượng chủ yếu và có phạm vi bảo bộ rộng nhất do đen và trắng là hai màu cơ bản.

1.1.2.2 Phân loại dựa trên số lượng chủ sở hữu nhãn hiệu

Theo tiêu chí này, nhãn hiệu được phân chia thành nhãn hiệu tập thể

và nhãn hiệu thông thường Điều 7Bis, Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1983 (Công ước Paris), Khoản 1, Điều 6, BTA và luật

pháp hầu hết các nước đều phân loại nhãn hiệu theo tiêu chí này để xác lập cơ chế bảo hộ đặc biệt cho nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu tập thể được quy định là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của thành viên một "tập thể" hay

"tổ chức" với hàng hoá, dịch vụ của các đối tượng khác không phải là thành

viên Luật SHTT 2005 cũng phân chia nhãn hiệu theo tiêu chí này: "Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của

tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó" (Khoản 17, Điều 4) [54] Nhãn hiệu

thông thường là các nhãn hiệu còn lại không đáp ứng các tiêu chí trên So với Khoản 2, Điều 8, Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 (Nghị định 63/CP), quy định trên có các

điểm mới như: thứ nhất, quy định đã làm rõ bản chất của nhãn hiệu tập thể

Vì vậy, các chỉ dẫn nguồn gốc địa lý cũng có thể đăng ký làm nhãn hiệu tập

thể (Khoản 2, Điều 74, Luật SHTT 2005); thứ hai, quy định nêu rõ chủ sở

hữu nhãn hiệu là "tổ chức" (khái niệm pháp lý), không phải là "tập thể" (khái

niệm thực tế); thứ ba, quy định làm rõ mối quan hệ giữa chủ sở hữu và người

sử dụng nhãn hiệu, đặc biệt trong các quy định về nội dung bắt buộc của quy chế đăng ký nhãn hiệp tập thể, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, thành viên của

tổ chức trong việc đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể (Điều 74, 95,

105, 142, Luật SHTT 2005)

1.1.2.3 Phân loại dựa trên mục đích sử dụng nhãn hiệu

Theo tiêu chí này, nhãn hiệu được phân chia thành nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu thông thường Khác với cách phân loại trên, cách phân loại này ít được các điều ước quốc tế và pháp luật các quốc gia quy định do các điều ước lớn như Công ước Paris, TRIPS không quy định các quốc gia có nghĩa vụ thiết lập cơ chế bảo hộ riêng cho nhãn hiệu chứng nhận và do bản chất của nhãn hiệu chứng nhận là chỉ mang tính xác nhận một đặc điểm của hàng hoá, dịch vụ mang nó (tính chất "mở"), không mang tính áp dụng nội bộ

(tính chất "đóng" của nhãn hiệu tập thể) hoặc độc quyền (các nhãn hiệu còn lại) Vì vậy, các quốc gia phân loại nhãn hiệu theo tiêu chí này rất khác nhau trên cơ sở các định nghĩa khác nhau về nhãn hiệu chứng nhận Một số quốc gia quy định: nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu của tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận về hàng hoá, dịch vụ được dùng cho hàng hoá, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức kinh doanh khi hàng hoá, dịch vụ của họ phù hợp với các điều kiện của nhãn hiệu chứng nhận Nhưng tại Hoa Kỳ, không phải bất

kỳ ai tuân thủ các tiêu chuẩn đã xác định đều có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, mà chỉ các doanh nghiệp đã được chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho phép mới được sử dụng nhãn hiệu đó [62] Khoản 18, Điều 4, Luật SHTT

2005 cũng phân loại nhãn hiệu dựa trên định nghĩa hẹp như vậy: nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của họ để chứng nhận các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

1.1.2.4 Phân loại dựa trên tính chất liên quan của nhãn hiệu

Theo tiêu chí này, nhãn hiệu được phân chia thành nhãn hiệu liên kết

và nhãn hiệu thông thường Cách phân loại này ít được quy định trong pháp luật các nước vì họ cho rằng các quy định về nhãn hiệu nói chung đã bao gồm

và đủ để bảo hộ nhãn hiệu liên kết rồi nên không cần thiết phải phân loại nhãn hiệu theo tiêu chí này Việt Nam theo quan điểm của số ít các quốc gia còn lại

vẫn phân loại nhãn hiệu theo tiêu chí trên Theo đó, "Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau"

(Khoản 19, Điều 4, Luật SHTT 2005) [54] Thực chất, việc đăng ký nhãn hiệu liên kết là một dạng đăng ký chuỗi gồm nhãn hiệu chính và hàng loại các phương án của nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu chính hoặc

sự phát triển nhãn hiệu đang dùng cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ này sang các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác

1.1.2.5 Phân loại dựa trên mức độ được biết đến rộng rãi của nhãn hiệu

Theo tiêu chí này, nhãn hiệu được phân chia thành nhãn hiệu nổi tiếng

và nhãn hiệu thông thường Hầu như các nước đều phân loại nhãn hiệu theo tiêu chí này để phù hợp với Công ước Paris, TRIPS, Hiệp định song phương với Mỹ và thiết lập cơ chế bảo hộ đặc biệt đối với nhãn hiệu nổi tiếng Theo Khoản 2, Điều 16, TRIPS và Khoản 6, Điều 6 của BTA, để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng phải xem xét "danh tiếng của nhãn hiệu" hoặc "sự hiểu biết về nhãn hiệu" trong bộ phận công chúng có liên quan đạt được nhờ hoạt động

"quảng cáo" hoặc "khuyếch trương" nhãn hiệu Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng

là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trong phạm vi lãnh thổ nhất định (quốc gia, khu vực hoặc toàn thế giới) thông qua việc nhãn hiệu được

sử dụng Trên cơ sở phạm vi nhãn hiệu được biết đến có thể chia nhãn hiệu nổi tiếng thành nhãn hiệu nổi tiếng quốc gia, khu vực và thế giới Khoản 20,

Điều 4, Luật SHTT 2005 quy định: "Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam" và Điều 75,

Luật SHTT 2005 đã đưa ra các tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng

Liên quan tới tiêu chí phân loại này có một dạng nhãn hiệu khác không được quy định chính thức trong văn bản pháp luật nhưng được thừa nhận rộng rãi trong thực tiễn là "nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi" tức là các nhãn hiệu mới đạt được một trong ba tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng là

"được sử dụng liên tục", "có uy tín" và "được biết đến một cách rộng rãi" theo quy định tại Khoản 8B, Điều 2, Nghị định 63/CP [14] Thực tiễn này hiện nay vẫn được thừa nhận

1.1.3 Khái niệm hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Cùng với quy định về việc bảo hộ, việc thực thi quyền chống lại các hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và xâm phạm nhãn hiệu nói riêng cũng được các điều ước quốc tế chú trọng Công ước Paris không quy định cụ

thể về hành vi xâm phạm quyền nói chung và hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng mà chỉ quy định về nghĩa vụ của các thành viên trong việc "thu giữ hàng hoá nhập khẩu… gắn trái phép nhãn hiệu hàng hoá" (Điều 9),

"thu giữ khi nhập khẩu hàng hoá có chỉ dẫn sai lệch về nguồn gốc hoặc về người

sản xuất" (Điều 10) Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể

tìm thấy trong các hành vi: gắn trái phép nhãn hiệu hàng hóa lên hàng hóa, xuất nhập khẩu hoặc các hành vi khác đối với hàng hóa trên; xuất nhập khẩu, sản xuất, chế tạo hoặc buôn bán các hàng hoá có chỉ dẫn sai lệch về nguồn gốc hoặc về người sản xuất Đến TRIPS, tuy cũng không quy định các nội dung

cụ thể nhưng thông qua việc sử dụng thuật ngữ "xâm phạm quyền SHTT" (infringements of intellectual property rights) và các quy định về thực thi quyền SHTT tại các Điều 41-61, Phần III, Hiệp định đã trở thành cơ sở quan trọng trong việc làm rõ bản chất pháp lý của hành vi xâm phạm SHCN đối với nhãn hiệu Các nội dung trên cũng được thể hiện trong Điều 11, BTA

§1114, Chương II, Luật nhãn hiệu hàng hoá Hoa Kỳ (Lanham Act) quy định:

Người nào không được sự cho phép của người đăng ký nhãn hiệu (registrant) có hành vi sử dụng trong thương mại bất cứ dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu nào cho các hàng hóa, dịch vụ của mình

và việc sử dụng này có khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) cho khách hàng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ thì

có thể bị người đăng ký khởi kiện vì hành vi xâm phạm nhãn hiệu (trademark infringements) [75]

"Khả năng gây nhầm lẫn" được hiểu rất rộng gồm việc có cơ sở để gây nhầm lẫn, nhầm lẫn trên thực tế hoặc có mục đích lừa dối Các căn cứ cụ thể xác định trường hợp này là theo các án lệ, ví dụ như vụ việc giữa Polaroid Corp và Polarad Elect Corp, 287 F.2d 492 (2d Cir 1961) [73] và vụ việc giữa AMF, Inc và Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (CA9 1979) [72]

Mục 10, Phần I, Luật Nhãn hiệu thương mại năm 1994 (Trade Marks Act 1994) của Anh quy định:

Người xâm phạm nhãn hiệu (infringer) là người sử dụng với mục đích thương mại một dấu hiệu trùng (identical) hoặc tương tự (similar) với nhãn hiệu thương mại cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà việc sử dụng này có khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) về nguồn gốc (bao gồm cả sự liên hệ) với nhãn hiệu thương mại cho một bộ phận người dân [80]

Điều L716-1, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2003 (Intellectual Property Code 2003) của Pháp quy định:

Hành vi xâm phạm quyền của chủ nhãn hiệu (infringement

of the rights of the owner of a mark) là các hành vi sau không được

sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu: (1) Tái sản xuất, sử dụng, gắn một nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu sao chép đối với hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ trong đăng ký; (2) loại bỏ hoặc sửa đổi một nhãn hiệu gắn hợp lệ; (3) tái sản xuất, sử dụng, gắn một nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu sao chép đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự với hàng hóa, dịch vụ trong đăng ký, giả nhãn hiệu hoặc sử dụng một nhãn hiệu bắt chước đối với hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ trong đăng ký nếu việc sử dụng này có khả năng gây nhầm lẫn cho người dân theo trí nhớ của họ; (4) sử dụng hàng hóa đã được đưa vào Thị trường chung Châu Âu hoặc Khu vực Châu Âu xâm phạm các quyền của chủ sở hữu theo văn bằng bảo hộ trong trường hợp người này có lý

do chính đáng, đặc biệt là trong trường hợp các điều kiện của hàng hóa đã bị thay đổi hoặc không được bảo đảm [78]

Như vậy, các nước theo hệ thống Common Law quy định rất khái quát

về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Việt xác định một hành

vi cụ thể có phải là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu hay không là theo phán quyết của tòa án trên cơ sở hệ thống án lệ Còn ở các nước theo hệ thống Civil Law, các hành vi xâm phạm được quy định theo hình thức liệt kê chi tiết trong luật

Tại Việt Nam, Nghị định số 175/TTg lần đầu tiên đã quy định về hành

vi vi phạm các quy định về nhãn hiệu thương phẩm tại Điều 12 Tuy nhiên,

các hành vi trên mang đặc điểm của hành vi vi phạm hành chính trong việc ghi nhãn và đăng ký lưu hành sản phẩm hơn là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Tiếp đến, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 197/HĐBT và Khoản 1, Điều 12,

Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 1989 là các quy định đầu tiên xác định đúng bản chất của hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Theo đó, "hành vi vi phạm độc quyền sử dụng của chủ nhãn hiệu" hay

"hành vi bị coi là xâm phạm quyền của chủ Văn bằng bảo hộ" bao gồm hai nhóm hành vi: (1) Sử dụng nhãn hiệu của người khác mà không được phép của "chủ nhãn hiệu" ("chủ Văn bằng bảo hộ"); và (2) sử dụng dấu hiệu

"giống" hoặc "tương tự" ("giống đến mức") với nhãn hiệu cho hàng hóa cùng loại ("các loại hàng hóa được liệt kê trong danh mục") Tuy nhiên, các quy

định trên vẫn có nhiều điểm hạn chế: Thứ nhất, các hành vi sử dụng nhãn hiệu hàng hoá còn rất hẹp; thứ hai, việc đánh giá tính chất gây nhầm lẫn của hành

vi không tính đến loại hàng hóa tương tự (văn bản thứ nhất), các loại hàng

hóa (văn bản thứ hai); thứ ba, chưa có quy định riêng về hành vi xâm phạm

quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng

Đến khi Bộ luật dân sự 1995 ra đời, hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu là một nhóm của hành vi xâm phạm quyền SHTT được quy định chung tại Mục 5, Chương II, Phần VI về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Khoản 1, Điều 804 đưa ra khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN

và Khoản 3, Điều 805 đã liệt kê các nhóm hành vi xâm phạm quyền SHCN

đối với nhãn hiệu Các quy định trên không chỉ phản ánh kết quả của việc pháp điển hoá thành công các quy định về hành vi xâm phạm quyền SHTT

mà còn thể hiện cam kết ở mức cao hơn trong việc bảo hộ các đối tượng SHTT của Việt Nam Do cách quy định theo cả kiểu nội dung và hình thức nên khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu vừa được

mở rộng về nội hàm vừa được cụ thể về ngoại diên Các quy định trên là cơ

sở cho việc ban hành các văn bản điều chỉnh về thực thi quyền SHCN nói chung và hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu nói riêng Khoản 1, Điều 53, Nghị định 63/CP quy định:

Việc một người không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thực hiện một trong các hành vi sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu đồng thời người thực hiện hành vi đó không phải là người có quyền sử dụng theo quy định của pháp luật thì bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp [14]

Ngoài các hành vi trên, các hành vi sau đây cũng được Nghị định trên

xác định là hành vi xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hoá, dịch vụ cùng loại, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

- Sử dụng dấu hiệu trùng, tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch

vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ thể có nhãn hiệu

Các quy định trên đã chứng tỏ hệ thống văn bản về bảo hộ quyền SHCN ban hành sau khi Bộ luật Dân sự 1995 ra đời đã điều chỉnh tương đối đầy đủ về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Hành vi này không chỉ được làm rõ bản chất mà còn được liệt kê cụ thể các dạng hành vi

cụ thể Tuy nhiên, các quy định trên còn khá tản mát, thể hiện kỹ thuật lập pháp chưa cao, quy định dàn trải nhưng lại chưa đủ, nhiều nội dung chưa tương thích với quy định về thực thi quyền SHTT của TRIPS

Với mục tiêu khắc phục các hạn chế trên, sau khi Bộ luật Dân sự 2005

ra đời, Luật SHTT 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành về cơ bản đã xây dựng được một hệ thống pháp luật SHTT thống nhất và hiệu quả Khoản 1,

Điều 129, Luật SHTT 2005 quy định: "Các hành vi sau đây thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu" [54] và sau đó là liệt kê 06 nhóm hành vi được coi là hành vi

xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Tiếp đến, Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 (Nghị định 105/2006/NĐ-CP) đã xác định các yếu tố cấu thành hành vi xâm phạm quyền SHTT Nghị định 106/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về SHCN và Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN thay thế Nghị định trên sau này đã phân biệt hành vi xâm phạm quyền SHCN bị xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về SHCN bị xử phạt vi phạm hành chính

Liên quan đến khái niệm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, tác giả thấy cần phải làm rõ một khái niệm hẹp hơn nằm trong khái niệm này là "hành vi giả mạo nhãn hiệu" Lần đầu tiên hành vi này được nhắc

tới là hành vi "giả mại nhãn hiệu thương phẩm của người khác đã đăng ký,

tàng trữ, lưu hành thương phẩm mang nhãn hiệu giả mạo" (Điều 12, Nghị

định 175/TTg) tuy chưa thật chuẩn nhưng bước đầu đã ghi nhận một số đặc điểm bản chất của hành vi Tiếp đến, Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn

bán hàng giả và Thông tư liên tịch số BKHCN ngày 27/04/2000 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an,

10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả là các văn bản đầu tiên quy định đúng bản chất của hành vi sản xuất và buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, phân biệt nó với hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả về chất lượng hoặc công dụng (gọi chung là

hàng giả về chất lượng) Theo Mục III.2.1 của Thông tư 10/2000/TTLT, hàng giả về nhãn hiệu hàng hoá là hàng hoá có nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ cho cùng loại hàng hoá mà không được phép của chủ nhãn hiệu Và hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả về nhãn

hiệu gồm các hành vi sản xuất, gia công, chế biến, bao gói, lắp ráp, buôn bán, tàng trữ, xuất khẩu, vận chuyển, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại hàng giả về nhãn hiệu (Mục I.2) Các quy định trên tương đối đầy đủ và phù hợp nên trong một thời gian dài, chúng đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN nói chung và nhãn hiệu nói riêng Đến Luật SHTT 2005,

Điều 213 quy định: "Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý" [54]

Hành vi các tổ chức, cá nhân tự mình hoặc giao cho người khác thực hiện các hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu thuộc nhóm hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử phạt hành chính (Khoản 1, Điều 211, Luật SHTT năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT năm 2009) Như vậy, so với quy định tại Thông tư

10/2000/TTLT, các quy định trên hợp lý, khoa học và khả thi hơn Thứ nhất,

hàng hoá giả mạo nhãn hiệu bao gồm cả hàng hoá giả mạo chỉ dẫn (là đối tượng có sự liên quan chặt chẽ và rất khó tách bạch theo quy định cũ) và được xác định dựa trên tiêu chí mang dấu hiệu "trùng" và "khó phân biệt" (thay vì

"tương tự gây nhầm lẫn" rất rộng và khó xác định theo quy định cũ) Thứ hai,

các hành vi "quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại" hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã được loại bỏ ra khỏi nhóm các hành vi giả mạo nhãn hiệu bị xử phạt vi phạm hành chính vì tính chất không thực tiễn của chúng Đồng thời, việc quy định hành vi nhập khẩu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là một hành vi giả mạo nhãn hiệu bị xử phạt hành chính là hợp lý, có khả năng ngăn chặn các hành vi lách luật bằng cách nhập khẩu hàng hoá giả mạo nhãn hiệu nhưng không bán tại Việt Nam nên không thể xử lý được bằng quy định về hành vi buôn bán hàng

hoá giả mạo nhãn hiệu Từ đó có thể kết luận: hành vi giả mạo nhãn hiệu là hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng hoặc khó có thể phân biệt với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ cùng loại với hàng hoá, dịch vụ được đăng ký theo nhãn hiệu

Ở đây cũng cần phân biệt hành vi giả mạo nhãn hiệu và hành vi sản

xuất, kinh doanh hàng giả về chất lượng Đó là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng như bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó (Thông tư 10/2000/TTLT) Mặc

dù đều có thể gọi là "hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả" nhưng hành vi giả mạo nhãn hiệu và hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả về chất lượng lại rất khác nhau về bản chất Hành vi giả mạo nhãn hiệu là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả về hình thức (nhãn hiệu mà hàng hoá mang) còn hành vi kia là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả về nội dung (chất lượng hàng hoá) Khi đánh giá hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả về chất lượng, phải so sánh chất lượng của hàng giả với hàng thật còn khi đánh giá hành vi giả mạo nhãn hiệu phải đánh giá tổng thể dựa trên việc so sánh dấu hiệu xâm phạm với nhãn hiệu và so sánh hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý hành vi sản xuất, kinh doanh "hàng nhái"

nhãn hiệu "Hàng nhái" và hành vi sản xuất và kinh doanh "hàng nhái" nói

chung và "hàng nhái nhãn hiệu" nói riêng không phải là các khái niệm pháp lý

mà là những thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trên thực tế và được đề cập lần đầu tiên trong Công văn số 6512/VPCP-V.I, ngày 12/11/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái "Hàng nhái nhãn hiệu" là hàng hoá tương tự gây nhầm lẫn với hàng thật (hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ) nên hành vi sản xuất và kinh doanh "hàng nhái nhãn hiệu"

là một dạng hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu ở mức độ sử dụng dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ Mức độ tương tự gây nhầm lẫn là thấp, hành vi dễ bị phát hiện và hay xảy ra đối với các nhóm sản phẩm thông thường

Từ điển trực tuyến wikipedia định nghĩa:

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu (trademark infringement) là hành vi vi phạm các độc quyền về nhãn hiệu không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được cấp lixăng (quyền trong phạm vi lixăng được cấp) Xâm phạm có thể xảy ra khi người xâm phạm (infringer) sử dụng nhãn hiệu trùng (indentical) hoặc tương tự gây nhầm lẫn (confusingly similar) với nhãn hiệu của người khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự (similar) với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký [74]

Theo Từ điển Tiếng Việt 2001, "xâm phạm là phạm đến, động chạm đến" và "xâm phạm quyền là hành vi của cá nhân, tổ chức động chạm đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức khác" [Dẫn theo: 1]

TS Lê Nết đưa ra khái niệm: "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá là việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá trong phạm

vi và thời hạn bảo hộ mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá, trừ các trường hợp sử dụng hạn chế" [43]

Dưới góc độ nghiên cứu, tác giả đưa ra khái niệm sau: xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu là việc sử dụng nhãn hiệu đang được bảo hộ không được sự đồng ý của chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu và không

thuộc các trường ngoại lệ pháp luật cho phép sử dụng Trong khái niệm trên,

đối tượng bị xâm phạm (quyền SHCN đối với nhãn hiệu) và yếu tố xâm phạm (dấu hiệu xâm phạm và hàng hóa, dịch vụ xâm phạm trong tương quan so sánh với nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu) là hai nội dung cơ bản thể hiện bản chất của hành vi xâm phạm và giúp phân biệt

hành vi này với các hành vi vi phạm pháp luật khác

1.1.4 Phân loại hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Với mục đích đi sâu làm rõ các nội dung cơ bản trong bản chất của hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu, dưới đây tác giả sẽ phân

loại hành vi xâm phạm quyền SHCN theo hai tiêu chí

1.1.4.1 Phân loại dựa vào dạng hành vi xâm phạm

Theo tiêu chí này, hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu được phân chia thành sáu nhóm sau (Điều 129, Luật SHTT 2005):

1 Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu;

2 Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

3 Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

4 Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

5 Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch

vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn

tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ sở hữu nhãn hiệu;

6 Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ sở hữu nhãn hiệu

Đây là cách phân loại phổ biến trong lịch sử pháp luật thế giới và pháp luật Việt Nam về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Điều này xuất phát từ tính chất rất phức tạp của quan hệ pháp luật và mục đích cân bằng lợi ích giữa các chủ thể của hệ thống pháp luật về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Cách phân loại trên là cở sở hợp lý cho việc phân hóa các dạng hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu cũng như các biện pháp và hình thức xử lý chúng

1.1.4.2 Phân loại dựa vào luật điều chỉnh hành vi xâm phạm

Theo tiêu chí này, hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

được phân chia thành ba nhóm sau:

- Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo luật dân sự

Đây là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của chủ sở hữu theo các quy định của Bộ luật dân sự 2005, Luật SHTT 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Đối với hành vi này, chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu có thể tự mình hoặc yêu cầu toà án áp dụng các biện pháp dân sự để

xử lý hành vi xâm phạm Yêu cầu trên có thể tiến hành độc lập hoặc cùng với yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo luật hành chính hoặc hình sự Tòa án sẽ xử lý nhóm hành vi này dựa trên cơ

sở nội dung, phạm vi yêu cầu xử lý của chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu (Điều 198 và Điều 202, Luật SHTT 2005) Bản án hoặc quyết định của toà án là văn bản có tính chất giải quyết cuối cùng đối với vụ việc xâm phạm nhãn hiệu

- Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo luật hành chính

Đây là một dạng của hành vi vi phạm hành chính với tính chất, mức

độ xâm phạm chưa nguy hiểm hoặc nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự Điều 221, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2009 xác định đó là hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu bị xử phạt hành chính Hành vi này gồm ba nhóm sau:

- Xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu gây thiệt hại cho chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội;

- Thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu;

- Thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo

Quy định trên đã loại bỏ hành vi không chấm dứt hành vi xâm phạm

dù đã được chủ thể quyền thông báo bằng văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi trên trong Luật SHTT năm 2005 ra khỏi nhóm hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu bị xử phạt hành chính Đây là sửa đổi hợp lý vì việc thông báo trên là một thủ tục bất hợp lý, gây cản trở cho quá trình thực thi quyền SHCN đối với nhãn hiệu Đồng thời, so với các văn bản trướ c đó, quy định trên cũng chứng tỏ Luật SHTT 2005 đã có sự phân hóa rõ ràng giữa những hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu bị xử phạt vi phạm

hành chính với các hành vi xâm phạm nhãn hiệu còn lại, tránh việc quy định

chung chung dẫn đến việc hành chính hóa các hành vi xâm phạm nhãn hiệu

Việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo Luật SHTT 2005, Nghị định 106/2006/NĐ-CP và Nghị định 97/2010/NĐ-CP thay thế Nghị định trên sau này có nét đặc thù riêng so với việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính khác Để tiến hành xử lý, các cơ quan chức năng không chỉ dựa vào phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý hành chính mà còn dựa trên yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với

nhãn hiệu của chủ thể quyền Thực tế, trong nhiều trường hợp, yêu cầu trên còn quyết định cả việc cơ quan chức năng có tiến hành xử phạt hay không và/hoặc mức độ xử phạt như thế nào đối với hành vi xâm phạm Các quy định trên chứng tỏ xu thế dân sự hóa trong việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu phù hợp với bản chất của hành vi này Và kết quả của việc xử lý hành vi xâm phạm chính là quyết định xử phạt vi phạm hành có

giá trị bắt buộc thi hành đối với người xâm phạm

- Hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo luật hình sự

Đây là hành vi xâm phạm SHCN đối với nhãn hiệu có tính chất, mức độ hành vi nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội cần phải xử lý bằng biện pháp nghiêm khắc nhất là truy cứu trách nhiệm hình sự Do đặc thù của hành vi, việc

xử lý hành vi này chỉ được được các cơ quan chức năng tiến hành khi có ý kiến của chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu Kết quả của việc xử lý hành vi xâm phạm theo hình thức này là bản án hình sự có tính chất xử lý nghiêm khắc nhất đối với hành vi xâm phạm.Điều 171, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009 quy định:

Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với quy mô thương mại có thể bị phạt tiền từ 50-500 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 02 năm Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc nhiều lần, có thể bị phạt tiền từ 400 triệu đến 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 03 năm Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền

từ 20-200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01-05 năm [56]

So với quy định tại Điều 171, Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định trên thể hiện sự rõ ràng và nghiêm khắc hơn của pháp luật trong việc xử lý các hành vi phạm tội xâm phạm nhãn hiệu Quy định trên đã quy định dấu hiệu cấu thành tội phạm theo hướng rõ ràng, dễ xác định, tăng mức mức phạt