Tình huống Năm 2010 Công ty X (THAILAN) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "MANLI & Hình" cho dược phẩm để liên doanh tại Việt Nam sử dụng Tuy nhiên, đơn bị từ chối vì bị coi là tương tự với nhãn hiệu "MANLYX"[.]
Trang 1Tình huống: Năm 2010 Công ty X (THAILAN) nộp đơn đăng ký
nhãn hiệu "MANLI & Hình" cho dược phẩm để liên doanh tại Việt Nam sử dụng Tuy nhiên, đơn bị từ chối vì bị coi là tương tự với nhãn hiệu "MANLYX" của công ty Y ( Đài Loan) đã được bảo hộ quốc tế từ năm 2006 có chỉ định tại Việt Nam cũng cho sản phẩm dược phẩm
Yêu cầu : Bằng lập luận và áp dụng các quy định pháp luật về
nhãn hiệu,hãy trình bày những phương án mà Công ty X có thể
áp dụng để nhãn hiệu MANLI có thể được chấp nhận bảo hộ
Trang 2GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHƯƠNG ÁN 1:Thực hiện khiếu nại quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ để khẳng định nhãn hiệu “MANLI & Hình” vẫn đáp ứng điều kiện bảo hộ.
Theo như Luật sở hữu trí tuệ quy định về điều kiện được bảo
hộ nhãn hiệu gồm có: (theo Điều 72 Luật SHTT)
- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình
vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
- Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác
Như vậy, nếu như nhãn hiệu đăng ký vi phạm một trong hai điều kiện nói trên thì sẽ không được đăng ký bảo hộ Tuy nhiên, nhóm xin phân tích một số ý như sau nhằm chứng minh việc MANLI có không phải sản phầm tương tự của MANLYX, đủ điều kiện được cấp văn bằng bảo hộ và thực hiện quyền khiếu nại đối với quyết định từ chối
Trang 3Thứ nhất, về dấu hiệu của hai sản phẩm Theo như thông tin
thì nhãn hiệu MANLI và MANLYX tuy có đôi nét tương đồng trong cách phát âm nhưng không thể coi là tương tự nhau khi 2 nhãn hiệu này có những dấu hiệu khác hoàn toàn như :
Nhãn hiệu MANLI và MANLYX có cách phát âm khác nhau Nhãn hiệu mà công ty X đăng kí bảo hộ là nhãn hiệu
« Manli và hình », trong đó, Manli được cấu thành từ chữ cái La tinh, và thông thường sẽ được đọc là Man-li, cách phát âm này hoàn toàn phù hợp với ngôn ngữ của người Việt Nam, và dễ dàng ghi nhớ cũng như dễ nhận biết ; còn nhãn hiệu MALYX sẽ được phát âm là Man-lích Có thể thấy cách phát âm của hai nhãn hiệu này là hoàn toàn khác nhau.Do vậy, nhãn hiệu Manli bị coi là tương tự với nhãn hiệu Manlyx do lý do chỉ cùng một nhóm sản phẩm số 05 và bị từ chối đăng ký nhãn hiệu là chưa đủ căn cứ
Dấu hiệu nhận biết của hai nhãn hiệu là khác nhau.Công
ty X đăng kí nhãn hiệu Manli gồm có dấu hiệu về chữ cái cũng như hình ảnh được thể hiện trên sản phẩm, tạo thành một tổng thể; trong khi đó nhãn hiệu MANLYX lại không có những đặc điểm trên, chỉ có chữ cái; số lượng chữ cái thể hiện nhãn hiệu cũng không giống nhau (Manli là 5 chữ trong khi Manlyx là 6 chữ), điều này khó có thể coi là điểm giống nhau để coi hai nhãn hiệu là tương tự
Trang 4Thứ hai, công ty X có thể lập luận về sản phẩm mà hai công
ty cung cấp là không trùng nhau, do vậy không được coi là sản phẩm tương tự
Theo thông báo số1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ
ngày 9/12/2012 về việc áp dụng xuất bản lần X của bản phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ theo thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa/ dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiện thì nhóm sản phẩm
số 05 gồm có Các chế phẩm dược, thú y; Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tếChất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé;Cao dán, vật liệu dùng để băng bó;Vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa;Chất tẩy uế;Chất diệt động vật có hại;Chất diệt nấm, diệt cỏ căn cứ theo bảng này, công ty X có thể đưa ra
lập luận về sản phẩm của công ty mình không trùng với công ty Y
đã đăng ký trước đó ( có thể lập luận rằng về sản phẩm của công
ty X là các chế phẩm dược, thú ý ; trong khi sản phẩm của công
ty Y lại là sản phẩm về chất diệt nấm, diệt cỏ, hai sản phẩm này
có công dụng, bản chất, cách sử dụng hoàn toàn khác nhau nên không thể gây nên sự nhầm lẫn)
Thứ ba, công ty X có thể đưa ra các căn cứ về sự đồng ý
bằng văn bản của chủ nhãn hiệu Manlyx về việc đăng ký nhãn hiệu Manli và hình
Luật sở hữu trí tuệ quy định về nhãn hiệu được pháp luật bảo
hộ gồm có những loại sau :
Trang 517 Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
18 Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch
vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất
xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
19 Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau (khoản
17, 18, 19 Điều 4 Luật SHTT)
Trong trường hợp này, công ty X có thể có quyền đăng kí nhãn hiệu Manli và hình theo nhãn hiệu liên kết
Nhãn hiệu liên kết có nhứng đặc điểm nổi bật như:
+ Cùng một chủ sở hữu (người đăng ký nhãn hiệu)
+ Tương tự nhau về nhãn hiệu và nhóm sản phẩm dịch vụ, hoặc
+ Liên quan tới nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm ngành sản phẩm dịch vụ cung cấp
Trang 6Theo các căn cứ trên, thì công ty X và công ty Y đều có chung sản phẩm trong nhóm số 05, có sự tương tự nhau về mẫu nhãn hiệu và nhóm sản phẩm, Nếu như công ty X và công ty Y có mối quan hệ với nhau (như cùng tập đoàn, cùng chủ đầu tư, ) nhằm chứng minh về nguồn gốc sản phẩm thì công ty X có thể đăng ký nhãn hiệu nếu như có văn bản đồng ý của công ty Y về việc chấp thuận đăng ký nhãn hiệu thì hoàn toàn có thể đưa ra để xin cấp lại nhãn hiệu của mình
Từ những phân tích nói trên, công ty X có thể dựa vào để đưa
ra các lập luận nhằm khiếu nại đơn từ chối của Cục SHTT, yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Manli và hình”
PHƯƠNG ÁN 2: Thực hiện chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo
hộ của nhãn hiệu “MANLYX” của Công ty Y.
Trước hết, cơ sở pháp lý để Công ty X nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu
“MANLYX” tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ
2005
Khoản 4 Điều 95 Luật SHTT có quy định: “Tổ chức, cá nhân
có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với các
Trang 7trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này với điều kiện phải nộp phí và lệ phí,…”
Khoản 5 Điều 95 Luật SHTT có quy định: “Quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu”.
Như vậy, nhãn hiệu “MANLYX” của công ty Y được đăng
ký bảo hộ quốc tế cũng có thể bị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo
hộ nếu có yêu cầu chấm dứt từ công ty X thỏa mãn nêu trong Khoản 4 Điều 95 Luật SHTT (bao gồm: điểm c, d, đ e và g Khoản
1 Điều này)
Tại Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT có quy định:
“c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh
mà không có người kế thừa hợp pháp; d) Nhãn hiệu không được
chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu
lực mà không có lý do chính đáng,…đ) Chủ Giấy chứng nhận
đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử
dụng nhãn hiệu tập thể; e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn
hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng
Trang 8nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát,kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng,chất lượng,đặc tính
của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng,chất lượng,đặc tính của sản phẩm đó.”
Tuy nhiên, thực tế công ty Y:
- Đăng ký nhãn hiệu “MANLYX” vào năm 2006, đến 2010 ( tức bốn năm sau) công ty X xin đăng ký nhãn hiệu “MANLI” Vì
vậy, công ty X không thể gửi yêu cầu chấm dứt hiệu lực đối với
văn bằng bảo hộ là nhãn hiệu “MANLYX” theo điểm d khoản 1
Điều 95 Luật SHTT
- Việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu này của công ty Y cũng không thể thuộc trường hợp tại điểm đ Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu tập thể (là nhãn hiệu mà nhiều chủ thể có quyền cùng sử dụng nó)
- Nhãn hiệu “MANLYX” không mô tả đến nguồn gốc hàng
hóa từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể nào vì vậy, quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT không được áp dụng là căn cứ khi làm yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu này
Trang 9Vì vậy, công ty X có thể căn cứ vào điểm c hoặc điểm e Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT trong trường hợp cụ thể để nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu
“MANLYX” của công ty Y
Căn cứ điểm b Mục 21.2 Thông tư số 01/2007/ TT-BKHCN ngày 14/2/2007 thi khi nộp đơn, công ty X cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
- Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;
- Chứng cứ liên quan đến các quy định tại điểm c; điểm e Khoản 1 Điều 95;
- Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);
- Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt một phần hoặc toàn
bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư này;
- Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định
Như vậy, khi đáp ứng được các yêu cầu của bài phân tích trên, thì nhãn hiệu “MANLYX” có thể sẽ bị chấm dứt việc hiệu lực văn bằng bảo hộ kể từ thời điểm có quyết định chấm dứt văn
Trang 10bằng bảo hộ Khi đó, công ty X có thể đăng ký bảo hộ được với
nhãn hiệu “MANLI”.
PHƯƠNG ÁN 3: Để nhãn hiệu “MANLI và hình” có thể được đăng ký bảo hộ ở Việt Nam, thì công ty X cần phải thực hiện yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu MANLYX của công ty Y để loại bỏ nhãn hiệu này
Để làm được điều này, công ty X cần phải tiến hành việc chứng minh một trong hai trường hợp sau:
Trường hợp thứ nhất: Chứng minh Nhãn hiệu “MANLI
và hình” đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi trước khi nhãn hiệu MANLYX được đăng ký
Pháp luật Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định một trong những điều kiện đối với nhãn hiệu được bảo hộ đó là nhãn hiệu
đó phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác Theo đó, điểm g khoản 2
điều 74 Luật sở hữu trí tuệ quy định thì “Nhãn hiệu bị coi là không
có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
g Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với
nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp
Trang 11đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền
ưu tiên”
Do đó, để hủy bỏ được hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu MANLYX của công ty Y, công ty X cần phải đưa ra được bằng chứng, chứng minh nhãn hiệu MANLYX là nhãn hiệu
có dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu “MANLI và hình” – nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho dược phẩm thuộc nhóm 05 từ trước thời điểm năm
2006 – năm công ty Y nộp đơn đăng ký
Mặc dù hiện nay Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản có liên quan không quy định một cách cụ thể như thế nào là một nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận một cách rộng rãi, cũng như không đưa ra bất cứ tiêu chí, điều kiện nào để chứng minh một nhãn hiệu được coi là đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi Tuy nhiên, dựa trên thực tế, để chứng minh việc nhãn hiệu
“MANLI và hình” cho dược phẩm số 05, công ty X có thể cung cấp những tài liệu để chứng minh những yếu tố cơ bản sau đây:
Thứ nhất, Để chứng minh rằng nhãn hiệu “MANLI và hình” được thừa nhận một cách rộng rãi Công ty X cần phải đưa ra các
tài liệu chứng mình về: Thời gian bắt đầu sử dụng nhãn hiệu (tối thiểu 5 năm trước năm 2006 tại thị trường Việt Nam); Phạm vi
sử dụng của nhãn hiệu (sử dụng rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt
Trang 12Nam trong tối thiểu 5 năm trước năm 2006 hoặc có nhiều quốc gia khác đồng ý bảo hộ nhãn hiệu trên trước khi đăng ký tại thị trường Việt Nam); Mức độ sử dụng nhãn hiệu MANLI trước năm
2006 trong vòng khoảng 5 năm (nhiều người sử dụng, doanh thu
từ việc bán các dược phẩm ngày càng cao, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng); chi phí đã bỏ ra và lợi nhuận thu vào từ việc sử dụng nhãn hiệu này…
Thứ hai, để chứng minh rằng nhãn hiệu “MANLI và hình” là nhãn hiệu đã được sử dụng Công ty X cần đưa ra các tài liệu
chưng minh nhãn hiệu này đã được tiến hành trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, quảng cáo, tiếp thị hợp pháp
Ngoài ra, công ty X cũng cần phải đưa ra các bằng chứng
về khả năng phân biệt của nhãn hiệu đối với dược phẩm thuộc nhóm 5 của công ty Trong trường hợp này, nhãn hiêu “MANLI và hình” sẽ chỉ được thừa nhận có khả năng phân biệt khi nó được thể hiện ở dạng đúng như dạng mà nó được sử dụng liên tục và phổ biến trong thực tế
Trường hợp thứ hai: Chứng minh Nhãn hiệu “MANLI và hình” là nhãn hiệu nổi tiếng trước khi nhãn hiệu MANLYX được đăng ký.
Trang 13Khoản 4 Điều 20 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “ Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam” Đồng thời, điều 75 Luật này cũng quy dịnh về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng như sau: “Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:
1 Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
2 Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
đã được lưu hành;
3 Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
4 Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
5 Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
6 Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
7 Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
8 Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.”
Thêm vào đó Điều 42 khoản 3 Thông tư 01/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dấn thi hành nghị định số 100/2006
Trang 14quy định: “Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu bao gồm các thông tin về phạm
vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu, trong đó có thuyết minh về nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; số lượng quốc gia nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng; danh mục các loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ; số lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu thụ; giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu; đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế; các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền; số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng; giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được; kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ”.
Như vậy, về cơ bản, việc chứng minh nhãn hiệu “MANLI và hình” là nhãn hiệu nổi tiếng cũng cần phải thực hiện cung cấp một số giấy tờ chứng minh về việc nhãn hiệu này đã được sử